從商標淡化看著名商標的保護

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2021/02/18 第379期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站       專利評析 美國與中國法院搶奪標準必要專利FRAND話語權？     法規訴訟 「N」標誌的另一場勝仗（下）：New Balance v. New Bunren之損害賠償認定 原告專利權人遲不回覆書面詢問時的訴訟律師責任：Rates Technology, Inc. v. Mediatrix Telecom, Inc.案     智財管理 日本Pocky巧克力棒立體商標，可以禁止韓國Lotte賣巧克力棒嗎？ 從商標淡化看著名商標的保護       美國與中國法院搶奪標準必要專利FRAND話語權？ 楊智傑/北美智權報 專欄作家 （本文作者為雲林科技大學科技法律研究所教授） Ericsson和三星電子（Samsung Electronics），因為雙方在4G、5G的標準必要專利的全球範圍授權，在2020年底無法達成協議，故雙方均希望透過法院判決，促成符合FRAND授權承諾之授權內涵。三星電子2020年12月中在中國武漢法院起訴，而Ericsson另外在美國德州東區法院起訴。但三星電子竟請求武漢法院同意下達保全程序，禁止Ericsson在全球其他國家的法院另行訴訟。美國德州東區法院2021年1月11日下達初步禁制令，要求三星電子不可執行武漢法院的禁訴令。由於行動通訊標準必要專利往往會洽談全球範圍授權，究竟是由中國法院還是美國法院來判決認定這個全球範圍授權的FRAND授權內涵，竟成了一場中、美法院之間的爭奪戰。 圖片來源：Pixabay Ericsson和三星電子就4G、5G標準必要專利協商失敗 Ericsson和三星電子兩家行動通訊與手機製造大廠，在2G、3G、4G、5G行動通訊技術都擁有許多標準必要專利。在過去多年，三星電子和Ericsson兩家公司間會簽署全球性專利授權契約，最近一次是在2014年的交叉授權、互相可使用對方標準必要專利的授權契約，但這份授權契約的屆滿日為2020年年底。 因此，兩家大公司在2020年開始，就開始協商要更新全球性交叉授權契約的條件。儘管雙方已經努力了一年，但在2020年底將近之前，雙方仍然無法達成協議。 三星電子在武漢法院提起訴訟 由於雙方未能達成協議，三星電子於2020年12月7日在湖北省武漢中級人民法院提起民事訴訟，請求法院替其決定全球性的授權條件，包括三星電子各集團公司所製造的通訊產品，針對Ericsson所持有的4G、5G標準必要專利，在公平合理無歧視（FRAND）原則下適用的授權費率。 但是，三星電子12月7日在武漢的起訴動作，並沒有通知Ericsson。12月11日，Ericsson卻在美國德州東區聯邦地區法院提出訴訟。且在當天，Ericsson通知三星電子在美國法院的起訴。 三星電子請求武漢法院裁定，禁止Ericsson在全球其他地方提訴 2020年12月14日，三星電子在武漢法院提出行為保全申請（Behavior Preservation Application），要求法院對Ericsson下達禁訴令（anti-suit injunction），禁止其在全世界任何其他地方的法院，對其4G和5G標準必要專利提起訴訟救濟。同時，三星電子進一步申請「延遲送達行為保全申請」，對本案的行為保全申請的相關資料，暫時不送達給對造，直到該行為保全申請裁定正式生效。其理由為，擔心對造Ericsson有很高的可能性會在其他國家的法院，例如美國採取積極行為，以阻礙武漢法院的禁訴令之執行。 12月23日，三星電子提存人民幣5千萬元擔保金，作為禁訴令之擔保。因而，12月25日，武漢法院對Ericsson下達禁訴令，禁止其在任何其他法院（不論在中國或其他國家）透過任何程序，對三星電子各公司或其經銷三星電子所製造之使用到本案4G、5G標準必要專利產品的各公司，申請初步或永久的禁制令救濟或行政措施，並命令相對人其相關事業，若已經提出這類申請，應立即撤回或暫停該等請求。 這項禁訴令的時間效力，將持續到武漢法院的民事訴訟判決生效日為止。如果Ericsson違反武漢法院此一禁訴令，其將根據中華人民共和國民事訴訟法第10章進行裁罰，包括進行罰款。因為之前三星電子要求，在禁訴令下達前均不要送達相關資訊給對造Ericsson，所以武漢法院是在12月25日下達此一保全裁定的同一天，才通知Ericsson。 Ericsson向德州東區法院請求反制武漢法院之保全命令 12月28日，Ericsson向德州東區法院提出緊急單方暫時禁制令（emergency ex parte temporary restraining order）之申請，要求禁止三星電子以各種方式介入、阻止Ericsson在美國行使其專利權完整權限的行為，直到德州東區法院對初步禁制令（Preliminary Injunction）進行聽證為止。12月28日上午10點，德州東區法院同意Ericsson之請求，核發暫時禁制令，並指定對於初步禁制令之聽證日期為2021年1月7日。 德州東區法院於2021年1月11日進行聽證後，正式做出了初步禁制令，禁止三星電子利用武漢法院阻止Ericsson在美國的訴訟。 外國禁訴令之審判標準 德州東區法院認為，可以為了保護法院的管轄權而核發禁制令。涉及外國的禁訴令（foreign anti-suit injunction），乃是初步禁制令的一種特殊形式，但是否適合核發此種救濟，最終要取決於禁訴令的特殊考量因素。 第五巡迴法院所採取的標準，一般稱為「Unterweser案因素」，乃是「在『避免騷擾和欺壓訴訟』以及『保護法院管轄權』之需要，相對於遵守國際禮讓原則之需要間」進行權衡。根據Unterweser案因素，是否可禁止外國法院之訴訟，考量因素包括：(1)是否會阻礙下令法院所在國之政策；(2)其是否為騷擾或欺壓（vexatious or oppressive）；(3)是否會影響下令法院的對物或准對物管轄（in rem or quasi in rem jurisdiction）；(4)是否會損及或違反其他衡平原則。 要注意的是，Ericsson並非請求美國法院，禁止在武漢法院的民事訴訟；而是針對武漢法院的「禁訴令」，提出「反禁訴令」（anti-anti-suit injunction）之請求，或可稱為「反干擾禁令」，亦即請求三星電子不要執行武漢法院的禁訴令，以干擾美國法院的管轄權。 德州東區法院指出，過去第五巡迴法院並沒有處理過本案這種特殊的「反干擾令」，而前述的Unterweser案考量因素，通常是適用在禁訴令，而非本案這種「反干擾令」。但法院認為應該差不多，故一樣適用這個標準來處理本案。 1. 是否會阻礙下達禁令之本國法院之政策 法院認為，公共利益的考量，強力的支持德州法院應該繼續行使其管轄權。因為，若同意武漢法院之禁訴令，將導致德州法院的「確保訴訟在其本國法院中的合法管轄下進行」的重大利益受到阻礙。 2. 「騷擾或欺壓」 在判斷在其他國家之程序是否構成威脅本國法院管轄權之「騷擾或欺壓」之程序，本國法院會採取以下幾個相關連的三個因素： (1) 是否因外國訴訟造成不公平的艱難（inequitable hardship） 德州東區法院認為，若執行武漢法院之禁訴令，確實會造成Ericsson 不公平的艱難，因為其剝奪了Ericsson根據美國法起訴的權利。而且，在武漢法院下達禁訴令前（保全程序），竟然在三星電子要求下，沒有通知Ericsson，亦即沒有通知（notice）以及給予聽證之機會（an opportunity to be heard），就讓Ericsson喪失了根據美國法在美國對其4G、5G標準必要專利在美國提出合法訴訟之權利。 三星電子認為，在武漢法院申請禁訴令之裁定程序，跟美國法院所採取的單方（ex parte）暫時限制令（temporary restraining order）的程序一樣，都沒有給對造陳述的機會。但是德州法院認為，暫時限制令和初步禁制令（preliminary injunction）的概念不同，暫時的效力可能只有二個禮拜，初步禁制令的效力卻可以持續到本案訴訟終結（可能長達1年）。武漢法院的保全命令是初步禁制令，卻沒有給予對造陳述機會。 德州東區法院認為，武漢法院的禁訴令，不但阻礙了Ericsson在美國提出合法訴訟的權利，其也可能不公平地讓Ericsson在其4G、5G標準必要專利的談判上，處於弱勢的談判地位。德州東區法院沒有同意此點，但也沒有否定此點。 (2) 外國訴訟是否有能力阻礙該案件的迅速有效處理 從美國法院的角度來看，武漢法院的禁訴令，確實會阻礙或延遲美國法院對此爭議的迅速有效的處理。相反地，從武漢法院的角度來看，美國法院的訴訟，並沒有禁止雙方在武漢法院繼續本案訴訟，因而不會影響武漢法院對此爭議的迅速有效之處理。 (3) 外國訴訟與本國訴訟爭議的重複程度 德州東區法院認為，在武漢的民事訴訟與美國的訴訟，兩者並未重複。因為三星電子在武漢法院起訴請求的，是請武漢法院決定Ericsson的4G、5G標準必要專利全球範圍的FRAND授權條件。相反地，Ericsson在美國法院提起的訴訟，是請求美國法院判決雙方在起訴前之協商，是否違反或遵守彼此間的FRAND承諾。簡單地說，武漢法院要決定授權金的費率，而美國法院要判斷的是授權談判的行為。二者在法律爭點上並不重複。 3. 是否會損及或違反其他衡平原則 三星電子在武漢法院所請求之禁訴令，會禁止Ericsson無法在武漢法院以外的其他全世界任何法院提起訴訟，並同時請求任何禁制令救濟，包括暫時請求三星電子在未獲得Ericsson授權前停止銷售含有Ericsson之4G、5G標準必要專利之產品。可是反之，三星電子在2021年1月7日，已經在美國的國際貿易委員會（International Trade Commission）請求禁制令，要求Ericsson暫時不可進口販售含有三星電子4G、5G標準必要專利之產品。德州東區法院認為，這樣看起來非常不公平。 4.不會破壞國際禮讓原則 最後，德州東區法院認為不會破壞國際禮讓原則（international comity）。因為前已說明，武漢法院要處理的是Ericsson的全球範圍4G、5G標準必要專利的授權金，而美國法院處理的是雙方在起訴前是否有做到FRAND授權承諾的協商行為。美國法院並沒有要禁止武漢法院進行本案訴訟，而是希望武漢法院也不要干涉美國法院進行訴訟，讓雙方都能繼續進行訴訟。因而，這並沒有違反國際禮讓原則。 德州東區法院並沒有要阻止武漢法院之本案訴訟 最後，德州東區法院強調，其沒有想要阻止武漢法院的本案民事訴訟繼續進行。因而，其下達的臨時救濟令，並沒有完全接受Ericsson的所有請求，包括請求三星電子撤回在武漢的保全申請或本案訴訟等。 德州東區法院在2021年1月11日裁定，核發初步禁制令，要求在該本案一審判決結束之前，三星電子集團應： 在武漢法院之民事訴訟中，不可採取任何措施，干擾美國德州東區法院的管轄權，亦即雙方在美國德州東區法院所處理的涉及雙方4G、5G標準必要專利之協商行為是否符合或違反FRAND承諾等事項； 不可在武漢法院採取行動，剝奪或限制對於Ericsson 在美國法律中行使其權利的行為； 倘若因為在武漢法院執行禁訴令，導致Ericsson受到武漢法院懲罰，則三星電子要共同賠償Ericsson因此受到的所有損失。 《北美智權報》第278期更多精采文章： 《IP小辭典》 一案兩請 台灣應發展分析服務產業，協助中小企業數位轉型 盤點2020大陸手機市場三大重點 「N」標誌的另一場勝仗（下）：New Balance v. New Bunren之損害賠償認定 許慈真/北美智權報　專欄作家 在前篇（「N」標誌的另一場勝仗（上）：New Balance v. New Bunren之爭點判斷）提及，儘管仿冒事實明顯，但要透過訴訟維護權利仍須耗費不少時間。New Balance歷經2年多贏取勝利後，究竟可獲得多少損害賠償，將是本篇說明的重點。 圖片來源：unsplash.com 在德拉瓦州法院判定本案被告USA New Bunren International Co. Limited LLC違反蘭哈姆法（Lanham Act，15 U. S. C. §1051及以下規定）第1114(1)條、第1125(a)條及第1125(c)條規定後，緊接而來的便是如何認定原告New Balance Athletics, Inc.應獲得之損害賠償金額。在2019年裁判中，法院僅判定原告可獲得第1117(c)(1)條之法定損害賠償，但金額未決，並且初步拒絕判給原告合理律師費；至2020年裁判，法院方就「合理賠償金額」以及「不得主張第1117(a)或(b)條之律師費」兩項爭議做出結論。 在本案遭控侵權的系爭商標如下所示： No. 4580787 No. 4585058 No. 4860914 No. 4878478 法定損害賠償金之計算 被告須使用仿冒標誌 第1117(c)條規定，損害賠償金額之認定須視原告能證明「有多少仿冒標誌之使用係出自故意」而定。如無法證明故意，法院應對被告所出售、要約銷售或經銷之各類商品或服務，就每仿冒標誌判給1000美元以上且20萬美元以下之公正金額；如可證明故意，則可請求3倍的懲罰性損害賠償，但上限不得超過200萬美元。 因此，為請求損害賠償，原告首先須證明系爭商標與其註冊商標完全相同或實質上無法區分；若僅是一般消費者認為不明顯的細微差異，在法律上非屬重要而可予以忽略。根據前篇混淆誤認之虞的判斷結果，系爭商標確實屬於仿冒標誌。 損害賠償之計算方式 為計算法定損害賠償之金額，法院應秉持公正（just）裁定每一違反行為之賠償金額（dollar amount per violation）再乘上3項變數（variable），包括：「仿冒標誌數量」、「商品種類」以及「故意侵權時之適當損害賠償金」。 1. 仿冒標誌數量 根據以往判決，仿冒標誌數量應按「被告仿冒原告註冊商標之數量」計算。被告對該計算方式並無異議，也承認原告遭仿冒的註冊商標共計4個。 2. 商品種類 曾有判決指出，如產品的功能用途不同，即可視為不同商品種類加以計算。另外，也可按照「被告申請商標註冊時所列出之商品清單」決定種類數量，因為這表示被告向美國專利商標局（USPTO）申請時即表明各該商品有所不同而應予分別處理。在本案，被告申請時共列出21項商品，包括帽子、襪子、手套、皮帶、鞋子、連身衣、圍巾、舞衣上著、舞衣下著、泳衣、T恤、polo衫、短袖襯衫、長袖襯衫、短褲、長褲、毛衣、套頭衫、緊身衣、夾克與連帽運動衫；而根據被告提交的使用聲明書（Statement of Use），其在商業上使用「N」標誌之範圍係涵蓋前述所有種類。 法院認為，縱使部分商品範圍有所重疊，例如T恤、polo衫與短袖襯衫，或是套頭衫與連帽運動衫，但仍應按照使用聲明書認定被告侵權涉及的商品種類，被告對此並無異議，故即以21種商品作為計算基礎。 3. 故意侵權 故意侵權雖是指意圖侵害或故意無視商標權人之權利，但如被告接獲警告函後仍持續侵權，也可推論為具有故意。關於本案被告侵權是否出自故意，法院在兩次裁判的認定略有不同： 就事實而言，原告於2016年1月向商標審理暨上訴委員會（TTAB）聲請撤銷系爭商標時，即發函制止被告的侵權行為，而被告直至2017年或2018年方結束網站www.new-bunren.com的營運，且任由USPTO在2018年6月撤銷其「N」標誌。 在2019年裁判，法院表示被告最終是自願結束侵權行為，至於為何需要1年甚至更久才能終止侵權，原因並不明確。或許因為如此，法院認為暫時無法確定被告在接獲警告函後仍有侵權行為。 在2020年裁判，由於被告坦承在美國銷售仿冒商品至少持續至2018年7月31日為止，顯然在接獲警告函後仍不斷侵權；再加上被告使用與原告商標相同的標誌，這表示其有意利用原告之商譽進行交易，鑑於「持續侵權」與「相同標誌/商品」兩點，法院認定被告侵權係出自故意。 不過，法院也澄清，關於原告提及被告「使用網路而非實體商店銷售」一事，儘管網路銷售會讓仿冒商品散布範圍更為廣泛，但此點僅能作為增加損害賠償金額的理由，而無法據此認定故意侵權。 4. 每一違反行為之賠償金額 在決定適當且公正之賠償金額時，法院擁有極大的裁量權限。本案法院基於下列理由，認為裁決較低的賠償金額即足以對被告產生威懾效果： 被告經營手法粗糙而非精心策劃，例如公司所有人本身另在零售店擔任收銀員，而且是利用法律服務網站Legalzoom.com準備商標申請案。 被告出現時間不長且鮮為市場所知，例如其僅有兩個銷售點，一是無任何購買說明的網站，另一是中國網站Taobao.com（亦即需借助第三方中介機構方能完成交易）。 尚無證據可證明被告因其經營獲利。 承上所述，法院裁決每一違反行為之賠償金額為2000美元。該金額乘上4項遭仿冒商標及21種商品後，因故意侵權再乘上3倍，最終，法院依據第1117(c)(2)條判給原告的法定損害賠償金額為50萬4000美元（而非依據2019年裁判認定之第1117(c)(1)條）。【本文未完，完整內容請見《北美智權報》278期：「N」標誌的另一場勝仗（下）：New Balance v. New Bunren之損害賠償認定】 《北美智權報》第278期更多精采文章： 《產學合作專題報導》-2 成大申請專利之終極目標：不是技轉就是成立新創公司讓專利商品化 【智慧車專題】2021智慧車發展趨勢 【反壟斷專題】美國篇：正式起訴Google後，問題才要開始 原告專利權人遲不回覆書面詢問時的訴訟律師責任：Rates Technology, Inc. v. Mediatrix Telecom, Inc.案 陳秉訓/北美智權報 專欄作家 （本文作者為國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授） 在美國聯邦民事訴訟程序中，根據《聯邦民事訴訟法》（Federal Rules of Civil Procedure, FRCP）第33條，為蒐集雙方所主張之請求權或抗辯之相關資訊，當事人可以書面詢問對造。此外，該對造不得僅因為「書面詢問」所要求提供之意見或陳述係涉及事實、或對法律適用於事實等事項，而對該「書面詢問」請求提出異議。不過，法院得指示在所指定的事實調查事務完成前、或在陪審團聽審前會議（pretrial conference）或其他時間之前，相關詢問的回覆得延後。 如果當事人不履行回覆的義務，法院得施以懲戒，例如命令違規一方或其訴訟代理人支付因該違規行為所導致之合理費用，包括律師費用；但就合理費用之懲戒，若該違規行為有實質上正當性、或有因費用支付而導致不公平的其他狀況時，可不懲戒。本文在介紹美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）的Rates Technology, Inc. v. Mediatrix Telecom, Inc.案判決，其涉及當事人律師未遵守法官要求以回覆對造書面詢問，進而遭到補償對方律師費用之懲戒。 本案背景 本案原告專利權人Rates Technology, Inc.（RTI）控告被告Mediatrix Telecom, Inc.和Media5 Corporation（Mediatrix）侵害其二項專利：美國專利第5,425,085號與第5,519,769號。系爭專利涉及用以減少遠距電話通聯費用之系統。被告Mediatrix製造及販售將電話系統轉換成網路電話（voice-over-Internet-protocol，VoIP）系統之設備。 在事實調查程序中，承審地方法院准許Mediatrix可以書面詢問請求RTI回答三項額外的問題，其中「問題三」為：對每個系爭專利，分別就RTI所認為受侵害之每個系爭請求項，陳述侵權主張之基礎，包括（但不限於）以逐一要件比對為基礎，而對被控落入各個要件的每個Mediatrix產品，確認每個系爭侵權物之組件、結構、特徵、功能、方法或流程。 RTI或其訴訟代理人律師Hicks未按照本案事務法官（magistrate judge）所指定的時間回覆，因而事務法官認為RTI和其律師係惡意不理其命令，故建議本案地方法院對RTI和Hicks等二者懲戒。該建議之後被採納，且罰了約8萬7千美金，由RTI和Hicks平均承擔。 RTI未回覆的情況概述如下：2005年11月4日時，該事務法官命令RTI在12月19日前回覆Mediatrix的「問題三」，但RTI未提供有意義的答覆。因此，該事務法官於2006年1月10日時再度命令RTI回覆「問題三」。 不過，RTI有向Mediatrix提出文件製作請求，而所要求之文件包括所有技術文件、和用以解釋VoIP或非VoIP方式連線電話之能力之所有文件，且RTI另請求Mediatrix提供關於被控侵權物之其他技術觀點。在同年3月16日，事務法官要求Mediatrix向RTI提供可協助RTI回答「問題三」之資訊。又於3月17日時，事務法官指示RTI在收到Mediatrix的文件起十日內，得以書面方式向Mediatrix表示異議。 Mediatrix於2006年4月17日時製作相關文件給RTI。事務法官認為Mediatrix準備相當廣泛的文件，其包含數千頁的技術圖示及其他文件。對此，RTI並未在指定期間內提出異議。然而，RTI仍未能就相關書面詢問提出有意義的回覆。因此，在同年7月24日，該事務法官第三次指示RTI應回答Mediatrix所提的「問題三」。 自2006年4月17日起約五個月後，RTI才首次對Mediatrix所製作的文件提出異議。於呈報給法院的書狀中，RTI指控Mediatrix所製作的文件主要是產品手冊，而非示意圖。同時，RTI亦請求法院准許額外的書面問題。該些問題涉及Mediatrix產品功能之具體資訊，例如：「通話連線選擇的決定是否是在電話撥號發生之後」；「若是，則該通話是如何連線，及是如何做出該通話連線選擇的決定」。RTI主張該些提問是回覆Mediatrix的書面詢問所須要的資訊。 不過，Mediatrix對RTI的額外書面詢問提出異議。Mediatrix主張RTI未合理化該些新提問之必要性，且RTI根據其於2006年4月17日所提供的文件即可回答相關書面詢問。 在2007年9月5日，事務法官第四次指示RTI回覆Mediatrix的書面詢問。事務法官認為RTI根據現有的資訊即可提出逐一要件的請求項解釋分析，並且警告RTI與其律師Hicks，這是他們最後一次遵守法院命令的機會，而若執意不理而不回覆「問題三」，其將建議承審法官駁回本起訴。 在2007年9月27日，RTI的律師以電子郵件向Mediatrix的律師遞交補充的回覆，但事務法官仍認為該回覆並不合格。事務法官指出RTI的電子郵件基本上表示RTI並未指控系爭專利中哪一個特定的請求項受到侵害，卻主張是整個專利受到侵害。同時，Mediatrix向法院聲請駁回本案並且請求律師費用的補償。 2008年3月31日，事務法官向法院提出報告與建議，指出本案應駁回。主要理由是RTI持續地違反法院命令而未遵守事實調查程序之要求，且RTI與其律師的怠慢並不合理亦非善意。該事務法官亦同時駁回RTI所聲請之第26項至第30項之書面詢問。之後，該事務法官再提出補充報告與建議，以說明律師費用補償議題。 在2010年1月5日，本案承審法官裁定接受該事務法官的建議。針對懲戒律師部分，該承審法官認為對Hicks課以處罰是合理的，因為Hicks和RTI對違反事實調查命令的責任係屬相當。 CAFC的見解 Hicks不服地方法院的裁定，上訴至CAFC，但CAFC維持地院的見解。首先，CAFC指出FRCP的事實調查規定意在促使與爭議有關的證據皆能揭露。因此，當訴訟一方阻擾此立法意旨的實踐而違背事實調查之命令，並藉此阻擋與爭議本質相關的事實被揭露時，施以嚴厲的懲戒是適當的。 其次，CAFC認為Hicks未能解釋系爭懲戒有何錯誤，畢竟RTI和Hicks的確握有相關資訊以回覆Mediatrix的書面詢問，但二者卻一再地惡意不提供適當的回覆。CAFC指出Mediatrix於2006年4月17日所製作並交付給RTI的文件，已包含千頁的技術圖示與其他文件，而RTI於期限內也未有任何異議，且當RTI提出異議的時候，已經是該文件製作的約五個月後，早已過了異議期間。特別就該事務法官認定Mediatrix所提供的文件其有實質的內容，而可讓RTI進行逐一要件比對的請求項解釋分析以回覆「問題三」，CAFC批評Hicks連試著去質疑該認定之主張都提不出。 Hicks也主張其不應被懲戒之原因為其未親自違背事實調查命令，或是指示RTI去違反相關命令。對此，CAFC將該主張分為兩個層次而論斷。首先，Hicks抗辯其不應為違規行為負責的原因是其無法編造其所沒有的資訊。但CAFC指出其已審酌該抗辯，且陳述不同意該抗辯的理由。 第二，Hicks主張他本身是商事法訴訟律師而必須依賴RTI專利法務的分析，故RTI的專利法務Epstein才是違規行為的始作俑者。不過，CAFC指出Epstein在本案的角色並不清楚，且未列名為本案的訴訟代理人，Hicks才是本案首席訴訟律師。CAFC認為Hicks做為代理RTI的首席律師，其有責任去遵守法院的命令，但他卻未能履行，且本案事務法官認定該違規行為屬惡意。因此，CAFC認為Hicks不能將自己的錯誤歸咎於Epstein。 最後，Hicks還指控地院於懲戒前不當地回絕其口頭答辯的請求。CAFC認為Hicks在很多次的訴訟程序準備庭中有機會向法院陳述其主張，CAFC也指出按照判例法，懲戒前應保障程序正義，而讓受懲戒者先接受懲戒的預告並給予陳述的機會；但完整的證據聽審會議是非必要的，而只要受懲戒者有機會以書面或口頭抗辯即足夠。因此，CAFC不採此程序抗辯。 實務意涵 由於台灣廠商多是美國專利訴訟中的被告，故本案特別有訴訟策略上的意涵。面對原告專利權人，台商可利用書面詢問的工具要求原告提早揭露其侵權理論。不過，台商也須配合製作相關技術文件以讓原告回覆書面詢問的問題。而一旦台商履行揭露義務，壓力就落在原告上，必須要儘速準備侵權分析所需要的資訊，否則原告或其律師即有受懲戒之風險。此懲戒對台商的有利之處在於可補貼相關律師費用之投入。 律師費用的計算原則 值得注意的是，本案承審法院於律師費用計算上乃，依循「推定合理費用」測試法（"presumptively reasonable fee" test）。所謂「推定合理費用」係指：（1）合理的執行業務小時數及（2）合理的每小時費用等二數值的相乘。其中，「合理的每小時費用」之判斷涉及很多因素，包括律師費用的合理性。關鍵問題是當事人願意付的合理費用是多少，而應注意的是當事人通常期待以最少費用但卻可達成訴訟策略之最適化。 另考量「推定合理費用」之因素還包括：（1）案件涉及的複雜度和困難度；（2）當事人其他顧問所可提供之專業和能量；（3）有效率進行訴訟所需要的資源；（4）本案所費的時間；（5）律師是否會於初期提供義務服務（pro bono）；（6）其他律師欲藉本訴訟而取得之回饋（例如聲望）。 《北美智權報》第278期更多精采文章： 《產學合作專題報導》-3 政大產創總中心以「鏈結產學、創新育成」為己任　僅成立3年已成功培育數十家公司 台灣應發展分析服務產業，協助中小企業數位轉型 【智慧車專題】2021智慧車發展趨勢 日本Pocky巧克力棒立體商標，可以禁止韓國Lotte賣巧克力棒嗎？ 楊智傑/北美智權報 專欄作家 （本文作者為雲林科技大學科技法律研究所教授） 日本江崎格力高公司的暢銷產品為Pocky巧克力餅乾棒，其在各國均嘗試將巧克力餅乾棒之產品設計，申請註冊為立體商標。韓國樂天在美國推出類似的Pepero餅乾棒後，被美國江崎公司控告侵害其註冊之立體商標和未註冊之產品外觀保護。但美國第三巡迴法院於2020年10月判決認為，Pocky巧克力棒之立體設計具有功能性，不該獲得商標保護。 Pocky巧克力棒的立體商標 原告江崎格力高（江崎ヲэヵ，Ezaki Glico）是一家位於大阪的日本公司，專門製造銷售名為Pocky的巧克力餅乾棒。江崎公司從1978年起在美國銷售Pocky巧克力棒，並向美國專利商標局註冊商標。其申請的商標中，包括Pocky巧克力棒餅乾棒產品的整體配置（product configuration），於1989年獲同意註冊為美國第1527208號立體商標。在2001年又針對巧克力中混合壓碎杏仁的產品配置，再申請一立體商標，並於2002年獲同意註冊為美國第2615119號商標。 表一、美國江崎公司的兩個立體商標 來源：Kaisha v. Lotte International America Corp., 2019 WL 8405592, at 1(D.N.J. July 31, 2019). 美國商標註冊號 商標圖 商標描述 指定使用之產品 1527208 該商標包含加長桿，包括餅乾或類似之物，部分覆蓋巧克力。圖中線條和點，只作為形狀，並未指定顏色。 巧克力覆蓋的糖果棒 2615119 該商標由申請人的產品配置構成，包括餅乾棒，由巧克力或奶油和杏仁所包覆。 餅乾棒，部分覆蓋著巧克力或奶油，混合壓碎杏仁。 2008年，美國江崎公司又申請美國發明專利，名為「棒狀小吃及其生產方法」，並於2014年取得專利。江崎公司在日本另外取得新型專利，名為「包覆巧克力的餅乾」。 樂天的Pepero巧克力棒 被告樂天糖果店（Lotte Confectionary）是韓國公司，從1983年起，在美國開始製造販售一款名為Pepero的餅乾棒。其產品「Pepero巧克力」和「Pepero杏仁」的圖片如下： 圖一、樂天Pepero的二款巧克力餅乾棒 圖片來源：Kaisha v. Lotte International America Corp., 2019 WL 8405592, at 2( D. New Jersey., 2019). 圖二、Pocky和樂天Pepero的產品相似度 圖片來源：Ezaki Glico Kabushiki Kaisha v. Lotte International America Corp. 977 F.3d 261, 264(3th Cir, 2020). 訴訟經過 原告江崎公司認為，被告樂天在Pepero餅乾棒上，使用了和其商標一模一樣的產品設計，因而在2015年7月10日，在紐澤西聯邦地區法院提出訴訟。其提出五項主張：(1)根據聯邦商標法（蘭漢姆法），第1114條，構成註冊商標侵權；(2)根據蘭漢姆法第1125條(a)，對未註冊之產品外觀之保護，因為會造成產品來源的不實指示，屬不公平競爭； (3) 違反紐澤西州的普通法下的不公平競爭；(4)違反紐澤西州普通法中的商標侵權；(5)違反紐澤西州州法N.J.S.A. § 56:4-1 和2的不公平競爭。 一審法院判決認為，Pocky的產品配置乃是功能性的（functional），不受到產品外觀（trade dress）之保護，判決江崎敗訴。江崎公司向第三巡迴法院提出上訴，該案乃由第三法院的三個法官組成審判庭進行審判。 產品外觀不能具有功能性 第三巡迴法院說明，江崎公司的援引蘭漢姆法的前二項主張，都有一個前提是產品外觀要受到保護，必須符合保護的要件。至於後三項主張，紐澤西州的普通法或州法的要件也差不多，故判決只針對聯邦商標法進行討論。 所謂的「產品外觀」（trade dress），乃指產品或事業的整體外觀，其不只包括產品的包裝，也可包括產品本身的設計，例如大小、形狀、顏色等。產品外觀可註冊為立體商標；倘若不註冊，但長期使用取得識別性，也可獲得聯邦商標法（蘭漢姆法）第1125條保護。 但是，商標保護標的不能具有功能性，否則就會取代專利保護之地位。因此在聯邦商標法第1052條(e)(2)規定：「整體構成功能性之事物所構成」（comprises any matter that, as a whole, is functional）不得註冊為商標。 只要有實用性，就具有功能性 樂天公司主張，江崎公司的立體註冊商標或未註冊的產品外觀具有功能性（functional），而不可受到保護。但江崎公司認為，所謂的功能性，必須具備「必要性」（essential）才屬於功能性。而第三巡迴法院判決認為，只有產品的外觀特徵具有實用性（useful），就具有功能性。 由於聯邦商標法本身並沒有定義功能性，所以第三巡迴法院先討論其通常之意義。從字典來看，所謂功能性，就是「該特徵主要是以使用的角度來設計或開發：亦即實用主義」。因此，只要某些事物是實際的、實用的，也就是說具有「實用性」，就是功能性。 法院認為，之所以用實用性作為功能性的標準，是為了區分商標法和專利法的保護範圍。因為專利法保護的是新穎且實用（new and useful）的發明或設計。倘若允許商標法保護具有實用性的設計（但尚不具備必要性），則會僭越了專利法的領域。 Pocky巧克力餅乾棒具有功能性 第三巡迴法院駁回了這一主張，並使江崎公司的商標註冊無效，因為它發現該設計具有功能性，因此不能作為商標受到保護。 Pocky的設計的就是想成為更好的零食 第三巡迴法院認為，Pocky註冊的立體商標內容，都與拿、吃、分享、包裝該零食的實用功能有關。巧克力之所以沒有覆蓋餅乾棒的全部，其設計的用意在於，讓消費者拿握餅乾棒的部分，不會沾到巧克力。 同樣地，法院認為餅乾棒的形狀也有功能性，就是要好拿，可以容易與他人分享零食，也可以讓人吃餅乾時，不用將嘴巴張大。而薄而緊湊的形狀使江崎公司可以在每個盒子中裝滿許多餅乾棒，足以與朋友分享。 江崎在促銷時強調Pocky的實用優點 第三巡迴法院認為，江崎公司在促銷Pocky產品時，往往強調其方便的設計。其廣告往往會吹捧上述設計的各項實用特徵。 雖然存在其他設計，但並不因此讓pocjy的設計成為非功能性 法院承認，樂天確實可以對其產品Pepero做出不同的設計，江崎提出了至少其他九種巧克力棒的設計。但法院認為並不因此就可推論江崎的Pocky設計不具功能性。 江崎的製造方法發明專利與本案無關 樂天主張，江崎有註冊一個發明專利「棒狀小吃及其生產方法」，這更證明其具有功能性。不過第三巡迴法院認為，這點到與商標有無功能性無關。 主要原因在於，江崎公司的發明專利強調的重點，是「一個製造零食棒形狀的更好方法」，但與本案的餅乾棒的產品外觀並不重疊，所以不能用另一個發明專利來證明本案產品外觀具有功能性。 江崎公司針對功能性的標準，將上訴到底 由於2000年10月的判決，乃是三個法官組成的審判庭做出的判決，江崎公司不服其採取的見解，已經於2020年11月23日，提出了重開聽證或第三巡迴法院全院聽證之請求。因為其認為第三巡迴法院的小組審判意見，違反了之前最高法院對於功能性所建立的標準。 江崎公司認為，最高法院曾在1982年的Inwood案指出，一產品特徵具有功能性，只有「其相對於該物品之使用或目的為必要（essential），或會影響該產品的成本或品質」。而在1995年的Qualitex 案中，最高法院建立了「美學功能性」（aesthetic functionality）之標準，認為產品的特徵屬於功能性，只有在「該特徵的獨佔使用，或使競爭者處於相當程度的與聲譽無關的不利益。」 第三巡迴法院認為Inwood案之標準太過狹隘，對於此點，江崎公司認為沒有適當地說明為何不採用Inwood案之標準，且沒有引用任何其他判決，就忽略了Inwood所建立之公式，已經被最高法院長期反覆的引用，作為重要判斷標準。而在本案中，該巧克力餅乾棒的設計既沒有更佳的成本或品質，也沒有美學功能性，因而其仍堅持Pocky的巧克力棒不具備功能性。 到底「實用性」就等於「功能性」這個標準是否正確，江崎公司是否能夠成功上訴，我們將繼續追蹤。 《北美智權報》第278期更多精采文章： 簡介台灣與美國對中小企業之IP輔導資源 USPTO局長換手　專利商標法規及美中互動將有變化？ 2021美國經濟新局：疫情下的緩步復甦 從商標淡化看著名商標的保護 李翊群/北美智權股份有限公司 傳統上對於商標的保護，主要是以後申請的商標是否會造成「混淆誤認之虞」作為審查標準。但是隨著時代的演進，學界跟實務開始發現，僅僅是防止混淆誤認之虞是不足以保護著名商標的，於是乎「商標淡化 (trademark dilution)」的概念油然而生。商標權人對於一個商標從成長茁壯到發展成為「著名商標」，並持續創新維持其著名於不墜，過程中需付出相當多的努力在品牌經營上。 台灣商標法對著名商標的保護 為了要保護這些得來不易的著名商標以防止「商標淡化」侵害，台灣商標法在2003年修正時，對於著名商標的保護新增了「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」的態樣，此態樣進一步區分為兩種態樣： 「有減損著名商標或標章之識別性之虞者」 「有減損著名商標或標章之信譽之虞者」 筆者針對這兩種態樣舉例說明如下： 【例一】有減損著名商標或標章之識別性之虞者 假設有一個著名商標「XX」是「ABC電腦公司」所有，它專門生產電腦、手機、平板及相關的3C產品，原本在台灣任何人聽到「XX」兩個字都只會想到「ABC電腦公司」的電腦、3C商品，結果突然有人在台灣開了一家「XX雞排」連鎖體系，此時由於雙方行業別差距過大，可以合理判斷大多數的消費者都不會以為「XX雞排」是「ABC電腦公司」開的，所以「XX雞排」的存在不會「有致相關公眾混淆誤認之虞」。但是放任「XX雞排」存在於台灣市場，長久以往必定會減損「ABC電腦公司」所擁有的著名商標「XX」的識別性，因為過了一段時間當「XX雞排」在台灣市場的知名度也提昇到一個程度後，消費者聽到「XX」就不會再只是想到「ABC電腦公司」的商品，人們可能會進一步詢問「請問你指的是XX電腦，還是XX雞排呢?」於是乎「XX」這兩個字在消費者心中不再強烈地單一指示「ABC電腦公司」的商品，很顯然著名商標「XX」的識別性被淡化了。所以我們需要排除「XX雞排」的存在來保護著名商標「XX」。 【例二】有減損著名商標或標章之信譽之虞者 假設有一個著名商標「YY」是「XYZ生技公司」所有，它生產健康保健食品、營養補充品，原本在台灣任何人聽到「YY」兩個字都只會想到「XYZ生技公司」的健康保健食品、營養補充品，而且「YY」品牌在台灣消費者心目中還有照顧社會大眾健康的好品牌形象。結果有人在台灣開了一家「YY雪茄」連鎖體系。由於雙方行業別差距過大，同樣地大多數的消費者都不會以為「YY雪茄」是「XYZ生技公司」開的，所以「YY雪茄」的存在不會「有致相關公眾混淆誤認之虞」。但是放任「YY雪茄」存在於台灣市場，除了也可能導致減損著名商標「YY」的識別性之外。因為「YY雪茄」指定使用的「雪茄」商品對健康是有所侵害的，它甚至會淡化、貶抑原本「YY」兩字在台灣消費者心目中的健康好品牌形象，也就是說「YY雪茄」的存在減損了著名商標「YY」的信譽。所以我們需要排除「YY雪茄」的存在來保護著名商標「YY」。 台灣商標法保護著名商標相關法條 商標法第30條第1項第11款 商標有下列情形之一，不得註冊： 相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。 商標法第69條第1項 商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。 商標法第70條第1款及第2款 未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權： 一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。 二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。 【本文未完，完整內容請見《北美智權報》278期：從商標淡化看著名商標的保護】 《北美智權報》第278期更多精采文章： 【反壟斷專題】中國篇：劍指BAT，《反壟斷法》今年將修訂完成 【智慧車專題】從專利看Apple Car的神秘樣貌 《產學合作專題報導》-3 政大產創總中心以「鏈結產學、創新育成」為己任　僅成立3年已成功培育數十家公司 •為何隔離者會想「落跑」？14天給人的心理變化… 為什麼隔離者會想偷偷溜出門？是防疫知識不足，還是社群互動邀約多？經歷14天禁閉，隔離者的心理狀態、社會互動又會有哪些變化？ •迎接高齡社會的五大學習方向 面對老去與無常，生活節奏也在逐漸微調，雖不自知卻是「現在進行式」。迎接高齡社會，提供以下五大學習方向，希望每一個人都能老而有尊嚴地活著。

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