（本文作者為國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授）
根據商標法第63條，商標會因為無「維權使用」而導致廢止之結果。該廢止事由有三個基本要件：（1）迄未使用或繼續停止使用系爭商標；（2）無正當事由；（3）已滿三年。反觀美國商標法15 U.S.C. § 1064（Lanham Act § 14）規定若商標「已經被放棄」（has been abandoned）時即成立廢止事由。但該條文不限定於「無正當事由」，而「迄未使用」也不問。另「停止使用」的期限並無規定，但商標未使用達「連續三年」之證據可做為「推定放棄」的初步證據（prima facie evidence）。Cumulus Media, Inc. v. Clear Channel Communications, Inc. 案（以下稱「Cumulus 案」）及2004年的ITT Industries, Inc. v. Wastecorp. Inc. 案（稱「ITT 案」），以供台灣商標審查或審判實務之參考。 圖片來源：Pixabay
案例一：Cumulus Media, Inc. v. Clear Channel Communications, Inc.案
在Cumulus 案中，美國聯邦第十一巡迴上訴法院認為商標權人有提出「使用」的證據，因而維持地方法院的初步禁制令（preliminary injunction）以禁止被告使用系爭商標。
Cumulus 案涉及的是非註冊商標，其權利人為經營廣播電台的Cumulus Media公司（以下稱「CMI」）。CMI在1994年初開始以「The Breeze」來代表其電台頻道。直到2000年9月止，CMI使用「The Breeze」來推廣行銷其電台廣播節目，例如電台或電視的廣告、戶外標牌、名片、杯子、車牌、短衫、便利貼等等。
2000年9月起，CMI改採「Star 98」來宣傳其電台廣播節目。CMI並改變其音樂節目的樂曲選擇風格。不過，CMI仍保留「The Breeze」的使用，例如戶外招牌、名片、杯子和車牌等等。多數人還是會把「The Breeze」與CMI做連結。甚至在2001年9月時，閱聽率調查公司會將受訪者收聽「The Breeze」的陳述視為收聽CMI電台的統計。
2001年8月Clear Channel Communications公司（以下稱「Clear Channel」）開始改變其名稱為「The Breeze」，並且使用與CMI「The Breeze」招牌相似的招牌。Clear Channel開始宣傳其電台，並以舊的CMI音樂節目曲風為號召來吸引CMI的原聽眾。在Clear Channel使用「The Breeze」後，有CMI的聽眾向CMI反映有混淆的印象。
之後，Clear Channel正式以「The Breeze」表彰其電台的營運。於2001年10月12日，CMI對Clear Channel提出商標侵權告訴。同年11月1日，地方法院做出禁制令，命令Clear Channel暫停使用「The Breeze」來宣傳其電台節目。
Clear Channel上訴並主張CMI放棄「The Breeze」商標。然而，上訴法院不同意，其主要的理由是被告未達其應負之舉證責任。亦即，儘管「使用」的舉證應由權利人提出，但此並未改變被告對於「商標放棄」應有的舉證責任。因為權利人CMI確實提出商標使用證據，包括名片、看板、宣傳品等等，CMI即已盡了「使用」的舉證責任。地方法院也考慮了雙方證據，因而其裁定無明顯的錯誤。
案例二：ITT Industries, Inc. v. Wastecorp. Inc.案
在ITT 案中，系爭商標為「MARLOW」，商標權人ITT Industries公司（以下稱「ITT」）與被告Wastecorp公司（以下稱「Wastecorp」）間原為商標授權關係。在1993年，Wastecorp從ITT處購得「MARLOW」商標的泵浦生產線，並獲得四年的商標授權。Wastecorp替ITT生產工業用泵浦，而ITT則以「MARLOW」商標來販售該產品。
1997年4月時雙方代工合約到期，但Wastecorp卻繼續使用「MARLOW」商標於所其製造的泵浦產品上。此引發ITT於1997年底至1999年3月間寄發警告信，要求Wastecorp停止使用「MARLOW」商標。最後，1999年4月ITT對Wastecorp提告，而起訴理由之一為商標侵權。
針對商標議題，Wastecorp主張ITT已放棄「MARLOW」商標，因為ITT在合約結束起（1997年4月）至1998年4月（ITT取得延長商標權之日）間「未使用」系爭商標；而其商標延長申請為非法，因為其欺瞞已放棄商標之事實。
不過，地方法院認為ITT在1997年4月後仍繼續使用系爭商標，其所發現的相關「使用」事實如下：（1）雖「MARLOW」商標產品的最後出售日期為1997年4月間，但ITT有將「MARLOW」商標使用在其他同類產品上；（2）在1998年1月時，ITT曾通知其經銷商並宣佈「MARLOW」商標產品將移轉給其他製造商製作；（3）1998年至2001年間，ITT分別在貿易雜誌或商展刊物上有刊登「MARLOW」商標產品之廣告。
Wastecorp不服地方法院的判決而上訴至美國聯邦第三巡迴上訴法院。針對「商標放棄」爭點，Wastecorp引述1998年1月ITT通知經銷商的信函，而指出ITT對經銷商宣佈的內容是：原「MARLOW」商標產品已轉到「GOULDS」商標產品線下生產，且現在的「GOULDS」商標產品原來是以「MARLOW」商標為名銷售。另Wastecorp點出ITT承認其自1993年4月後並未直接販售「MARLOW」商標產品。不過，上訴法院不認為這些主張顯示ITT未使用系爭商標。
上訴法院認為因為ITT授權Wastecorp使用商標四年是無爭議的，故授權契約期間無法證明ITT「未使用」系爭商標。另上訴法院除了考量ITT的廣告證據外，其更看重1998年1月信函做為商標使用的證據。上訴法院指出該信函是寄給「MARLOW」商標產品的經銷商，且在敘述時是引用「MARLOW」商標產品型錄來指稱產品。再者，該信函雖顯示ITT販售「GOULDS」商標產品，但並不代表ITT沒有以「MARLOW」商標為名而銷售相同的產品。因此，該信函內容即屬於系爭商標的「善意」使用。
啟示一：維權使用的心態
美國商標法基本上要求商標於申請時要「使用」，此乃「使用主義」。另因加入商標相關的國際智財協定，其亦允許以「具使用之意圖」為基礎的商標申請。然而，在使用主義下，「維權使用」的檢視重點不單純是「使用」本身，而是從「停止使用」的行為與商標權人的心態來界定「維權使用」的有無。商標權人的心態對「商標放棄」之判斷有關鍵的影響，僅「停止使用」並不代表商標的放棄。
根據Cumulus 案，儘管商標權人已經有更換商標的作為，但其原商標仍有一定期間的保護。只要系爭商標仍有表彰其服務來源的使用，可被視為持續使用，而降低權利人被認定放棄商標的風險。另根據ITT 案，雖商標權人移轉系爭商標產品而在其他商標名義下銷售，此單一證據不能視為商標權人放棄商標；反而是相關商業活動中之陳述雖涉及系爭商標將除役，但該陳述因有引用系爭商標而成為一種商標使用的證據。
啟示二：維權使用認定之彈性
現行商標法第5條的「商標之使用」定義要求「行銷之目的」的使用，其立法理由指出「行銷之目的」與《與貿易有關之智慧財產權協定》（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，TRIPS）第16條第1項的「交易過程」（in the course of trade）有相近的概念。但事實上，該第16條第1項的規範對象為「侵權使用」。
從商標權人角度，「行銷之目的」之商標使用可能過於限制「維權使用」的適用。以Cumulus 案為例，該案情境在台灣將不屬於「維權使用」。Cumulus 案商標權人事實上不再使用系爭商標來行銷其電台節目；但因其營業上仍保有系爭商標的「使用」，例如名片、看板、宣傳物等等，故法院仍認為系爭商標並未被放棄。若以台灣商標法第5條來檢驗，既然商標權人已不再以系爭商標來表徵其電台節目，則其使用系爭商標於電台營運以外之事務應不屬於「行銷之目的」之「商標使用」。
美國法院判例對於「維權使用」的認定是較彈性，而其強調「商業情境」。Cumulus 案商標權人仍在他的事業中使用該商標，且其事業內容是不變的，則其使用仍屬「維權使用」。從「商業情境」來看，系爭商標雖不再為表徵電台節目所用，但仍不失其「表徵的性質」，因為該商標能代表商標權人營業歷史。
另ITT 案商標權人因更換供應商而決定要轉換系爭商品的商標。在轉換的過程中，商標權人曾發出通知給經銷商。雖ITT案商標權人已未在原商標產品上標示系爭商標，法院卻不認為系爭商標進入停止使用之狀態。關鍵的事實在於商標權人對經銷商的通知中是以系爭商標來表徵相關商品，且以系爭商標產品的經銷商來稱呼接受通知者。亦即，商標權人對系爭商標的使用主要在陳述商標更換的政策，而仍有以系爭商標來代表商品來源的行為。
事實上，舊商標因其所累積商譽而對企業仍是有價值的。商譽的建立來自於在消費者心中豎立商標表徵的印象。若其他人用了商標權人過去使用的商標，削弱了該商標在消費者心中的表徵印象，此亦可能有減損商標權人商譽的結果。因此，如果准許商標權人在其營業範圍內使用其商標，儘管該使用非屬表徵當下的營業項目，卻仍可認該使用為「維權使用」，進而維持其商標權，並保障消費者心中對商標權人服務或商品來源之印象。
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