競爭者專利資訊研究之重要性—Suprema, Inc. v. International Trade Commission案判決之教訓
陳秉訓/北美智權報 專欄作家
(本文作者為國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授)
在Suprema, Inc. v. International Trade Commission案中,專利權人Cross Match Technologies公司(以下稱CMT公司)於國際貿易委員會(以下稱ITC)申訴Suprema公司及Mentalix公司等因侵害其美國專利第7,203,344號(第344號專利)、第7,277,562號(第562號專利)、與第5,900,993號(第993號專利)而違反美國關稅法337條款(19 U.S.C. § 1337)。 以第344號專利為例,其名稱為「生物特徵影像系統與方法」(Biometric Imaging System and Method),並涉及一種指紋影像的擷取與運算方法。ITC發現Suprema公司的掃描器與其軟體開發套組結合上Mentalix公司的軟體產品FedSubmit的功能,即侵害第344號專利。基本上,ITC認為Mentalix公司是直接侵權人,而Suprema公司是引誘侵權人。 ITC對引誘侵權的決定主要是基於Suprema公司惡意漠視直接侵權行為的發生。Suprema公司不服此處分並上訴至美國聯邦巡迴上訴法院(以下稱CAFC)。不過,CAFC認為ITC的決定有實質的證據可支持。本案判決反映競爭者專利資訊研究之重要性,以避免構成引誘侵權行為。本文以下進一步介紹本案判決的內容。
法律原則
「引誘侵權」的要件包括:(1)直接侵權、及(2)被告具有特定的意圖而來鼓勵他人的侵權行為。針對第二個要件,原告必須證明被告知道系爭專利、且知道其所引誘的行為是專利侵權行為。關於「知道」認定,美國聯邦最高法院於Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.案[2]判決提出「惡意漠視」基準,有二個要件:(1)被告必須主觀地相信事實的發生是高度可能的;(2)被告必須做出有意識的行為來避免得知該事實。
藉由計算每單位GDP(1000萬美元)的商標申請案類別數,我們可以比較在擁有不同申請制度(單一類別 vs 多數別)的國家,以及不同經濟規模的國家的商標申請活動。在這種比較基準下,中國、韓國、以及土耳其分別是排名前3大的國家。另一方面,相對較小的國家如智利,南非和瑞士,其排名反而較商標申請案類別數較多的大國 (如美國、印度)來得高。
WIPO的馬德里協定(the Madrid system for the international registration of marks)目前覆蓋100多個國家。如果申請人是馬德里協定國家的國民,可以通過馬德里協定使用單一商標申請在會員國註冊商標。來自非馬德里協定國家的申請人通常必須單獨在每個國家註冊其商標。同樣,來自馬德里協定國家的申請人必須單獨在那些非馬德里協定國家註冊,不能透過馬德里協定申請註冊。
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