標準必要專利 (SEP) 面面觀：如何取捨？

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2020/08/20 第353期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站       專利評析 "Alice" in wonderland：美國專利適格性檢驗標準如何克服？ 標準必要專利 (SEP) 面面觀：如何取捨？     法規訴訟 歐盟法院判決：YouTube不需要提供侵權用戶額外資訊給著作權人     研發創新 《SEMICON Taiwan 2020》新冠肺炎疫情下的半導體產業新變局     智財管理 從「拖神」與「好神拖」之行政及刑事裁判看商標混淆誤認       "Alice" in wonderland：美國專利適格性檢驗標準如何克服？ 蔣士棋╱北美智權報 編輯部 美國專利適格性的議題，雖然是在2014年的Alice一案後才備受關注，但背後仍然有其發展脈絡。「90年代後期，我在美國法學院學專利法時，教授還曾經說過第101條專利適格性的訴訟案例並不多，重點都是新穎性、進步性這些，」飛翰外國法事務律師事務所（Finnegan）台北辦公室主持律師馬宗聖指出，之後隨著商業方法專利的數量變多，以及NPE的訴訟活動愈來愈蓬勃，才使業界開始討論專利適格性。 在台灣，專利適格性會與其他的要件一起綜合探討，但在美國，專利適格性卻是專利存否的基本門檻。「你必須要先跨越第101條的適格性檢測，才能進入後續審查；如果跨不過去，連審查的機會都沒有，」安侯法律事務所資深顧問律師陳家駿指出，第101條的規定其實很簡單，就是發明的基礎構成元素，包括抽象概念、自然產物、自然現象與定律本身等法定例外事項（judicial exception），不能夠被授予專利。「正因為它們是building blocks，如果也給予專利的話，其他人根本不能再發明了！」 而美國聯邦最高法院在Alice一案做成的意見，正是對適格性制定了標準的檢驗流程：第一步，先辨認標的是否為不可授予專利的building blocks；若答案為「是」，則進入第二步：檢驗標的是否有發明概念（inventive concept），也就是這些被視為抽象概念、自然產物、自然現象或定律的內容，是否有顯著（significantly more than）的技術特徵。如果標的無法克服第二步的檢驗，就會被認為不具備適格性，不得提出專利申請。 Alice案件立了專利適格性的兩階段檢驗標準 其中，最難被克服的關卡在於第一步。因為根據Alice案的判決內容，應被篩選掉的標的還包括「指向（directed to）」抽象概念、數學方法……等不予專利的請求項，已經實質上限縮了專利適格性的認定範圍。因此，「指向（directed to）」該如何解釋，就成為克服Alice案第一步測試的重點；對此，馬宗聖分析，根據聯邦巡迴上訴法院（CAFC）這幾年的判決來看，「指向（directed to）」被解釋成應整體觀察專利請求項的內容，是否能通過第一步檢驗；「但老實說，有些請求項就算能通過第一步檢驗，可能也僅僅是勉強通過而已。」 從數據上也能看出Alice案的影響力。根據美國專利商標局（USPTO）的統計，自從Alice一案作成後，被審查委員用專利適格性為理由發出第一次核駁通知（OA）的專利申請中，被Alice案點名的技術領域呈現明顯增加，從原本僅在20%陡升到30%左右（圖1）。換句話說，對於商業方法、電腦軟體、醫療手段等技術領域的美國專利申請案，在2014年後有將近3成都遇到了Alice兩階段檢驗的難題。 圖1：2011至2015年間，以專利適格性作為第一次核駁理由之美國專利申請案在不同技術領域之比較 資料來源：USPTO 可能因為Alice測試的「殺傷力」太強，涵蓋範圍也過於廣泛，2019年時USPTO連續發布了兩次專利適格性的審查指引（PEG），企圖讓發明人、代理人以及審查委員都有清楚的遵循規範。其中，針對最難克服的「指向（directed to）」檢驗，PEG將其拆分成兩次判斷（prong）：1. 標的是否為前述的法定例外事項？2. 若判斷1的答案為「是」，則檢驗此一法定例外能否整合進入實際應用當中（關於USPTO 2019 PEG之操作細節，可參考：2019新版 35 U.S.C. 101專利適格性審查指南 新增「額外元素」及「整合至實際應用」判定標準）。 USPTO發布專利適格性審查指引後，大幅降低專利申請適格性核駁比率 圖2：2017至2020年間，以專利適格性作為第一次核駁理由之美國專利申請案在不同技術領域之比較 資料來源：USPTO 果然，在USPTO發布官方版審查指引後，後續效應也十分明顯。馬宗聖指出，上述被Alice案點名的技術領域專利申請案，在近一年來被適格性為理由首次核駁的比率，又回到了Alice案之前20%左右（圖2），顯見經過五年的摸索後，各界已經慢慢摸索出應對之道。 馬宗聖建議，要克服專利適格性的檢驗門檻，必須在申請內容中多強調發明相較於先前技術的改良程度，而且要能針對具體的技術問題提出技術解決方案。「盡量不要用到『例行（routine）』、『常規（conventional）』這類可能讓審委認為沒有發明貢獻的字眼，」他又補充，「也可以善用面詢的管道直接跟審委互動，讓他們更能實際了解申請案的技術改善效果，增加被核准的機會。」 《北美智權報》第266期更多精采文章： 《SEMICON Taiwan 2020》先進封裝技術大盤點 誰是售後汽車零組件的一般觀察者----從GM與LKQ售後零組件商業紛爭談起 大陸專利法35年第4次修正，4大要點值得關注 標準必要專利 (SEP) 面面觀：如何取捨？ 李淑蓮╱北美智權報 編輯部 「水能載舟，亦能覆舟。當美國高通公司以SEP (標準必要專利) 授權架構取得商業上巨大成功時，2019年5月，美國加州地院的判決卻可能顛覆該公司運營的核心商業模式。因此，在高通案之後，個別廠商如何從該案學習到的啟示，調整與產業標準相關專利之申請授權與訴訟策略，並運用合適手段取得、實施和防禦SEP，是產業競爭的重要課題。」LexNovia創律國際法律事務所主持律師林桓毅如是說。 LexNovia創律國際法律事務所主持律師林桓毅；攝影：李淑蓮 理論上，標準必要專利 (Standard Essential Patent, SEP) 的基本精神是公開及共享，因此SEP持有者必須要承諾公平、合理、及無歧視 (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, FRAND)的授權原則。其中「公平」指的是不能用限制、綑綁、包裹或反競爭等方式，來要求對方簽訂授權條款；而「合理」則是指授權金之計算與收取基礎要合理，不能蓄意使被授權者的成本大增以至於失去競爭力；至於「無歧視」即一視同仁，不能對相同狀況的廠商，用不同的標準進行授權。然而，在通訊領域擁有大量SEP的高通卻因授權方式備受爭議而在不同國家引起糾紛。 承如前言，水能載舟，亦能覆舟。在某一特定領域取得越多SEP好像代表在該領域取得領導地位，然而，SEP在運用上限制很多，究竟要如何取捨，考驗專利權人及企業的智慧。 LexNovia創律國際法律事務所主持律師林桓毅於7/29由工業總會主辦的『美國專利適格性審查暨從高通案省思與產業標準相關專利授權訴訟實務研討會』中，以《從高通案省思與產業標準相關專利之申請授權與訴訟實務》為題發表演說，深入探討宣示SEP的利弊得失。 SEP關係人 林桓毅表示FTC v. Qualcomm案是很複雜的議題，因為牽涉層面非常廣，除了專利法外，還涵蓋契約法 (contract Law)、反托拉斯法 (Antitrust Law)、及一些經濟層面的影響；至於參與者方面，則包括SEP專利權人、專利實施人、標準制定組織 (SSO)、地方法院，甚至是ITC。此外，因為涉及反托拉斯法，因此也會有一些政府組織的介入，像在台灣可能是公平會，而美國則是FTC、以及法務部中一個與反托拉斯法相關的部門。 標準主要是為了產品與產品、產品與零組件間互通互聯的品質而制定的，其中通訊類的標準占大宗，包括3G/4G/5G、WIFI、Bluetooth等等各種無線通訊標準；除了通訊標準外，其他業界標準還包括影像壓縮標準 (JPEG、MPEG、H.263)、USB介面標準、以及插頭插座形狀標準等等。 統計資料顯示全球並有1,109個SSO，大家最熟悉的應該是ISO國際標準組織，除此之外，業界較多接觸的包括ANSI （美國國家標準機構）、W3C (全球資訊網聯盟)、3GPP (第三代夥伴計劃)、ATIS (電信產業解決方案聯盟)、以及ETSI (歐洲電信標準組織)。每個標準機構都有本身的「專利政策」，其中最重要是必須承諾會按FRAND原則來授權。林桓毅指出，所有專利實施者都是第四方，而FRAND其實是一種契約關係，雖然這是屬於所有SEP專利權人（SSO會員）與SSO之間的一種契約關係，但所有希望能實施SEP的均為第四方受益人，都有權利來主張FRAND的權益。而且即便該專利已經轉讓，但不管轉讓了幾手，後手專利權人同樣要接受FRAND的約束。 SEP定義 林桓毅表示，要判斷一件專利是否SEP，最終還是要看這個專利的請求項 (Claim) 是否「標準」及「必要」，所以最後還是要一個一個請求項來判斷。要考量的是這個專利是不是不可避免的？是不是一定要用到這個請求項的技術？如果答案是肯定的，那這個就是SEP。概念上很簡單，但判斷起來是很複雜的。 要判斷其是否「必要」（essential）之前，要先界定「必要」，究竟是技術上的「必要」還是經濟層面上的「必要」？林桓毅指出，技術上的「必要」指的是如果不採用這個請求項提出的方法便做不到這件事情，而經濟層面上的「必要」是指即使不採用這個請求項提出的方法，在技術上還是可以做到這個標準，但在經濟層面上可能要付上3、5倍的價錢；意思是：用替代的方法還是可以實施的，但在經濟考量上卻是不可行的，這就是經濟層面上的「必要」（commercial essential）。 此外，有一些「必要」是屬於主要功能，但有一些「必要」卻只是附加功能。如果必須作出選擇，那附加功能的「必要」是不是可以捨棄呢？如果更深一層去看，「標準」還有許多不同的層次，例如，究竟是現在SSO的標準，還是包括其底層的標準？還要注意的是標準通常是要花很長時間，經年累月才能建立出來的，而版本也會一直更新。所以也有可能有一個專利一開始是SEP，但後來標準經過修訂後便不再是一個SEP，當然也有可能是相反情況，從非SEP變成SEP。 宣示的動機 身為SEP專利權人，究竟應該如何處理宣示的過程呢？林桓毅認為現在有一個「over declaration」（過度宣示） SEP的現象：究竟這些被宣示的是不是真的SEP呢？可能要到最後訴訟階段才能分曉。造成 over declaration的原因很多，特別是如果故意隱瞞不揭露的話，會面臨很嚴重的罰則；反過來說，就算宣示了之後發現不是SEP，也沒有什麼不好的後果。另一方面，在宣示了之後，如果碰到侵權問題，反而比較有利。 Over declaration的缺點是可能會使授權金膨漲。如果是以Top-down的方式以比例算SEP，那當然是declare越多越好，因為這樣占SEP的比例高，得到的授權金也較多；但這樣子會導致真正有價值的SEP被稀釋。 誰決定SEP的重要性？ 接下來要探討的就是誰決定那些專利是SEP？誰決定SEP的必要性？如果從不同的角色來看，林桓毅分析專利權人是比較屬於自由心證的，除了從技術觀點切入外，也會從各層面分析某些專利是否要宣示為SEP，在這個層次而言，專利權人說是SEP就是SEP了。在宣示了之後，到了SSO的層次，不同的SSO也明言不會審查也不會核定，基本上是因為成本太高了。有人也提出是不是由各專利局來審核，這樣在理論上比較客觀公正，也可以避免SEP濫竽充數的問題。但林桓毅質疑專利局是否有此技術能力，而且成本負擔也是一個問題。 林桓毅認為，到最後如果出現爭議，必要時也只能交由法院決定。然而，如果是在美國法院的話，最後的決定權也只是落在陪審團手中，但林桓毅認為這實在有一點強人所難，因為這本來是專家要花很多時間才能判定的問題，陪審團一般沒有很強的技術能力。 如何計算合理的SEP授權金？ 「合理」是指授權金之計算與收取基礎要合理，不能蓄意使被授權者的成本大增以至於失去競爭力。「合理」的授權金是FRAND承諾中一個很重要的議題，其實就算不是SEP的授權金，一般專利的授權金也應該秉持合理的原由。林桓毅指出如果是以一貫bottom-up的方式來計算，授權金會非常可觀，這就是stacking effect（堆疊效應），所以後來大多數取Top-down的計算方式。意思是先設一個天花板，決定了一個device的權利金是多少之後 (假設一台手機是7美元)，然後再看一台手機有多少SEP，再按比例來平分。但林桓毅認為按比例算有時候也不太公平，因為每件專利的重要性不太一樣，很容易會導致真正有價值的SEP被稀釋。為了避免權利金過度膨漲，也有一種方法是以最小可銷售專利實施單位　(Smallest Salable Patent Practicing Unit) 來計算權利金的；例如，以一顆晶片作為銷售專利實施單位所算出來的授權金，當然比以一台手機作為銷售專利實施單位所算出來的授權金來得低。不過，林桓毅指出，即便是一件在晶片上實施的專利，也可以在請求項上操作，將之拉到實施應用在一台手機上的層次，亦即擴大到應用在終端產品上，將授權金拉高。 林桓毅表示選擇將發明宣示為SEP的好處是在被侵權時可以比較容易主動，但對FRAND作出承諾的缺點是不能請求禁制令，只能談授權金。要注意的是一旦宣示是SEP就是要放棄exclusive right，因為一定要授權給別人。不過，如果不主張是SEP，是很難approve infringement的，很多電路案件都是如此。反過來說，如果不是SEP的話，會比較容易拿到更高權利金，因為Top-down的計算方法限制比較多，像是同一種技術如果有很多SEP，那攤分下來後所拿到的會比較少。 何謂公平、無歧視？ 前面有提到，「公平」就是指不能用限制、綑綁、包裹或反競爭等的方式，來要求對方簽訂授權條款。如果以這個定義來看，在FTC v Qualcomm案中，高通的「No license no chip」 (不付權利金就不賣晶片)　策略除了違反了反托拉斯法之外，更是明顯違背了FRAND承諾。此外，高通拒絕將其SEP授權給其modem晶片的競爭對手，也是無視FRAND承諾的表現。 至於「無歧視」的部分則是比較難判定，因為「無歧視」指的是一視同仁，不能對相同狀況的廠商，用不同的標準進行授權，然而，廠商就指出，由於授權協議通常都是保密的，在不透明不公開的情況下，又如何知道有沒有被「歧視」？再者，廠商狀況本來就很難完全相同，高通就是以「大量所以打折」的論點來辯解。如果授權金是以單價 x 銷售數量來計算的話，那銷售數量大的廠商是不是因為帶來較多的收益而授權金應該比較低？這樣的差別訂價策略是否可被允許？ 結論 資通訊產業瞬息萬變，第五代移動通信技術（5G），物聯網，自駕車等新興科技，蓄勢待發，正在改變人們的生活。為符合產業間不同產品應用與技術相容性（compatibility）需求，新興科技技術標準的制定和標準制定組織如何運作，在技術應用的發展中扮演著不可或缺的角色。 以個別廠商競爭策略來看，如何參與標準制定組織形塑產業標準的過程，進而申請（apply）、揭露（disclose）涵蓋技術標準的專利，並在取得（acquire）標準必要專利（SEP）後積極採取授權策略以獲取利益，是其伴隨產業脈動持續成長的不二法門。相對的，站在防禦角色，個別廠商如何循序漸進的進行迴避設計、抗辯、甚至無效系爭專利，亦為產業競爭中個別廠商必須瞭解的實務議題。 《北美智權報》第266期更多精采文章： 誰是售後汽車零組件的一般觀察者----從GM與LKQ售後零組件商業紛爭談起 大陸專利法35年第4次修正，4大要點值得關注 致初生的希望新芽 ─ 台灣商標協會 歐盟法院判決：YouTube不需要提供侵權用戶額外資訊給著作權人 楊智傑/北美智權報 專欄作家 （本文作者為雲林科技大學科技法律研究所教授） 個人使用者利用YouTube平台上傳侵權影片，著作權人發現後，可通知YouTube將該影片下架，並可要求YouTube提供該上傳者的個人連絡資訊，以方便著作權人對其提告。但是，這些個人連絡資訊包含的範圍有多大？2020年7月9日，歐洲法院第五法庭針對Constantin Film Verleih告YouTube和Google案件做出判決，認為在歐盟指令中所要求提供的資訊，不包含email 位置、手機號碼、IP位置等。 圖片來源：Pixabay 註冊Google帳戶和YouTube掌有的資訊 使用者在想要使用YouTube平台上傳影片，必須先在Google註冊一個帳號 ，而建立一個Google帳號只需要姓名、email地址、和生日。這些資料並不會經過驗證，且不需要使用者的真實地址。 然而，如果使用者想上傳的影片超過15分鐘，使用者就必須提供手機號碼，讓她可以收到啟動碼，才能上傳長度較長的影片。 此外，根據YouTube和Google的服務條款和隱私政策，YouTube 平台的使用者同意，伺服器可以紀錄使用者的各項聯繫資訊，包括網際網路協議位置（Internet Protocol Address，簡稱IP位置）、日期、時間，以及個人要求，並且儲存這些紀錄，並同意傳送給參與事業並被使用。 Constantin電影公司要求YouTube提供侵權者資訊 本案發生於德國，原告是 Constantin Film Verleih電影公司，擁有許多影片的著作權，在本案中涉及的影音著作主要是 「Parker」和「Scary Movie 5」這二部電影。2013年和2014年，這些影片被上傳到YouTube平台。這些影片被觀看了達上萬次。原告Constantin電影公司除要求YouTube下架影片外，並要求YouTube和其母公司Google，提供上傳這些影片的用戶的相關資訊。以下稱這些上傳的用戶為系爭使用者。 原告Constantin 透過一審法院要求被告提供姓名和真實地址，但拿到的卻是假的使用者姓名，因而原告要求YouTube 和Google提供更多的額外資訊。所謂額外資訊，第一類要求的是email 位置和手機號碼、系爭使用者上傳檔案時的IP 位置、上傳的精確時間（精確到包括日、時、分、秒和時區）。第二類要求系爭使用者最近一次登入Google帳號的IP位置，以及登入的精確時間。 2016年5月3日，德國美茵河畔法蘭克福地區法院，駁回原告Constantin電影公司之請求。但上訴後，2018年8月22日，法蘭克福高等法院同意原告部分請求，同意要求YouTube和Google必須提供系爭使用者的email位置，但駁回其他資訊之請求。 雙方又上訴到德國聯邦最高法院。聯邦最高法院認為，這個問題取決於對歐盟智慧財產權執行指令(Directive 2004/48)第8條(2)(a)的解釋，尤其是原告所要求的資訊，是否算是該條所謂的「地址」（addresses），因而停止審判，移送聲請歐洲法院解釋。 達商業規模之網路服務平台有提供侵權者資訊之義務 歐盟智慧財產權執行指令(Directive 2004/48) 第8條規定資訊請求權（Right of information）。 指令第8條(1)規定：「1. 會員國應該確保，在智慧財產權侵權之相關程序中，對請求權人所為之正當級合比例的請求，有權司法機關可命令，要求侵權人或下列之人提供侵害智慧財產權之產品或服務之來源及散布網絡的資訊： (a) 擁有達商業規模之侵權物品之人； (b) 使用達商業規模之侵權服務之人； (c) 提供被用來做侵權活動、具商業規模之服務之人；或 (d) 被前述(a)(b)(c)款之人所指示，而參與生產、製造、散播商品或服務提供之人。」 本案中的YouTube，所有人皆同意，其服務屬於第8條(1)(b)達到商業規模之侵權服務。因而著作權人可以在司法程序中，要求YouTube這類網路平台營運者，提供使用者之相關資訊。 所提供的資訊包括姓名與地址 指令第8條(2)規定：「第(1)項所稱之資訊，應包含如下適當之資訊： (a) 生產者、製造者、散布者，提供者，和其他各種產品或服務的擁有者，以及經銷商和零售商之姓名和地址( names and addresses) ； (b) 所生產、製造、出貨、收貨、下訂之數量資訊，以及獲得系爭商品或服務的價格資訊。」 因此，本案原告所要求提供的資訊，根據上述條文，只能套入第8條(2)(a)中的地址。所以本案的問題就是，所謂侵權者的地址，是否包括E-mail位置、手機號碼、上傳時的IP位置和精確時間，以及最近一次連線時的IP位置與精確時間？ 歐洲法院認為，指令第8條(2)(a)所講的地址，並沒有提到須參考歐盟各會員國國內法，以判斷地址的範圍，因此這屬於一個歐盟法的概念，必須在歐盟法中做一個獨立且一致性的解釋。 此外，由於該指令本身沒有自己定義所謂的位置，則其意義及範圍就必須根據日常語言的一般意義(文義解釋)，並參考體系解釋、目的解釋、歷史解釋等方法，做出解釋。 法律解釋上不包括email 位置、手機號碼、IP位置 一，從文義上來看，法條中若只提到地址，一般語言上是指現實的郵遞地址，亦即某人的住所或居所的地址。因此，在文義上應該不包含email 位置、手機號碼、IP位置等。 二，從該指令制定的過程，包括最初的起草以及歷次的意見，也都沒有提到，地址會涵蓋email 位置、手機號碼、IP位置等。 三，從體系解釋來看，其他歐盟法規中會想到email addresses或IP addresses，表示若真的想要講email 位置和IP位置，就應該寫出完整的email addresses或IP addresses。同樣地，若想指稱手機號碼，也會在條文寫出來。 四、目的解釋。歐盟智慧財產權執行指令第8條賦予的資訊請求權，確實是要讓請求權人獲得足夠的資訊，包括辨識出誰是真的侵權者，方能採取必要的措施，護得有效的權利救濟。但是，在制定該指令時，為了在各國之間達成調和（harmonisation），所以採取的是最低程度的要求。因此，當時該指令第8條(2)所規定的資訊，是在各國調和下採取最小程度、狹窄定義的資訊。 此外，歐洲法院也提醒，該指令仍然想要在著作權人保護其智財權的利益、其他使用者的各種權利和利益，以及公共利益之間達到一個平衡，並非完全偏重智慧財產權人。尤其，若看到該指令第8條(3)，提到該條資訊請求權不能影響到其他法規，特別是個人資料之保護，即可為證。 綜合上述四個解釋方法，歐洲法院得出結論，該指令第8條(2)(a)所講的地址（address），並不包含email 位置、手機號碼、IP位置等。 會員國可以立法要求提供更多資訊 不過，歐洲法院提醒，雖然歐盟智慧財產權執行指令第8條(2)(a)沒有賦予各會員國有權司法機關命令提供這些額外資訊，但是並不限制各會員國自己在國內法中，制定更完整的規定，要求相關人士提供侵權者更完整之資訊。 因為，該指令第8條(3)規定：「第1、2項適用時，不影響以下相關規定： (a) 賦予智財權人獲得完整資料之規定；...(e) 對於資訊來源保密之保護及個人資料處理之保護的規定。」 所以，各會員國仍然可以在其國內他法規中，賦予智財權人可獲得更完整資料之權利，此時，指令第8條(2)的範圍，並不會影響會員國的國內法。 不過，賦予智財權人取得相關更多資訊，可能會打破前述各方的平衡關係，甚至也可能違反比例原則，則屬於另外一個問題。 比較台灣 需要補充說明，台灣法規對於網路服務提供者之著作權侵權責任，參考的是美國DMCA（數位千禧年著作權法）之設計，採取通知取下、反通知等一系列程序。在這一系列程序中，著作權法第90條之9規定：「資訊儲存服務提供者應將第九十條之七第三款處理情形，依其與使用者約定之聯絡方式或使用者留存之聯絡資訊，轉送該涉有侵權之使用者。但依其提供服務之性質無法通知者，不在此限。」 由於台灣條文中的使用者留存聯絡資訊，涵蓋的範圍比較大，不限於地址，就會包括手機號碼、E-mail位置等。但從「聯絡資訊」的範圍來看，應該也不包括上傳侵權檔案時之IP位置和精確時間，以及最近一次登入該帳號之IP位置及精確時間。 《北美智權報》第266期更多精采文章： 致初生的希望新芽 ─ 台灣商標協會 德國最新SEP訴訟判決，專利權人地位將大幅提高 誰是售後汽車零組件的一般觀察者----從GM與LKQ售後零組件商業紛爭談起 《SEMICON Taiwan 2020》新冠肺炎疫情下的半導體產業新變局 吳碧娥╱北美智權報 編輯部 勤業眾信聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會日前舉辦「2020 玉山科技協會．勤業眾信趨勢論壇_5G與後疫情時代 — 電信X半導體產業新契機」，旺宏電子董事長吳敏求指出，快速的應變能力和強大的慎滲透力是台灣半導體產業代工的兩大趨勢，卻也凸顯出容易被取代的致命缺點。台灣除了要積極追趕上美國，還要面對大陸急起直追的壓力，唯有專注研發、增加價值，才能確保台灣半導體產業的競爭力。 圖一、旺宏電子董事長吳敏求日前出席「5G與後疫情時代 — 電信X半導體產業新契機」論壇。 圖片來源：勤業眾信 半導體產業鏈是否該選邊站？ 台灣半導體廠商以代工為主，台商是高科技的游牧民族，會選擇往生產最便宜的地方移動，在中美貿易戰中，台商就算移動再快也會遇到斷鏈的情況。吳敏求認為，要解決問題必須增加我們的價值，台灣半導體業若能有自己的價值，可以提供足夠的薪水給台灣員工，就能在台灣設廠不用到處跑，「要學習把價值做出來」。 半導體是世紀的工業之母，從最基礎到最先進都要靠半導體，大陸要成為世界強國一定要發展半導體，因此投資了很多半導體製造工廠和IC設計。現在的IC設計跟十幾年前比大不相同，在科技進步的幫助下，跨過了設計的門檻，公司只要想辦法在製造和設計上進行改善。美國在系統設計走最前面，台灣則是在中間，相比起來台灣最容易被其他國家趕上，唯有往更高價值處移動，才能擺脫其他對手的競爭。 儘管半導體的系統領導者是美國，但大陸有足夠的市場去孕育自己的產品，假以時日可以追得上，可以先從大陸內需開始，慢慢走向世界市場。美國開始意識到要用更嚴厲方法防止半導體技術的輸出，因此中美貿易戰最近產生質變。 吳敏求認為，在台灣所有的貿易裡，科技占最大宗，其中最主要的又是半導體生產和設計，生產是必要的，但輸贏是設計來決定，領先的產品是從美國來，但最好的生產則是在台灣，因此美國和台灣合作，才會產生真正的贏家。近期美國加諸了更多的壓力給大陸，造成很大的不確定因素，大陸一直想擺脫美國牽制的影響，投資很多錢蓋工廠，但把製程做出來還需要時間，否則只有工廠也是徒勞無功。但若大陸痛下決心把所有基礎建起來，將是台商長期的隱憂，美中貿易戰對台商來說是短多長空。 勤業眾信聯合會計師事務所高科技產業負責人陳明煇會計師表示，過去半導體產業擔任引領台灣經濟發展30幾年的火車頭，完整半導體產業供應鏈讓台灣許多廠商，於國際間建立強勁的競爭優勢。然而，近日國際間發生美中貿易戰和COVID-19兩件重大事件，造成半導體相關業者受影響，以及須思考避免生產供應鏈斷鏈危機。 儘管台灣和美國於經驗學習與產品設計相近，但科技製造以及地理位置緊密連結大陸亦是多年事實，如何平衡美中貿易戰後的微妙關係，是企業須積極思考的議題。大陸已成為全球主要半導體廠商的重要市場，大陸將半導體發展視為「重中之重」，藉由不斷補貼增加競爭力，逐步追趕上台灣、甚至日韓企業。而面供應鏈遷徙與對紅色供應鏈崛起，有意進軍大陸市場的企業，應綜合考量政策、技術、市場行銷、物流和全球策略等因素，以降低板塊挪動對生產製造造成的風險。 宅經濟與半導體業 針對COVID 19對半導體業的影響，吳敏求認為，長期來說疫情對半導體的影響是不存在的，頂多是有些遞延效果，宅經濟會越來越受歡迎，這是個無可避免的趨勢。其實宅經濟一直在發生中，只是馬上受到宅經濟照顧的產業，近期營收當然不錯。未來宅經濟也不會消失，會繼續發展下去，因此需要更先進的網路、傳輸系統、筆電和伺服器，隨著半導體製程不斷改善，每樣東西都越走越快，宅經濟發展更就會快速。吳敏求以自身在半導體界45年的經驗觀察，他發現系統每一年變化都很快，因為生產技術的發展，讓產品開發設計發生得更快。後疫情時代的宅經濟，只是讓需求慢下來之後又加快而已，因為基本需求是存在的，只是時間的問題，宅經濟會越來越受歡迎，是個無可避免的趨勢。 另一方面，生產線和供應鏈的轉移亦是產業既有的規劃。任何期望在國際市場中穩定發展和競爭的業者，即需穩定的生產和設計，因此供應鏈轉移有其必要性。台灣的半導體生產超過全世界，因此在供應鏈的移動潮中受到很大的影響。吳敏求解釋，半導體生產板塊移動跟疫情沒關係，在疫情發生之前，包括美國、日本都希望將生產移回國內。光會設計不夠，美國和大陸都是同時投資設計+生產，任何一個國家想要穩定競爭力，都要有一個平衡的產業，除了有設計也要有生產能力。而在本次疫情中，因具備充足的工廠和先進的技術，台灣半導體產業受到的衝擊較小。台商應思考在這基礎上能做什麼，不只是防疫做得好就好，長期的科技競爭力才是更重要的。 科技戰更要重視人才培育 有鑑於高科技產業創新研發及高科技人才養成不易，為了鼓勵大學院校學生投入半導體領域的研發和實作，旺宏在20年前成立財團法人旺宏教育基金會，藉由每年舉辦「金矽獎」扶植創新，累計超過三千支隊伍、上萬名大學院校師生投入這項競賽。最近兩個月，旺宏電子更捐贈4.2億元給成功大學興建「成功創新中心─旺宏館」，仿照麻省理工學院（MIT）模式，透過新型態的教學與研究模式推動智慧運算學院「School of Computing」，目標是把世界上最好的老師帶回來，讓學生走在世界尖端，不要訓練出一堆畢業之後只能做生產的工匠。 吳敏求強調，台灣半導體不能只能拚價錢，台積電為什麼能賺這麼多錢，是因為絕無僅有的技術，記憶體產業也是一樣，要提供相對應的價值。台商必須在研發上投下大量資本，如果做得到，就不必擔心別人來追你，才能繼續走在最前面。 《北美智權報》第266期更多精采文章： 呈現企業獲利成果的專利提案制度 大陸區塊鏈專利白皮書揭曉，騰訊科技申請量奪冠！ 致初生的希望新芽 ─ 台灣商標協會 從「拖神」與「好神拖」之行政及刑事裁判看商標混淆誤認 許慈真/北美智權報　專欄作家 混淆誤認之虞乃是商標法保護核心，也是訴訟案件大宗，但在實務上，不僅個案判斷結果有時差異頗大，即使是面對相同涉訟商標，不同司法機關的看法也未必一致。本文以「拖神」與「好神拖」商標案件為例，彙整智慧財產法院107年行商訴字第21號行政判決並簡介相關刑事訴訟，供讀者參考。 圖片來源：Pixabay 拖神公司（或稱原告）於2014年以「拖神」字樣向智慧局註冊商標獲准（以下稱「系爭商標」），並指定使用於第21類商品（拖把；掃把；畚斗；垃圾桶；清潔用木漿海綿；清潔用海綿；提桶）。惟帝凱公司（或稱參加人）認為系爭商標違反商標法第30條第1項第10款，遂檢具其獲准之「好神拖」、「超神拖」等商標（以下合稱「據爭商標」）申請評定，智慧局嗣後於2017年撤銷系爭商標。原告雖陸續提起訴願及行政訴訟，最終仍遭最高行政法院駁回上訴。 此外，參加人亦以原告違反商標法第95條第3款為由提起告訴，經檢察署不起訴處分後，於2017年聲請交付審判，惟地方法院以裁定駁回。 系爭商標 原告其他商標 據爭商標 第1722791號 第1392262號   第1339842號 第1649071號 申請日 2014/10/31 申請日 2009/05/27 申請日 2008/04/29 2013/07/08 註冊日 2015/08/16 註冊日 2010/01/01 註冊日 2008/12/01 2014/06/16   智慧財產法院行政判決：商標註冊有效性 智慧財產法院認為，本案涉訟商標近似程度高，指定使用之商品同一或極為類似，其行銷管道及販賣場所相同，消費者同時接觸機會較大；再加上據爭商標具相當之識別性，且查無系爭商標須受較大保護以及確實出自善意申請的具體事證，總言之，相關消費者可能對該兩者商標產生混淆誤認之虞。相關判斷因素大致說明如下： 1. 商標近似程度 (1) 原告：商標比對之主要部分認定有誤 原告主張，據爭商標之主要部分「好神」係流行用語，構成標語且具特定字義；而後方之「拖」字用以描述商品種類，不得作為近似之主要判斷，必須綜合商標主要部分而為整體認定。惟智慧局僅擷取據爭商標之非主要部分「神拖」二字與系爭商標比對，實有違反商標整體觀察原則。實際上，無論從商標字數、設計、排列以及銷售呈現方式觀察，兩者商標整體予人之寓目印象並不相同，況且，原告商品售價較參加人低廉許多，不致使消費者產生混淆誤認之虞。 (2) 法院：兩者商標外觀、觀念及讀音高度相似 法院認為，系爭商標由具立體陰影設計之「拖」、「神」二字以左上右下橫書排列方式組成，按中文橫書的唱呼方式，可能為從左至右之「拖神」，或從右至左之「神拖」；據爭商標則由外框包覆設計之橫書文字「好神拖」構成，以及單純橫書文字「超神拖」構成。比對之下，兩者均有予人寓目印象深刻之「拖」及「神」二字，且唱呼橫書文字無論為「拖神」或「神拖」，皆蘊含「神奇拖把」的意思，儘管有「好」、「超」等文字差異，惟在外觀、觀念及讀音上高度相似以致消費者不易區辨，因而構成近似商標。 2. 商標識別性 (1) 原告：「好神」屬於流行用語，識別性不高 原告認為，據爭商標之「好神」二字乃是習見流行語及描述語，具有「神奇」、「厲害」等意，常見於各類產品商標註冊，消費者毋須運用想像力或推理，便可領會該詞與商品的關聯性，應屬於描述性標識（而非暗示性），故識別性較弱；後方加上之「拖」字，僅是表示所販售產品，完全不具識別性，判斷時應施以較少注意。整體而言，據爭商標的識別性較一般商標為弱且受保護範圍較小，他人商標及商品若僅有些許相似，不足以構成混淆誤認之虞。 (2) 法院：據爭商標屬於暗示性商標 法院則認為，據爭商標「好神拖」、「超神拖」乃是沿用既有詞彙，有暗示商品品質、功用之意，並非競爭同業必須或通常用以說明商品的標識，故屬暗示性商標且具相當之識別性。況且，以「神拖」或「拖神」作為字串組合並獲准商標註冊者，目前僅有本案涉訟商標而已，故足見據爭商標確實頗具識別性。 3. 對商標之熟悉程度 原告提出的系爭商標使用事證，多為獲獎記錄或報導、或為「拖地神」商標使用情形，相對地，據爭商標方面多為廣告行銷、新聞報導等消費者可能知悉的資訊，確實無法認定系爭商標經廣泛使用且較為消費者熟悉，故應給予註冊在先之據爭商標較大保護。 4. 善意問題 (1) 原告：系爭商標源自公司名稱 原告表示，其係手壓式旋轉拖把的全球首創發明人，系爭商標源自先前另一商標「拖地神」且為公司名稱特取部分，故並無攀附參加人商譽之意圖及必要；況且，原告使用系爭商標時，會與其他註冊標章（第01579088號）併用。實際上，原告在據爭商標「好神拖」申請註冊之前，即於網路銷售「拖神」刷刷樂除毛屑專用雙面神刷商品。 (2) 法院：善意並非唯一判斷因素 法院認為，原告提供的獲獎及專利相關資料，所示日期均在據爭商標「好神拖」註冊日後，縱使系爭商標源於其公司特取名稱或延續其他註冊商標，但善意僅是輔助參考因素之一，仍須審酌其他因素綜合判斷有無混淆誤認之虞；即使系爭商標與原告其他註冊標章併用，也無法避免發生混淆誤認。至於雙面神刷商品，因與本案涉訟商標指定使用之商品並非同一或類似，故不予以斟酌。【本文未完，完整內容請見《北美智權報》266期：從「拖神」與「好神拖」之行政及刑事裁判看商標混淆誤認】 《北美智權報》第266期更多精采文章： 《SEMICON Taiwan 2020》先進封裝技術大盤點 德國最新SEP訴訟判決，專利權人地位將大幅提高 PCT進美國國家階段找不到發明人簽宣誓書？ •工作遇雷人 葉丙成：收爛攤磨練能力 我在職場上遇到的強人們，他們給我的答案通常都是，他們以前也是這樣，遇到不負責任的人。他們一天到晚在處理這些有的沒的問題，結果長久下來，變成他們的能力遠超過其他人，特別是那些廢人。 •營養師教你挑雞蛋 擔心膽固醇靠這招 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