兩大藥品專利新規上路，顯示中國官方強力保護決心

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2021/07/08 第399期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站       專利評析 兩大藥品專利新規上路，顯示中國官方強力保護決心     深入報導 從513與517大停電原因探討台灣電業法制規範的相應調整     研發創新 大陸手機市場再迎新週期，不變的是技術和專利話語權之爭 從電池類型淺談現行電動車主流電池     智財管理 制定授權契約必須了解的二三事       兩大藥品專利新規上路，顯示中國官方強力保護決心 蔣士棋╱北美智權報　編輯部 今年6月1日，第四次修正後的中國專利法正式上路。由於這次修法引入了許多迥異於過往的新制度，例如：開放許可、懲罰性損害賠償等，導致立法過程比起前三次拉長不少。不過，若從國際性角度來看，藥品專利制度的變革，尤其是引入早期紛爭解決機制和專利期補償，可說是這次修正最值得關注的內容。 由於醫藥產業與資通訊產業先天上的差異，專利業界一直有兩者不應該適用同一套專利制度、甚至應該各自立法的意見。前國知局醫藥發明審查部長、現任中國藥學會醫藥知識產權專委會名譽主委張清奎就指出，醫藥健康產業的研發活動十分特殊，「醫藥的研發往往是『九死一生』，10個試驗標的當中，大概只有一個會成功，而且新藥的試驗週期相當長，對業者來說是很龐大的時間成本」他補充，在這種情況下，醫藥業非常仰賴專利制度來回收研發期間的投入。 但另一方面，醫藥產業的專利制度也不能完全偏向新藥研發。「創新是仿製的基礎，仿製是創新的延續，」張清奎指出，良好的醫藥產業環境，應該是新藥與仿製藥相輔相成，才能在鼓勵研發創新的同時，顧及藥品的社會可及性，兩者不能偏廢。 中國專利法立法初期，藥品成分並不在保護範圍內 中國在藥品專利上的立法歷程，正反映出了新藥與仿製藥間、國際壓力與自身需求間的拉鋸。張清奎指出，1984年中國制定專利法，主要目的為改革開放後吸引外資；之後的兩次修法（1992、2000）也離不開與國際接軌的需求，尤其2000年的第2次修正，更是奠定了2002年中國加入世界貿易組織（WTO）的需求。但值得注意的是，在1984年時，中國專利法並不保護藥品與用化學方法獲得的物質，僅保護這些產品的製備方法，立場明顯偏向仿製藥業，直到1992年的第一次修正，才把這些化學成分類專利納入保護，增加新藥產業的研發誘因。 2008、2020年兩次修正的變革更劇烈，一方面是要落實官方的國家知識產權大戰略，但也必須對中美貿易談判做出因應。張清奎指出，2008年時，專利法又增加對於遺傳資源保護的內容，也就是基因遺傳工程技術，已經可以在中國取得專利，又增加了藥品、醫療器械實驗的專利免責條款。而在2020年，則是引入「藥品專利期補償」以及「藥品專利鏈接」（表1）。 表1：中國藥品專利制度演變 資料來源：「中國大陸藥品專利的機遇與挑戰研討會」會議資料，中華民國工業總會智慧財產委員會，2021/06/04 時間 立法目的 藥品專利相關立法方向 1984 （首次立法） 經濟改革開放後吸引外資 不保護藥品和用化學方法獲得的物質以及動植物品種及疾病的診斷和治療方法，僅保護這些產品的製備方法 1992 （第1次修正） 落實中美談判諒解備忘錄 開放藥品和化學物質的產品專利保護 2000 （第2次修正） 因應加入世界貿易組織（WTO）的需求 （無） 2008 （第3次修正） 適應建設創新型國家和實施《國家知識產權戰略》 增加了關於遺傳資源保護的內容。增加了關於遺傳資源保護的內容 2020 （第4次修正） 適應「實施創新驅動發展戰略」和「加快知識產權強國建設」的需求。應對中美貿易談判 引入「藥品專利期補償」以及藥品專利保護的特殊政策「藥品專利鏈接」 不過，或許是因為第4次修法的變革範圍實在太大，所以立法完成後，仍然留下不少亟待改善的空間。北京隆諾律師事務所高級顧問許波指出，除了法律本身以外，包括行政法規、司法解釋、部門規章也必須配合調整，才能讓新制度更完整。 以藥品連結制度為例，在新修正的專利法第76條中，分別規範了人民法院、專利行政部門在確認專利權保護範圍以及藥品相關專利權糾紛的的司法判決以及行政裁決權責，也規範了藥品監督管理部門的的藥品上市審批。「不過最高人民法院還有國知局的《最高人民法院關於審理涉藥品上市審評審批專利民事案件適用法律若干問題的規定》、《藥品專利糾紛早期解決機制行政裁決辦法》兩份重要文件都還只出了徵求意見稿，還沒正式定案，」許波說。 即使藥品專利鏈接已入法，相關配套卻尚待完善 若這是因為藥品專利鏈接制度太過複雜，需要較長時間來完善相關機制，則藥品專利期補償理應簡單許多。不過，中國專利法施行細則自2020年底發布修正的徵求意見稿後，至今也還沒推出最新版本。許波指出，這份施行細則徵求意見稿的第85條之2到之8，就是在規範專利期調整（PTA）、專利期補償（PTE）的具體內容，例如針對審查中的不合理遲延，若專利權人欲申請專利期補償必須在授證後3個月內提出；而新藥上市審批的專利期補償，則是在新藥獲得上市批准後3個月內提出。 值得注意的是，在最新修法的條文中，對於PTA、PTE的用語都是「專利權期限補償」，還列入了「補償期限不超過五年，新藥批准上市後總有效專利權期限不超過十四年。」的內容，如果施行細則或者審查基準不能提供具體實行的指引，日後適用相關法條時將難免產生混淆或誤用。 現在外界最期待的，應該是中國本土的第一件藥品鏈接專利訴訟，讓醫藥界可以實際觀察這套新制度究竟會如何運作。但不管是出自貿易對手的壓力或者自身對創新的需求，藥品專利鏈接與藥品專利期補償兩項新制正式上路，已經代表政府對於強化專利權人保護力道的決心，不容外界小覷。 《北美智權報》第287期更多精采文章： 人工智慧AI人才何處覓？Google、Microsoft搜括最多 用於顯而易見性分析之引證文獻其作者未必是專家證人 — HVLPO2, LLC v. Oxygen Frog, LLC案判決之介紹 2050淨零轉型，台灣如何發展循環經濟？ 從513與517大停電原因探討台灣電業法制規範的相應調整 張譽尹╱北美智權報　專欄作家 （本文作者為永信法律事務所合夥律師） 有些申請人對於專利說明書的期待通常是希望包山包海，想得到的元件、材料等全部都寫到說明書中，認為在這樣的標準下產生的說明書才稱得上是「好的」專利申請案，然而真的是這樣嗎？事實上，如果撰寫方向錯誤，寫越多可能只會讓自己喪失更多權利！以下將以均等論的觀點來分析撰寫尺度的拿捏。 圖片來源：Pixabay 台灣在5月時發生兩次全國緊急分區輪流供電，難免使人民疑惑我國是否缺電？是否發電設備不足？ 臺電對於兩次大停電的解釋分別是： 「高雄路北超高壓變電所，正配合興達電廠新機組未來輸送電力所需，進行輸電線路容量擴充提升工程，但昨(5/13)日進行加入系統前的竣工檢查與測試時，台電同仁誤操作編號3541隔離開關，造成輸電設備匯流排產生接地故障事故，電力系統電壓驟降，進而引起就近的興達電廠出現4部機組跳機的保護措施，無法正常送出電力，供電量瞬間減少約220萬瓩，電力系統頻率瞬間降低，因此自動啟動「低頻卸載」緊急安全保護措施，自下午3時起執行緊急分區輪流停電，共影響約400萬戶．．．。」（513大停電） 「興達電廠1號機下午故障跳機，而水情不佳，水力發電無法補位，加上共有近457萬瓩裝置容量的機組正在大修，無法發電。另一方面，用電攀升，用電量連續多日打破紀錄，尖峰提前到來，超乎預期，造成供電緊澀，因此晚間8時系統自動保護設備動作，造成部分用戶因低頻卸載停電．．．。」（517大停電） 上述臺電公司對於停電原因的解釋，關鍵的幾點在於：1.對於輸配電設施的人為操作錯誤；2.五月份連續破紀錄的用電尖峰；3.多部發電機組年度歲修已排定而無法在尖峰用電時間發電供應；4.發電機組故障無法發電；5.水情不佳造成水力發電無法補位。本文將嘗試與讀者一起從法制層面的角度來理解兩次大停電的原因，以及探討就法制度面上如何避免這些原因再度發生。受限於篇幅字數，本文僅就前三點提出分析。 台灣電業法下的供電基本架構 一般人民理解的電業，大致上就是臺電公司。但就電業的角度而言，大致上可區分為「發電業」、「輸配電業」、「售電業」。人民要有電可用，必須發電、輸配電與售電，互相配合，對於每日用電量有精準的預估，依其預估，由發電端生產的足夠的電力，然後順利輸配到用戶端，完成每日的供電任務。 發電端生產電力，是由各種不同的發電機組（裝置）所生產，例如：煤電機組、天然氣電機組、再生能源機組（光電、風電…）、燃油發電機組、核能機組、汽電共生機組…等等，也就是俗稱的「電廠」。有足夠的「電廠」，才能製造出人民所需要的電力。 電廠生產的電力，則仰賴輸配電端建設足夠密度及數量的「電網」（例如變電所、變電站、電塔、電纜、輸電線等等），保持電網強韌足以承受發電端所發的電力，而得以健全順暢地輸配電力給用戶。 至於人民究竟需要多少電力？要準備多少？則是由售電者依過往的經驗（季節、時間…等因素），統計盤點預估每日的用電尖峰、次尖峰及離峰，在不同的時間、季節，調度各個不同的發電機組，提供適量的電力。畢竟在電力儲存服務尚未成熟的今日，電發了不用，都是浪費。 由於臺電公司為我國最大的綜合電業，因此上述的工作基本上都由臺電公司來承擔。若有任何一個環節出了問題，電力供應就會有狀況。電業法為確保每一個環節能夠正常運作，有其機制。就發電業與售電業的部分，電業法第27條規定了供電穩定及安全的機制，發電業與售電業在銷售電能予用戶時，需要準備適當的備用供電容量。也就是說，符合一定條件的發電業者或售電業者，要準備比銷售量更多的備用供電容量。白話來說，就是法律要求業者備貨量要比銷貨量更高。 圖一、台灣歷年供電備用容量率 圖片來源：臺電 就輸配電業的部分，為了確保供電安全及穩定，電業法第25條及第9條規定，輸配電業應建立電力網地理資訊管理系統，記載電網線路的分布位置、電壓、使用狀況等相關資料，並適時更新、接受檢查，另應依調度需求提供必要之輔助服務（也就是為完成電力傳輸並確保電力系統安全及穩定所需採行的服務措施），讓「電網」可以順暢地把電輸配到用戶手上。 而不論是發電端或輸配電端，均應依規定設置電業設備、裝置安全保護設施、定期檢驗及維護其電業設備並記載檢驗及維護之結果（電業法第30條、第31條），以維持整體設備的供電穩定。 513與517大停電的問題癥結 有了這些電業法的基本架構理解，我們回頭過來看臺電公司對於兩次大停電的原因，就可以有比較體系性的認知： 一、513大停電的直接原因，是高雄路北超高壓變電所因台電同仁誤操作隔離開關，造成輸電設備匯流排產生接地故障事故，引起就近的興達電廠4部機組無法正常送出電力。這是「輸配電業」的維護管理問題。 二、517大停電的原因，是興達電廠1號機下午故障跳機，水力發電因缺水無法補位，加上共有近457萬瓩裝置容量的機組正在大修無法發電，同時用電量連續多日打破紀錄．．．。就興達電廠1號機故障的部分，是「發電業」的特定發電機組維護不良問題；就水情不佳造成水力發電無法救援供電的部分，則是「發電業」具有升降載快速即時救援特性的水力機組供應不足問題（但這同時涉及老天下不下雨）；就將近457萬瓩裝置容量的機組正在大修無法發電的部分，是「發電業」歲修排程維護管理失準的問題；就用電量連續多日打破紀錄超乎預期的部分，則是「發電業與售電業」在預估電力供應量與銷售量失準的管理問題。 簡言之，513與517大停電，就是台電的管理問題。而不是電廠建設不足的問題。【本文未完，完整內容請見《北美智權報》287期：從513與517大停電原因探討台灣電業法制規範的相應調整】 《北美智權報》第287期更多精采文章： 蘋果帶動Mini LED應用新變局 電腦程式保護的兩難（下）：Thomas法官為何反對合理使用？ 5G設備建置成本龐大，帶動開放架構新商機 大陸手機市場再迎新週期，不變的是技術和專利話語權之爭 李俊慧/北美智權報 專欄作家 （本文作者為中國政法大學知識產權研究中心特約研究員） 有人銷量暴漲，有人份額縮水；有人更換跑道，有人徹底離場。 2021年全球智慧手機市場呈現出的週期性變化，估計讓很多人措手不及。 這種週期性調整或變化，既有技術進步的推動，也有地緣因素的干擾，當然，更重要的是，還是市場競爭使然。 剛剛結束的2021年5月，應該是這種「各奔前程」最具代表性的月份。 比如，小米發佈2021年一季報告宣稱「手機出貨量達到4940萬台，比去年同期成長69.1%」，而LG電子則對外宣告「停止手機生產，完全退出市場」，從美國專利商標局（USPTO）記錄的訊息顯示，中興通訊近期向OPPO轉讓了至少47族專利。 而在全球智慧手機市場不斷變化的格局中，唯一不變應該還是技術影響力。 昔日手機「明星」，連虧23個季，最終選擇「離場」 6年連續23個季總計虧損了約45億美元。 這是截至2020年底，LG集團手機業務的經營情況。 LG集團發佈的2021年第一季財報顯示，其手機業務在2021年Q1營業額為988.7百億韓元，和去年同期相比並沒有提升，繼續虧損，虧損金額達280百億韓元。 不論哪個手機品牌，拿到這樣一份經營業績單，都需要反覆思量，到底是堅持下去，還是徹底放棄。 對於LG手機來說，它選擇了放棄。 韓國媒體《亞洲商業日報》5月31日報導，LG集團旗下LG電子已於5月底正式停產手機，這就意味著LG徹底退出手機市場。 始於1995年的LG手機，一度是這個市場的「佼佼者」和「領先者」。 Gartner發佈的數據顯示，LG在2010年至2012年期間在全球手機市場所占份額分別為7.1%、4.9%和3.3%，表現逐年下滑。 自2015年第二季以來，LG手機業務可謂「跌跌不休」。 Counterpoint發佈的數據顯示，2020年LG手機的出貨量僅為2300萬部，不及三星的十分之一，三星2020年出貨量為2.56億部。LG在全球範圍的市場份額下滑至僅為2%。 可以說，在2G時代風光無限的LG，在3G時代面臨壓力，在4G和5G時代則逐步掉隊，市場份額的持續下降以及連續多年的虧損，讓LG手機業務「難以為繼」。 一如曾經的手機巨頭諾基亞，停止手機製造的LG，並不算真正意義上退出了手機，因為它還可以憑藉積累的通信技術專利，持續從全球手機市場獲得回報。 IPlytics發佈的數據顯示，截至到2021年2月，全球5G標準必要專利中，華為在有效專利中所占比例超過了15%，LG占比為8.7%，位列第五。 LG此前在分析師電話會議上稱，計劃保留其4G和5G核心技術專利以及核心研發人員，並將繼續開發6G通訊技術。 事實上，在LG宣告「退出手機市場」之前，LG一直是全球專利訴訟主戰場的重要角色。 一方面，LG會以專利許可人的身份向產業鏈相關主體發起專利訴訟，另一方面，LG也是愛立信、諾基亞等通信專利巨頭起訴的對象之一。 可以說，對於如何「玩轉」專利，LG並不陌生。【本文未完，完整內容請見《北美智權報》287期：大陸手機市場再迎新週期，不變的是技術和專利話語權之爭】 《北美智權報》第287期更多精采文章： 用於顯而易見性分析之引證文獻其作者未必是專家證人 — HVLPO2, LLC v. Oxygen Frog, LLC案判決之介紹 化合物的顯而易見性系列-8：立體異構物的顯而易見性 — Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin, Ltd. (Fed. Cir. 2007)案 如何認定惡意搶註冊商標？歐盟2021年Tornado Boats International v EUIPO案 從電池類型淺談現行電動車主流電池 芮嘉瑋╱北美智權報 專欄作家 （本文作者任職於工研院技術移轉與法律中心） 隨著環保意識抬頭、石油蘊藏量日益減少以及依賴石化燃料而加劇地球暖化等問題再度受到重視，近年來以電力取代石化能源逐漸成為時代的趨勢，驅使全球電動車 (Electric vehicle, EV) 與儲能產業的需求逐漸爆發。像電動車這類型的交通工具不但可大幅減少廢氣排放量，也具有降低噪音之優點，顧問公司AlixPartners預估，未來電動車數量將以每年至少1.6％的速度成長；彭博新能源財經對全球新售車輛更是預估，電動車與燃油引擎車之占比，至2040年比例將可望過半。 圖片來源：Unsplash.com 電動車係以電池為儲能及動力來源並由馬達驅動之車輛。電動車依電力供給方式及所占的比例不同，可分為BEV（純電動車）、HEV（混合動力車）、PHEV（插電式混合動力車）與REEV（增程式電動車）等類型；此外，尚有可由車體自行產生能量的車輛類型如燃料電池車或太陽能電池車等。以全球能源發展趨勢來看，節能減碳是世界各國共同努力的目標，而純電動車則是未來新能源汽車的主流發展方向。 國內電動車整體產業鏈 基於近年來電動車產業迅速崛起，進而帶動電動車輛產業鏈上中下游蓬勃發展。電動車輛產業鏈上游分為上游材料及零組件，上游材料包括電池材料、馬達材料、車體材料之供應商；零組件諸如轉子、靜子、矽鋼片、座椅、減速齒輪/板金、線束、車燈、避震器、彈簧、輪胎/輪圈等供應商。中游為零組件/模組總成，包括儀表總成、離合器總成、車架總成、煞車總成、電池芯/模組、電力元件/模組、電動馬達/模組、電源供應器等供應商。下游為電動動力系統、電池管理系統、傳動/煞車系統、充電/換電、車身/車殼/外裝、馬達控制器、發電機/啟動馬達/電動馬達等供應商。整車車廠為電動汽機車之供應商。國內電動車輛產業鏈地圖如圖1所示。 圖1. 國內電動車產業鏈地圖 圖片來源：芮嘉瑋繪製 電池的種類 對電動車而言，最重要也最昂貴的零件就是電池，占總成本約四成，電池可說是是電動車的心臟，一點都不為過。談到電池材料，我們必須先了解整個電池的分類。依據電能產生的方式，電池廣義上可分為化學電池、物理電池和生物電池三大類，目前各領域應用最廣泛且已普及商用化的是化學電池，在電動車領域也不例外。化學電池又依據能否藉由充電回復電容量以及產生能量的形式來分類，可分為一次電池、二次電池(或稱蓄電池)及燃料電池三類(圖2)。化學電池是一種能將化學能轉變為電能的裝置，主要包括電解質溶液以及浸入溶液的正負兩個電極。使用時，將導線聯接正負兩個電極，即有電流通過(放電)，因而獲得電能，其反應的原理是使用電化學反應來達到能量的儲存與釋放。當放電到一定的程度後，電能減弱時可經充電復原而再使用者，稱做蓄電池 (二次電池或可充電電池)；而不可充電復原者，稱做一次電池(原電池)。各分類簡述如下： 一次電池：是指只能使用一次就必須丟棄，無法經由充電回復容量，如一般常見的乾電池(碳鋅電池)、鹼性電池以及水銀電池(汞電池)等。 二次電池：是指可藉由充電回復蓄電量而可重覆使用，不過仍舊有一定的使用次數限制，例如第一次可以充電到 100%，但是第二次只能充電到 99%，充電的次數愈多則愈無法完全充飽，當充電次數達到某一個程度，就無法使用了，這類型電池包括鉛酸電池、鎳氫電池、鎳鋅電池、鎳鎘電池、鋰離子電池等，不同的二次電池會有不同的使用壽命。 燃料電池：燃料電池本身並非蓄電池，它是利用氫和氧作用下的化學能來轉換成電能驅動車輛使用。就環保而言，具有發展前景。不過就當今市場而言，燃料電池汽車很多技術還亟待解決且造價相當高昂，目前仍不普遍，若要商業化，還有許多難關待克服。例如目前可量產出的乘用車的功率過低 (豐田Mirai的功率也僅115千瓦) 且體積非常大，乘用車的空間根本容納不下。 圖2. 化學電池分類 圖片來源：芮嘉瑋繪製 鋰離子電池為電動車主流電池 由於一次電池不符環保需求，燃料電池現行技術體積過大、不適用乘用車空間，因此具有可重複充放電的蓄電池 (或稱二次電池) 受到重視，在各領域的需求量逐年增加。常見蓄電池的種類包括鉛酸電池、鎳氫電池、鎳鋅電池、鎳鎘電池、鋰離子電池等等，其中鋰離子電池除了可重複充放電之外，其兼具有能量密度高、重量輕、高電壓值、壽命長等優勢，成為現今蓄電池的主流，更被廣泛地應用於各種載具，如電動腳踏車、電動汽機車等，以作為主要動力來源。 在技術發展的過程中，汽車業者曾經採用了不同種類的蓄電池，但基於成本和技術上的考量，目前絕大多數蓄電池都已經被市場所淘汰，現在市場上主流的蓄電池主要以鋰離子電池為主，少數用的是鎳氫電池(例如豐田)。電動車已為本世紀最重要的工業產品之一，各大車廠更是看好電動車市場前景，紛紛加速新型電動車開發，鋰離子電池需求大增，成為電動車能源的首要選擇。 鋰離子電池充放電原理及其材料組成 鋰離子電池顧名思義是藉由鋰離子(Li＋)的傳遞來儲存或釋放電荷的電池，其充放電運作原理，主要是藉由鋰離子在正負極材料間的遷入與遷出來完成。一般而言，充電時電子 (e–) 充入負極材料端，正極材料端則放出鋰離子(Li＋)，其經由電解液傳輸並穿過隔離膜抵達負極後，進入負極材料內部儲存，這些儲存於負極材料內部的鋰元素就是能量儲存的形式。放電時則是相反的過程，鋰離子(Li＋)由負極材料內部遷出，並透過電解液的傳輸，通過隔離膜後回到正極材料，電子(e–)則流經外部迴路驅動電子產品後，回到正極處與鋰離子(Li＋)結合。 圖3. 鋰離子電池充放電運作原理示意圖 圖片來源：芮嘉瑋繪製 鋰離子電池材料主要的組成包括正極材料、負極材料、隔離膜與電解液等四大材料。一般而言，鋰離子電池正極材料包括鈷酸鋰 (LCO)、三元材料 (NCM)、錳酸鋰 (LMO) 和磷酸鐵鋰 (LFP) 等材料；負極材料包括碳、石墨、中間相碳微球、鋰金屬、鈦酸鋰、矽等材料。隔離膜的組成多是高分子材料，其必須是電子的絕緣體以及離子的導體，以避免正負極材料間互相接觸造成短路。 觀點 電池、馬達及電控共稱電動車「三電」系統，為決定電動車性能關鍵要素。其中電池技術是否革新將影響電動車能否普及，儘管鋰離子電池已公認是現行電動車市場的主流電池，但大多數電動車仍有續航力不足300英里、充電需一個多小時、電池容量在十年內損耗近三分之一等缺點；並因使用易燃的液態電解質而構成安全風險。這些都是鋰離子電池首要挑戰和亟需解決的問題，從而鋰離子電池技術研發的下階段目標是開發出能容納更多鋰離子（高容量電極材料），或者能讓鋰離子更快速遷入遷出（快速充放電）的材料，並朝向更安全、續航力強、更長壽、充電速度更快的方向發展。近來市場上開始有使用固態電解質之固態電池的革新技術，甚至威脅到特斯拉遍布全球的超級充電站的競爭優勢，但其製造仍面臨諸多實行上的困難。電池作為電動車的心臟與動力來源，全世界都在觀察這場電動車電池大戰態勢的發展，讓我們拭目以待。 《北美智權報》第287期更多精采文章： AI創新高品質專利保護之佈局策略 化合物的顯而易見性系列-8：立體異構物的顯而易見性 — Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin, Ltd. (Fed. Cir. 2007)案 如何認定惡意搶註冊商標？歐盟2021年Tornado Boats International v EUIPO案 制定授權契約必須了解的二三事 喻韜/北美智權　專利工程研究員 請求項範圍的解讀是一項很專門的技能，簡言之，在申請階段時，其解讀方式異於一般人對於文字含意的理解，令人更加無奈的是，當從業人員終於適應這種解讀方式 (或者終於解釋到客戶理解了這種解讀方式)，在面臨侵權分析時，其解讀的邏輯卻恰恰相反，更有甚者，當面臨一份專利授權契約時，擬約/審約人必須同時考量正、反兩種思維。 一個很有可能成真的假設 在一系列討論之前，且讓我們花一點時間建立起背景故事的概梗。 假設：自然人甲與法人乙之代表人丙簽訂技術移轉契約，約定由甲提供乙專利A (該專利已公開，並於簽約後公告) 之技術並協助乙生產專利A之產品，由乙獨家銷售且對甲給付權利金。該契約第一條約定，任何由專利A修改、改版均屬此契約之專利A的範圍。丙熟習專利A之核心技術後，借用其友人丁之名義為發明人/申請人申請、並取得專利B (為專利A技術之延伸，且專利B之產品後經鑑定，已落入專利A請求項範圍內)。待該技術移轉契約終止後，丁先增列丙為專利B的共同發明人，之後再將專利B轉讓給丙。 在這樣的狀況下，甲要如何於事前或事後防備丙的行為？ 專利權與物權的微妙差異 專利權並非我國民法上的物權，但因其具有絕對性、對世性，導致在法律行為方面，專利權與一般的物權非常類似，但仍有關鍵的差異。在這個前提下，我們可以打一個比方：某農場主人將羊隻借予友人用於電影拍攝，並約定拍攝期間羊隻脫落、產出的羊毛仍屬羊隻的一部分，亦即友人返還羊隻時需要一併返還脫落、產出的羊毛。在這個通俗比方中，我們可以很容易理解到，既然羊毛仍屬羊隻的一部分，而農場主人是此羊隻的所有權人，那麼農場主人自然就是羊毛的所有權人。 但以上所有權的連鎖邏輯卻無法透過約定「任何由專利A修改、改版均屬此契約之專利A的範圍」而建立在專利權上。 無意義的條款 幾乎所有的專利從業人員心裡都有「下位技術內容揭露上位技術內容，上位技術內容未必使下位技術內容喪失可專利性」的概念。包含有元件a、b、c的先前下位技術內容會導致包含有元件a、b上位技術內容申請案被揭露；反之，包含有元件a、b先前上位技術內容未必使包含有元件a、b、c的下位技術申請案不能被授予專利，只要元件c對於整體內容可以建立起可專利性即可被授予專利，實際上的確有不少被授予的專利是這種狀況，但從請求項範圍解讀的角度來看，如果包含有元件a、b上位技術內容已經是一個獲准的專利，包含有元件a、b、c的專利勢必落入其請求項範圍。 換言之，「任何由專利A修改、改版 (即專利A的下位技術內容) 均屬此契約之專利A的範圍」的契約條文純屬冗文。 專利佈局的重要性 事實上，一旦專利內容公諸於世，任何人都可以本於公開內容再加上有辦法建立可專利性的其他技術成分，而另外取得新專利。此處帶入了申請人/專利權人的概念，舉例來說，IBM擁有一專利 (像是前述包含有元件a、b的狀況)，Apple本於其公開內容另外取得了自己的專利 (像是前述包含有元件a、b、c的狀況)，Apple的專利的確是落入IBM的專利權範圍內。 棘手的地方在於，如果Apple專利的產品確實有極大的商業利潤，基於專利權為排他權的性質，Apple無法販售其專利產品 (因為IBM的專利權範圍內，會被IBM給排他掉)，IBM同時也無法販售此專利產品 (會被Apple給排他掉)。這時候就演變成互相制衡的局面，理性的狀況下，雙方應該進行商業談判、規劃交互授權，一起分潤商機。 但如果可以獨佔市場，又何苦與他人分享利潤。其中一種解套的方法就是針對一項技術利用優先權、分割案 (在美國制度下還有各種延續案可供選擇) 等制度去建立起龐大且細緻的專利家族，對這項技術任何有價值變體、延伸極盡保護之能事，避免競爭對手基於己方專利的公開技術取得下位的專利，而發生前述互相制衡、不得不談判的場面。 契約關係 以上我們介紹了背景故事中的甲可以做的一種事前防範，那麼是否可以透過契約來防止丙的作為，答案是：一般說來，很難！ 前面我們已經解釋過，任何人都可以基於已經公開的專利，在合乎可專利性的前提下，取得自己的下位專利，即便在背景故事中的契約寫入「禁止被授權人 (乙) 基於、利用授權之專利技術內容另為申請專利」的條款，也很難防止丙的作為，因為絕大多數的狀況下被授權人都是公司法人，該公司中會接觸授權專利之產品生產的員工都可能有類似於丙的作為，難道要將相關員工全數納入前述的禁止條款中，這太不實際了！而且，君不見背景故事中的丙就玩了一手借名登記。 結語 背景故事中的甲最終的確是可以透過侵權訴訟來維護自己的權益，但現實狀況可能是時間與金錢的巨大消耗，這是任何一個專利權人所不樂見的。因此，基於專利權性質的特殊性，專利授權契約的擬定必須要有相關訴訟經驗的專利工程師對法務部門進行支援，提供可能發生的情境，再由法務部門針對這些情境制定預防或是懲罰性質的條款，方能較為完備的保障自身的權益。 《北美智權報》第287期更多精采文章： 從沙龍到法院2－2021年Olaplex v. L'Oréal案的營業祕密訴訟攻防 《IP小辭典》專利分割 英國高等法院解讀註冊設計單色CAD圖式的保護範圍以及侵權比對分析 •走出台積瑜亮情結 聯電股價為何起飛？ 2019年聯電毛利率僅14％，去年一躍來到22％，創下6年來新高，今年第一季，毛利率繼續創新高超過26％。法人報告紛紛指出，今年聯電毛利率應該會站上30％，將是聯電成立以來的歷史高點。 •原產地險消失 日本柴犬在台夯 在台灣非常流行一種狗，但幾年前卻差點在日本絕跡。這種狗叫做「柴犬」。不少柴犬飼主表示，其體型和行為使牠很適合繁忙都市裡的公寓住戶飼養。「牠們容易飼養，整體素質也很強。」李裕聰說。

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