新冠疫情效應？企業與NPE合作機會大增

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2021/07/22 第401期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站       專利評析 新冠疫情效應？企業與NPE合作機會大增     法規訴訟 美國專利審理與救濟委員會之行政法官違憲？2021年最高法院U.S. v. Arthrex, Inc.案     研發創新 電動車商機驅動寬能隙半導體布局趨之若鶩 台廠搶攻不落人後     智財管理 申請量年年增長，智慧局如何規範商標惡意搶註？ 創造雙贏：防禦型NPE的商業模式       新冠疫情效應？企業與NPE合作機會大增 李淑蓮╱北美智權報　編輯部 在新冠病毒疫情肆虐下，全球經濟衰退，百業蕭條，但NPE（Non-Practicing Entities，非專利實施實體）不管是規模還是「業績」，均逆勢成長，撐起了美國專利訴訟領域的一片天。其實，美國的專利訴訟自2008年開始，一直都是NPE當道，其所發起的專利訴訟案件均超過年度專利訴訟案件的50%；不過，專利制度變革、大環境變遷、經濟景氣循環、產業興衰……等等的外在客觀因素，也牽動著專利訴訟案件的數量及走向。當然NPE的起訴對象主要是專利實施主體，亦即實際生產、營運及銷售的企業，然而，後者也不是都處於挨打的狀態，自2012年美國發明法案 (AIA)生效後，企業也開始從不同途徑對NPE作出反擊。然而，從歷史觀之，在經濟不景氣，百業蕭條的時候，NPE與企業的關係卻產生了變化，甚至從敵人轉化成合作夥伴，如今在後疫情時代，NPE與營運企業的微妙關係又將產生何種變化？值得觀察。 RPX Insight長期觀察美國訴訟的趨勢，發現立法、行政和司法的變化會使專利訴訟的趨勢產生微妙的變化（參考圖1）。 圖1為 2005 年至 2020 年所有不同類型的原告在地方法院提起的專利侵權案件中，被起訴的被告人數：淺灰色點是每個季度新增的年度被告數量（即季度被告人數乘以四）；藍線是平滑季度波動的指數移動平均線 (EMA)。 圖1. 自 2005 年以來的季度被告（年度化）— 含所有類型原告 註：不包括僅具有設計或植物專利的宣告性判決和活動。圖片來源：What 15 Years of US Patent Litigation Data Reveal About the IP Market, RPX Insight, 2021/01/25 圖一除了簡單的被告數量統計外，也標示同時期相應的立法、行政和司法事件。數據顯示，在2020 年專利訴訟案件中產生了近3,600名被告，與2011年美國發明法案 (AIA) 生效前那年的巔峰相比，約只有一半的數量。 毫無疑問的，於2011年9月16日通過的美國發明法案 (AIA)其中一個重點就是藉由修法來打擊日益氾濫的專利蟑螂 (patent troll) 及非專利實施實體（NPE）的濫訟問題。而隨著時間的過去，修法的成果及效益已漸漸呈現。不僅NPE的訴訟情況有緩慢下降的趨勢，也為企業 (專利實施實體)提供了具體有效的救濟管道 (新IPR程序)來挑戰有問題的專利，免於一直處於挨打的局面。 新IPR程序的反擊力 在一定程度上，AIA讓美國的專利訴訟制度更為健全，增加了3種讓第3方可以運用行政救濟的方式來挑戰專利有效性的管道，包括多方複審程序 (IPR)、商業方法專利的過渡複審程序(CBM) 及領證後複審程序 ( PGR)，其中IPR的影響最廣泛。 在AIA之前，企業如果遇上NPE，只有正面衝突或是選擇和解2種途徑（當然也有一些會消極不予理會，但如果商品因此被禁售，將可能蒙受更巨大的損失）。眾所周知，投入美國專利訴訟需要的金錢、時間及人力不是一般中小型企業有能力負擔的，因此，通常是有專業法律團隊的跨國大企業才會選擇在法院正面迎戰NPE，一般中小型公司在律師的勸說下，多是和解告終，賠錢了事，因為進行訴訟不僅充滿不確定性，且所需的花費也比和解的金額來得高許多。 但在新的IPR程序於2012年9月16日生效之後，便成為了企業反擊NPE的有力手段。因為新的IPR程序除了由專業行政法官所組成的專利審判與上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board，PTAB) 進行審理之外，更規定要在1 年半內完成，耗時較短。綜觀下來，除了花費比上法院便宜外，也有機會在短時間內將NPE拿來興訴的專利無效掉 (或是讓部分專利權無效)，從而中止訴訟官司。 新IPR程序的請求人主要為企業，就2020年來說，排名IPR無效請求的前2位Samsung Electronics America, Inc.及Samsung Electronics Co., Ltd.共提出了236件無效請求，其他包括Apple、Google、Intel、Dell……等等也分別提出了數十及上百件請求案。有趣的是，兩家Samsung企業及Google除了是IPR無效請求人的前5大之外，也是2020年美國專利訴訟榜單中的前5大被告，很容易讓人聯想到這些無效請求都是反制NPE訴訟的手段。 提到新IPR程序對NPE訴訟的影響，RPX Insight有一個有趣的發現。在2020年，一家知名的NPE 「IP Edge」針對約500位被告提起了550起專利訴訟，IP Edge的案件大約 有70% 在提交後的 180 天內終結，而和解金額通常比IPR的成本低一點，這顯示NPE 採用以「價格戰」來尋求和解金的商業模式，這使得被告（IPR無效請求人）會認為和解比提IPR請求划算。【本文未完，完整內容請見《北美智權報》288期：新冠疫情效應？企業與NPE合作機會大增】 《北美智權報》第288期更多精采文章： 台灣科技業如何利用NPE強化技術競爭力？ 初探台灣新修訂電腦軟體相關發明審查基準-從明確化發明定義談起 化合物的顯而易見性系列-9： 立體異構物的顯而易見性—Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc. (Fed. Cir. 2008)案 美國專利審理與救濟委員會之行政法官違憲？2021年最高法院U.S. v. Arthrex, Inc.案 楊智傑/北美智權報 專欄作家 （本文作者為雲林科技大學科技法律研究所教授） 自從美國專利複審制度引進後，許多專利權人的專利都在複審程序中被宣告無效。因此，陸續有人在法院中質疑，複審程序違反憲法。2021年6月21日，美國最高法院做出U.S. v. Arthrex, Inc.案，認為行政專利法官做出的決定不受上級監督，確實違憲，並提出解決違憲問題的建議。美國專利商標局在6月29日也立刻宣布遵從最高法院建議，對複審決定提供「請求再開聽證」的機會。 圖片來源：USPTO 美國專利審理救濟委員會與行政專利法官 2012年後，美國專利審理救濟委員會（Patent Trail and Appeal Board）的複審程序可認定專利無效，此一委員會的成員，乃是美國法上特殊的行政專利法官（administrative patent judge）。 近年來，被複審程序認定專利無效的專利權人，都想要主張整個複審程序是違憲的。第一波質疑的是認為，專利無效的問題應該由美國憲法第3條的法官來決定，而非由專利審理救濟委員會的行政專利法官決定。但第一波挑戰卻失敗，2018年底美國最高法院在Oil States Energy Services v. Greene's Energy Group案認為，專利屬於「公權利」，可以由行政部門來決定其爭議。 因而，又有專利權人發起第二波挑戰認為，如果行政專利法官是行政官員，為何他們的複審決定不受到上級長官的監督？ Arthrex 案事實背景 根據美國專利法第6條(a)，專利審理救濟委員會之組成，除了專利商標局長、副局長、專利局長、商標局長之外，其他都是行政專利法官，約有200餘位。行政專利法官乃由商務部部長諮詢專利商標局長後任命。其中，根據專利法第3條，只有專利商標局長是由美國總統提名，並經參議會同意任命。 本案的背景事實為，Arthrex公司申請到關於骨科手術的程序與醫療器材之專利。Smith & Nephew等公司對系爭專利申請多方複審程序，主張該專利無效。專利審理救濟委員會由三名行政專利法官組成審理庭，最終認定系爭專利無效。 Arthrex公司不服，向聯邦巡迴上訴法院提出上訴，主張專利審理救濟委員會之組成，違反了美國憲法第2條第2項第2款之任命條款。 Arthrex主張，行政專利法官屬於主要官員（principal officers），應該由總統提名，經參議院同意後任命。而目前由商務部長任命的方式，屬於違憲。 美國憲法之任命條款 美國憲法第2條第2項第2款，一般稱為「任命條款」（Appointments Clause），其規定：「總統經參議院之咨議及同意，並得該院出席議員三分之二贊成時，有締結條約之權。總統提名大使、公使、領事、最高法院法官及其他未另作規定之美國官吏，經參議院之咨議及同意任命之。但國會如認為適當，得以法律將下級官員（inferior officers）之任命權授予總統、法院或各部長官。」 因此，只有總統在經過參議院諮詢與同意下，可以任命主要官員（principal officers）。若是下級官員（inferior officers），該條款允許國會將任命權力授予總統、法院或各部長官。 2021年6月21日，美國最高法院以5：4票，對此案做出正式判決。由首席大法官Roberts撰寫多數意見書，判決書的第I、II部分，獲得Alito、Gorsuch、Kavanaugh、Barrett大法官支持，但判決書的第III部分，Gorsuch 則不支持。 下級官員必須受到上級行政官員的監督或審查 多數意見認為，一方面，行政專利法官在多方複審程序中所行使的權力，不受到專利商標局長的審查；二方面，他們卻僅由商務部長任命，似乎屬於下級官員（inferior officers），這兩者彼此矛盾。 在1997年的 Edmond v. United States案中，最高法院曾說，必須由總統提命、參議院同意任命之其他人，對下級官員行使某程度的指揮與監督。 該案涉及由交通部長任命的海防刑事上訴法院（Coast Guard Court of Criminal Appeals）之法官。最高法院當時認為，這些法官屬於下級官員，因為他們乃由行政部門中總統提名、參議院同意任命之若干官員，行使有效的監督。最高法院認為重要的是，如果沒有得到其他行政官員的同意，這些法官沒有權力代表美國聯邦做出最終決定。 行政專利法官之決定不受行政審查與監督 但是，本案中的行政專利法官，卻沒有受到這種上級行政官員的審查。雖然專利商標局長有行政監督的工具，但是，專利商標局長和其他上級長官，都沒辦法直接審查行政專利法官所為的複審決定。甚至，在專利法第6條(c)，規定只有專利審理救濟委員會自己可以同意再開聽證（may grant rehearings）。這一限制，讓專利商標局長對行政專利法官所為之複審決定，既無從進行監督，也不用為其負責。 根據專利法第318條(b)，專利法官所作出的決定，也就是行政部門內的最終決定，專利商標局長只能根據行政專利法官的複審決定，核發並公告證書，撤消專利請求項、或是確認專利請求項有效。 專利商標局長可以間接影響複審決定？ 有人主張，專利商標局長有各種方式，可以間接影響多方複審的過程。例如，局長可以在指派三名行政專利法官組成複審庭時，挑他偏好的人來組成。但是這種方式，會模糊了憲法任命條款所要求的政治責任，讓當事人無法獲得由專家組成審理庭做出公正決定，也無法讓需負政治責任之官員對其透明決定負責。 另外，若專利商標局長對某些行政專利法官的複審決定不滿，以後可以不再指派他們參與審理庭，但是對於他們已經做出的最終決定，卻無權撤消。 至於商務部長，也沒有辦法透過撤換職務，有意義地控制這些行政專利法官，因為想撤換聯邦行政官員，必須具有「提高該服務之效率」的這種理由。 雖然對專利審理救濟委員會之複審決定，可以上訴到聯邦巡迴上訴法院，但這種方式仍無法作為必備的監督方式。 最高法院認為，根據憲法，行政專利法官行使的是「行政權」（executive power），總統就必須對他們的行為負最終責任。目前的設計方式，總統既無法自己監督專利審理救濟委員會，若該委員會做的不好，總統也無法要其他上級官員為其負責。因而整體而言，行政專利法官行使權力的設計，與聯邦憲法任命條款想要讓官員負政治責任的設計並不相符。 既然違憲，如何修改制度？ 2019年時，聯邦巡迴上訴法院判決認為，行政專利法官的設計屬於違憲。當時上訴法院提到，如果要避免違憲，行政專利法官的終身職保障應該刪除，讓商務部長有權可以撤換行政專利法官。 此次最高法院Roberts大法官主筆意見書的第III部分，則提出有一種方法可解決上述違憲的狀況。 原本專利法第6條(c)規定，只有專利審理救濟委員會自己能對最終決定，決定是否進行再開聽證（rehearing）。Roberts大法官認為，解決的方式，就是讓專利商標局長，可對行政法官之最終複審決定，決定再開聽證，並自己做成代表專利審理救濟委員會之決定。 其認為本案適當的救濟，就是將本案發回，先由目前的專利商標局長判斷，對Smith & Nephew公司之複審案，決定是否再開聽證。這樣的方式，是最簡單的修改方式。相對地，Arthrex無權要求由新的行政專利法官組成的新審理庭，再重新為複審程序。 Gorsuch大法官認為應該由國會決定 Gorsuch大法官之所以不支持Roberts大法官判決的最後一部分，是認為他所提出的解決方式並不妥當。因為國會當初已經立法明確表達，不希望專利審理救濟委員會之複審決定，受到專利商標局長的審查。 學者還提到其他的解決方式。例如，要求行政專利法官都應該由總統提名、參議院同意，並讓總統可以直接審查行政專利法官所做的決定。或者，也可以將專利審理救濟委員會改納入司法部門，由司法部門來決定是否撤銷專利。 Gorsuch大法官認為，要選擇哪一種避免違憲的方式，應該屬於政策選擇，不該由最高法院解釋怎麼避免違憲，而應交給國會修法決定。 6/29 美國專利商標局公布，對複審決定可請求「再開聽證」之審查 美國專利商標局於6月29日公告，為了因應最高法院U.S. v. Arthrex, Inc.案之判決，即日起提供暫時程序，讓複審案當事人可對複審決定，向專利商標局長請求「再開聽證」，進行審查；而專利商標局長自己也可以主動進行審查。 專利商標局特別強調這是一個暫時程序，因為目前並沒有相關規定，之後專利商標局應該會制訂行政規定，明確規定複審當事人對複審決定不服時，到底該如何請求局長審查。 《北美智權報》第288期更多精采文章： 活用商標監視鞏固您的商標立於不敗之地 GATT泡沫的餘波 ─ Fed. Cir.發布Hyatt v. Hirshfeld案判決 再詮釋專利申請懈怠 從公視電視節目之著作權侵害事件談封鎖外國侵權網站之立法可能性 電動車商機驅動寬能隙半導體布局趨之若鶩 台廠搶攻不落人後 提摩太╱北美智權報　專欄作家 儘管 COVID-19 和中美貿易摩擦對全球汽車供應鏈的運作及車市造成衝擊，但基於開發車用晶片所需的驗證時間長，以及汽車產業持續邁向電氣化、智慧化等電動車化的發展，各大車廠無不提早佈局新款車輛搶占供應鏈，進而帶動車用半導體的需求繼續上揚。根據研調機構 TrendForce旗下之拓墣產業研究院表示，2021年全球車用晶片產值將上看210億美元，年成長為12.5%。未來不只電動車需要第三代半導體，從提升太陽能發電效率、縮短電動車充電時間，到提高資料中心的用電效率、縮小行動裝置電源體積，都用得上這項技術。 碳化矽(SiC)半導體材料被寄予厚望 半導體材料歷經三個發展階段，第一代是矽(Si)等基礎功能材料；第二代進入由兩種以上元素組成的化合物半導體材料，以砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)等為代表；第三代則是氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)等寬能隙(Wide Band Gap，WBG)化合物半導體材料。從應用面來看，第三代化合物半導體在通訊元件及功率元件的發展機會最大。在通訊方面，5G通訊基地台的功率元件已採用GaN，未來手機終端的RF射頻、6G通訊的太赫茲高頻通訊等，GaN依舊會是主流。雖然GaN已應用於消費性電子的功率元件，但在車用電子方面，SiC因散熱好，可承受高溫、高電壓等更嚴苛環境，將被寄予厚望。 近來由於主動力與各子系統運作都需高度仰賴電力的電動車產業崛起，驅動車載資通訊、先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance Systems，ADAS)與自駕車等智慧化發展，汽車產業邁向電氣化和智慧化已成趨勢，未來能否在市場上勝出將取決於車用功率半導體性能及產能的掌握度，進而帶動能為高效能電源管理帶來好處的寬能隙半導體需求上揚。碳化矽（SiC）因其能耐高壓、高電流、高溫，還具備高能源轉換、高頻運作等特性，在電動車市場備受矚目，成為電動車產業的新寵。 隨著第三代半導體材料成為各大晶圓廠逐鹿之地，與傳統以矽為基之功率半導體元件相比，碳化矽半導體元件具更高的開關頻率和耐熱性，因此能兼顧高耐壓、低損耗之碳化矽功率元件(SiC Power Device)被寄予厚望。在第三代半導體材料中，碳化矽越來越受重視，這可從特斯拉(Tesla)在Model 3的逆變器模組上採用碳化矽而嗅出端倪。近年隨著新一代電動車的加速普及，在動力逆變器等車電動力總成系統方面，為了開發出更高效率、更小且更輕的電動系統，連帶功率元件(power device)也必須跟著進化。安森美半導體（ON Semiconductor）、羅姆（ROHM）和瑞薩（Renesas）等全球各大功率半導體供應商及車用電子元件大廠，也因致力發展電動車而對驅動核心之動力逆變器系統發布新款的碳化矽 MOSFET。圖1為各大功率半導體商供應鏈垂直整合積極布局電動車用功率碳化矽營運的示意圖。同樣，根據市調機構Yole D�臀eloppement對2019至2025年間功率SiC市場在各領域別的應用資料顯示，許多車廠持續對基於碳化矽元件的主逆變器（Inverter）、車載充電器(on board charger，OBC)及直流/直流轉換器(DC/DC converter)進行驗證，準備搭載在即將推出的車款上，從而驅動全球電動化車款(xEV)之車用碳化矽元件市場快速成長且超越其他應用領域，並預計到2025年市場規模將達15億5千3百萬美元，2019至2025年間的複合年增率（CAGR）為38% (圖2)。 圖1. 各大功率半導體商供應鏈垂直整合，積極布局電動車用功率碳化矽示意圖 圖片來源：Yole D�臀eloppement 圖2. 碳化矽半導體市場快速成長趨勢 圖片來源：Yole D�臀eloppement 台灣晶圓材料供應商也積極布局碳化矽 搶攻電動車商機 除了國際知名的功率半導體業者積極布局外，台灣供應鏈也不落人後，積極布局寬能隙半導體市場搶攻電動車商機。其中太陽能廠中美矽晶集團近年積極佈局半導體材料，不僅成為近年投入氮化鎵(GaN)製程開發的宏捷科的最大股東，也看好第三代化合物半導體材料的發展，集團旗下子公司環球晶圓股份有限公司(Global Wafers Co. Ltd.，簡稱環球晶) 是目前國內最大的3至12吋半導體矽晶圓材料供應商，也是半導體上游晶圓材料全球第三大供應商(市佔率18%)，在2020年7月27日更與交大合作成立化合物半導體研究中心，希望透過產學合作方式加速完成碳化矽基板自主開發生產的目標。 因為當前全球碳化矽基板供應集中在美國Cree手上，但Cree不願意單獨販售碳化矽基板，導致市場上氮化鎵產品不夠普及。在碳化矽基板難以取得之際，正在開發碳化矽基板的環球晶成為宏捷科順利量產碳化矽基氮化鎵(GaN on SiC)產品的最大助力。不僅如此，透過環球晶、宏捷科上下游關係的互補效應，加上宏捷科與終端客戶應用的驗證，環球晶更加了解市場動態而能提供更符合客戶需求的晶圓產品。此重要布局可望在電動車與5G應用等兩大產業趨勢帶動下嶄露商機。 環球晶目前在化合物半導體的佈局有三大主軸，包括矽基氮化鎵（GaN on Si）、碳化矽基氮化鎵（GaN on SiC）以及碳化矽（SiC）。GaN on Si目前已有6吋量產能力，GaN on SiC由於製程難度較高、目前只能做到4吋，SiC產能則在取得認證中。台廠材料端除環球晶表現最為亮眼之外，漢磊投控旗下磊晶矽晶圓廠嘉晶則具備4吋、6吋碳化矽磊晶及6吋氮化鎵磊晶量產能力。 大商機也帶來新挑戰 第三代半導體材料近來已成為顯學，但能否放量生產的關鍵仍在上游材料端。原料受出口管制、取得不易，以及成本和製程難度高、市場供應量不足，都是因電動車與5G應用等商機所帶來的挑戰。 ● 挑戰一：成本與製程難度高使供應量不足 半導體產業中，通常備妥基板和磊晶(具有磊晶的晶圓)供應給晶片製造商、IC設計公司及IDM（垂直整合製造）廠商。但目前氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)等第三代化合物半導體產品遇到的瓶頸，在基板和磊晶兩個環節，除基板成本高昂外，由於材料端的基板、磊晶製程難度高而無法放量生產，使市場上供應量不足，是一大挑戰。例如磊晶過程因材料的特殊性而不易控制；此外，矽基氮化鎵（GaN on Si）、碳化矽基氮化鎵（GaN on SiC）等異質磊晶結構製程是要將氮化鎵磊晶長在矽或碳化矽晶圓基板上，但晶格不匹配問題易產生翹曲，亦為製程上的困難之一。 ● 挑戰二：製造碳化矽晶圓的原料取得不易 美、日、歐等國已將化合物半導體列為軍事防衛及太空發展的重要材料，甚至成為出口管制的戰略物資，其中製造碳化矽晶圓的原料，大多需要從國外少數供應商進口，且製造成本偏高。越來越多國家視碳化矽材料為戰略性重要資源，採取出口管制，對台廠原料取得上造成很大的壓力；另一方面，碳化矽長晶時間長、製程難度高，也是量產的困難之一。 簽訂長約、降低成本，營造長期穩定供應鏈 雖說碳化矽相較於氮化鎵更耐高溫、耐高壓，較適合應用於包括不斷電系統、智慧電網、電源供應器等高功率嚴苛環境，但目前碳化矽元件的最大挑戰仍是成本偏高，使得各廠商在推出新技術、產品之際，也得設法降低元件成本。為能取得穩定的晶圓供應以降低價格，碳化矽元件製造商可與上游晶圓供應商簽訂長期供貨合約，滿足市場對碳化矽功率元件日益成長的需求。例如英飛凌（Infineon）便與GT Advanced Technologies（GTAT）簽署長達五年的碳化矽晶棒供貨協議；意法半導體（ST）也在 2020 年初與羅姆旗下的 SiCrystal GmbH 簽下6吋碳化矽晶圓長期供貨協議，以因應日後布局。此外，台廠環球晶與GT Advanced Technologies(簡稱GTAT)也於2019年達成協議共同簽署碳化矽晶球長期供貨合約，以確保環球晶取得長期穩定且符合市場需求的碳化矽晶球供應，對於環球晶碳化矽產品的加速成長，具有長遠積極的實質效益。在碳化矽晶圓原料取得不易之際，設法與供應商簽訂長期供貨合約以降低成本，不失為一良策。 《北美智權報》第288期更多精采文章： 活用商標監視鞏固您的商標立於不敗之地 2021美國專利訴訟調查：新冠疫情帶來了什麼影響？ 《IP小辭典》商標審查及核准 申請量年年增長，智慧局如何規範商標惡意搶註？ 蔣士棋╱北美智權報　編輯部 為了遏止商標浮濫申請的亂象，美國與中國大陸在這兩年紛紛端出各種行政與立法措施。雖然台灣的惡意商標註冊問題還沒那麼嚴重，但仍然有不少人「明知故犯」，也使得智慧局計劃透過修法來進一步完善台灣的商標管理秩序。 過去10年間，台灣的商標註冊數據，雖然不像美、中一般呈現暴衝，但確實也增長不少。根據統計，2011年時台灣商標的申請註冊量還不到7萬件，但在2020年時就已經超過了9萬件，10年內的成長將近30%。同一時間內，商標公告量也有顯著成長，2011年時公告註冊還不到5萬件，但隔年就增加到6萬件以上，至2020年時也逼近了7萬件大關（圖1）。 圖1：2011~2020年台灣商標申請、公告量變化 資料來源：https://www.tipo.gov.tw 台灣商標註冊量近年來穩定成長 不過，即使每年台灣商標總量年年新增，但是三種註冊後再次確權程序：異議、評定、廢止的案件總數，10年來卻未見增長，大多數時間都維持在1700件上下。值得注意的是，異議、評定兩種撤銷商標權效力（使商標權溯及失效）的案件，近10年來呈現明顯衰退，反而是廢止程序（使商標權向後失效）的案量，呈現穩定成長（圖2）。 圖2：2011~2020年間台灣商標異議、評定、廢止案件量變化 資料來源：https://www.tipo.gov.tw 既然申請量只是穩定成長，確權案件數也長期持平，是否就代表台灣未曾出現商標惡意搶註的問題？未必。經濟部智慧局（TIPO）商標組組長舉例，從2016年延續到2020年的「黑曼巴（Black Mamba）」商標案，就是典型的商標搶註。該案申請人在2016年4月以黑曼巴提出第25類（衣服等）的商標申請，並在同年11月完成註冊。 隨後，2017年時美商柯比公司提出異議並成立，申請人不服並上訴至智財法院，也是獲得被駁回的決定。在判決理由中，法院指出黑曼巴為美國著名職業籃球員Kobe Bryant於從事表演性質籃球比賽時被稱呼之藝名、別名，台灣消費者可從黑曼巴直接聯想至與Kobe Bryant有關且已達到國內著名程度，依照商標法第30條第1項第13款規定：「商標有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者，不得註冊。」，認為異議成立。 這只是黑曼巴案的前半部。劉蓁蓁解釋，就在智財法院於2019年做成駁回的裁判後，「我們都知道，Kobe Bryant這位偉大的籃球員很可惜地突然過世了；但在他過世之後，這位申請人不死心，又以同樣的商標在2020年2月再次提出申請。」後來，這次申請連註冊都沒完成，就落得被核駁的下場。劉蓁蓁指出，雖然第二次申請時Kobe Bryant已經過世，但其名聲仍具有正面意涵而且具有相當商業價值，若以黑曼巴為商標指定使用在衣服類商品，會使公眾誤以為與已故的Kobe Bryant有關聯，即不正利用已故人物之名聲，影響消費者權益與市場公平競爭之利益，就以商標法第1項第7款：「有妨害公共秩序或善良風俗」為理由，駁回其註冊申請。 圖3：總共申請兩次，而且被不同理由駁回的黑曼巴商標申請設計圖 資料來源：「中國大陸規範惡意商標註冊之新法制解讀與實踐探討」研討會會議資料，工業總會智慧財產權委員會，2021/06/23 事實上，台灣商標法第30條第1項列舉的不得註冊事由中，如第11款的「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」以及第12款「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。」正是關於攀附減損和商標搶註的法律規範。 台灣商標法對於商標搶註、混淆、減損等有完整規範 劉蓁蓁指出，對於不論有無註冊的著名商標或標章，第11款均納入保護；而在分析有商標申請案件有無攀附減損時，必須將申請人是否善意納入考量，若申請人屬於惡意，則評定程序將不受5年期間的規範。例如2017年的萬家香案，申請人將「萬家香」申請用於烤肉架、烤架、馬桶刷、毛刷等產品，而據爭商標正是在台灣家喻戶曉的使用在調味用醬、醋、油膏的「萬家香」商標。劉蓁蓁指出，由於據爭商標在台灣已經具備一般消費者普遍知悉的高度著名程度，所以該申請案最後以部分混淆、部分減損為理由核駁，後續訴願亦維持該決定。 至於在商標搶註的案件上，劉蓁蓁指出，第12款的保護標的僅限為尚未註冊的先使用商標，而且必須具備契約、業務往來、或是競爭者等特定關係，同時申請人事前也必須知悉先使用商標存在並且意圖仿襲。劉蓁蓁說明，2020年7月的參肆鋼SSGP案中，申請人以「參肆鋼SSGP」提出使用於水果盤的商標申請，而在審查過程中第三人意見書指稱該品牌已經於2014年就在中國大陸註冊並持續使用至今，且申請人與據爭商標權人為兩岸相關或競爭的同業，早已知悉有該商標的存在，最後就以意圖仿襲為理由核駁。 除了行政執法的手段以外，劉蓁蓁表示，許多商標權人也都採取了防禦性質的佈局策略，例如知名手搖品牌「珍煮丹」的業者，就將外觀極易混淆的「珍煮母」也申請註冊為商標，瑞士商紅牛公司的「Red Bull」與日商索尼集團的「SONY」更是將第1至第45類全部註冊。「這樣做也許能降低維權成本，但是可能造成商標註冊量虛胖，而且三年未使用也有被廢止的風險，」劉蓁蓁補充，為了進一步防堵惡意商標註冊，智慧局也正規劃修法建立商標代理人的不正行為管理制度，並且廢除以商標侵害他人權利為由評定程序的除斥期間限制，讓台灣的商標管理制度更加完善。 《北美智權報》第288期更多精采文章： 《數據安全法》：大陸首部數據法律，多個首創和三大亮點值得關注 《IP小辭典》商標審查及核准 活用商標監視鞏固您的商標立於不敗之地 創造雙贏：防禦型NPE的商業模式 吳碧娥╱北美智權報　編輯部 過去10年來，由NPE訴訟發起的專利訴訟，平均約占所有訴訟的30%，但在過去幾年中，NPE訴訟的比例顯著增加，在2020年時，42%的新專利訴訟活動是由NPE提起的，這表明企業面臨的威脅越來越大。 防禦型NPE則在專利交易中介機構市場中扮演正面的角色，透過購買專利權並向繳納會員費的成員進行許可的模式，不但提升專利在市場上的價值，並使其成員避免訴訟成本，可謂提供雙重利益。 圖片來源：Pixabay 任何製造、銷售或使用基於技術的產品和服務的公司，都面臨著因專利侵權而被起訴的真實風險。2010 年以來，已有超過25,000 家公司因侵權被起訴，面臨風險的公司數量還在不斷增加，每年花費在法律費用的成本高達數十億美元。 「非專利實施實體（Non-Practicing Entity，簡稱NPE），也就是俗稱的專利蟑螂或專利流氓（Patent Troll），指的是本身擁有專利權，但是卻不從事商品的製造，反而透過授權談判或專利訴訟的方式，向侵害其專利權的公司收取權利金或賠償，NPE主要可分為研究型、攻擊型、防禦型、顧問管理服務四大類型（可參考北美智權報121期「台灣企業與NPE合作 可行嗎？」） 防禦型專利聯盟是NPE的一種重要類型，主要以抵制NPE侵擾為出發點，防禦型聯盟儘可能比攻擊型NPE搶先去進行專利的授權或購買，企業若選擇加入防禦型聯盟，付出的成本比跟NPE進行和解更少，還可取得不被其他NPE侵擾的地位。因此，防禦型NPE在專利交易中介市場中扮演正面的角色，他們透過購買專利權並向繳納會員費的成員進行許可的模式，不但提升專利在市場上的價值，並使其成員避免訴訟而節省了成本。防禦型NPE除了收購專利並許可給機構會員之外，還會向其他希望通過訴訟獲得利益的公司出售專利，此種經營模式不僅能夠用來負擔部分專利收購的成本，還可以分享利益給早期會員；而防禦型NPE對外出售專利行為，往往附加反授權條款，使機構成員能獲得更多保護。 以下介紹全球三大防禦型NPE：Allied Security Trust、Open Invention Network、以及RPX的運作模式。 Allied Security Trust（AST） Allied Security Trust（AST）是主動專利防禦解決方案的領先供應商，目的是在NPE行動前收購專利並向其成員進行許可，AST本身不會利用這些專利進行維權訴訟或要求收取許可費，而是利用累積成員資金共同購買防禦型專利組合。2020年AST的會員增加到40家全球科技公司，包括 ASSA ABLOY、思科、杜比、Facebook、福特、Google、本田、IBM、英特爾、Lyft、微軟、甲骨文、飛利浦、SAP、Salesforce、Slack、ServiceNow、Sony 、Spotify、Twitter、Uber等等。 AST不以營利為目的，且買賣專利不收取任何交易費用，其角色是扮演IP市場中一個中立可信的第三方平台。自2007 年以來，AST 一直在監控和追蹤可供購買的專利二級市場。AST成員包括許多世界上最大的技術公司，透過AST的據和分析，AST成員可以自行決定是否加入聯合專利購買，再共同分攤成本。獲得一組專利後，將向參與的AST成員授予許可。透過這種聯合購買專利的方式，成本不到成員自行購買的四分之一。迄今為止，AST 已為其成員獲得了3,000 多項、價值超過 4.5 億美元的專利權。 成為AST成員還有一項優勢，可以訪問全球待售專利資產數據庫fAST IP，裡面有高達125,000項專利項資產，每個資產都按技術和產品影響進行分類，讓成員可以快速地對出售的專利進行分類，並確定自己感興趣的專利內容。 Open Invention Network（OIN） Open Invention Network是全球最大的開放專利保護聯盟，OIN支持Linux中的行動自由，作為開源軟體 （OSS）的關鍵元素。聯盟社群會員之間在免權利金基礎上進行Linux技術專利交叉授權，來降低公司發展Linux相關軟體的侵權風險，互不侵犯核心技術的專利是OSS的一種文化規範。自2005年成立以來，在眾多個人和組織的支持下，目前擁有超過3,300名會員和超過260萬項專利。OIN由Google、IBM、NEC、Philip、Sony、SUSE、RedHat和Toyota資助，加入OIN社區的任何一方均可免費獲得 OIN 專利許可和成員交叉許可。 圖一、為OIN提供資助的企業名單 圖片來源：OIN OIN專注於促進和保護Linux操作系統，其目標是建立一個積極而活躍的Linux操作生態系統，並協助市場創新研發。OIN不收取會員費，只要求加入會員的企業承諾不就專利問題向Linux提出維權，OIN便將所持有的專利免費供所有會員使用，亦可將這些專利用於防禦型交叉許可。 要加入OIN，每個成員必須簽署《OIN 許可協議》。簽署協議後，3,300 多位社區成員都正式承諾與全球所有OIN社區成員免費共享其Linux系統專利和應用。雖然OIN會員以歐美企業會主，近幾年亞洲企業比例也逐步增加，台灣已有四家企業加入OIN，分別是Asus、HTC、智邦科技、D-Link。 RPX RPX是全球專利資產的最大、最活躍的買家，與AST一樣，透過收購專利並許可給其成員的方式，來減少或避免成員遭受NPE的騷擾。RPX迄今為止已花費超過30億美元以防禦性方式收購了超過 75,000 項專利資產和權利。通過與市場上的買家和賣家合作，RPX為專利生態系統帶來了前所未有的規模和效率。 圖二、RPX 總部位於舊金山，在東京和台北設有辦事處。 圖片來源：RPX RPX針對消費電子(consumer electronics)、軟體(software)、媒體內容(media content)、移動通訊及設備(mobile communications and devices)、網絡/聯網(networking)、半導體(semiconductors)這六大資訊科技領域專利為主，目標顧客群鎖定該產業飽受訴訟型NPE騷擾的營運公司，依照會員公司營業額來收取會員年費，進行防禦性的專利聚集收購服務。RPX利用這些年費作為資金，到開放的專利市場中去購買具有潛在危險的專利(跟訴訟型NPEs搶買專利)，因為RPX 致力和專利交易資訊來源者維繫良好的關係，如專利仲介商、研發公司、大學、律師事務所等，保持資訊的暢通，故比起營運公司能以更快、更精準且更便宜地取得所需要的專利，大大降低該類群公司被NPE訴訟的風險，通常會員約可減少入一半左右的專利訴訟成本及和解金。 RPX所提供的商業服務包括防禦性專利收購(Defensive Patent Acquisitions)、結構性收購(Structured Acquisitions)、專利顧問服務(Market Intelligence and Advisory Services)、訴訟保險(Litigation Insurance)、專利兜售服務(Sell Your Patent)、RPX R&D研究報告。 RPX主打「讓銷售專利變得容易」，因為以訴訟為中心的專利價值貨幣化模式，通常需要數年時間，不但成本高昂而且充滿不確定性。除去應急費用後，只有10%到20%的訴訟和解費留給專利所有人。若直接將專利銷售給RPX，則可望簡化專利銷售過程，RPX承諾在專利銷售後90天內支付現金，降低專利資產買賣雙方的交易成本。RPX有興趣的專利範疇很廣，包括汽車、電子商務、消費電子和個人電腦、金融服務、行動通信和設備、半導體、軟體等都是RPX的收購目標。 2021年1月，RPX和訴訟導向型的NPE高智發明（Intellectual Ventures，簡稱IV）簽署一筆授權費用超過美金一億元的專利授權協議，使得RPX部分會員和可能新加入會員可取得IV擁有的18,000件專利的授權。透過此次專利授權協議，RPX獲得IV旗下兩個發明投資基金（Invention Investment Funds）IIF I、IIF II所擁有約18,000個專利的授權。 由於防禦型NPE並不以專利訴訟為主要營業收入，反而是以幫企業對抗訴訟、協助企業管理專利為營運模式，防禦型NPE亦積極對外購買對專利訴訟有利的專利。對於台灣企業來說，除了思考是否有必要加入防禦型NPE成為會員，如能評估將手上專利銷售給防禦型NPE，也是活化專利價值的一種方式。 《北美智權報》第288期更多精采文章： 2020年Ferrari案：歐洲法院有條件地同意延續老式品牌的生命 化合物的顯而易見性系列-9： 立體異構物的顯而易見性—Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc. (Fed. Cir. 2008)案 於後疫情時代掌握全面司法數位轉型契機 •8大關鍵晴天儲糧 營運不中斷 今年台灣疫情急遽升溫，一度面臨封城的可能，BSI東北亞區總經理蒲樹盛表示，企業營運持續管理ISO 22301是國際認可並推行多時的標準，去年新冠肺炎(COVID-19)疫情已使國際企業將這項標準納入客戶供應鏈的聲音越來越大，成為如台積電、日月光等大廠在營運持續計畫很好的參考，金管會也已要求國內金融證券等相關單位建置規劃。 •問候別人，別再用How are you！你還可以說What's the good word？ Steven去拜訪客戶，要做一個簡報。客戶一見到他就問：What's the good word? 這句話的意思是：最近如何？有沒有什麼好消息？Word在這裡不是word檔，也不是單字，而是指「消息、音訊」。

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