從《商標法部分條文修正草案》之爭議看專利業務之執業管理

	【常春藤生活英語電子報】程度為英檢初級∼中級，內容涵蓋包羅萬象且活潑有趣，幫助你輕鬆快樂地學習英語。 【寂天日語學習充電報】提供日常生活中的會話表現，並收錄最實用、最豐富內容，讓你輕鬆脫口說日語！

★ 無法正常瀏覽內容，請按這裡線上閱讀 新聞  健康  u值媒  udn部落格

2020/09/10 第356期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站       專利評析 Clarivate IP併購CPA Global背後有何盤算？     法規訴訟 考量專利侵權人貢獻度之合理權利金計算法—Intel Corporation v. Future Link Systems, LLC案判決之借鏡 ZERO可否註冊為飲料商標？從Royal Crown v. Coca-Cola談起     研發創新 2020上半年大陸遊戲行業觀察     智財管理 從《商標法部分條文修正草案》之爭議看專利業務之執業管理       Clarivate IP併購CPA Global背後有何盤算？ 蔣士棋╱北美智權報 編輯部 在大數據當道的時代，連法律、智財服務，都會跟數據分析沾上邊。實際上，法律科技（Legal Tech）已經是歐美當紅的創業題目，更是許多創投資金看好的新興領域。其中，台灣科技界也十分熟悉的CPA Global，也意外地成為這波風潮中的一份子。 今年七月，全球智財服務產業出現了一樁引人注目的併購案：總部位於倫敦、並在紐約證交所掛派的Clarivate IP（中文譯名為科睿維安），宣布將以股份轉換的方式，併購另一家智財權管理平台CPA Global。從交易股份的價值來看，併購金額高達68億美元。Clarivate IP也預估，若併購能在今年底順利完成，今年度的營收可望達到17億美元。 專利業界對於Clarivate IP的印象，大多來自於他們每年發布的《德溫特全球百大創新機構》報告，台灣的工研院、聯發科、台積電也常常列名其中。事實上，Clarivate IP在這幾年內也歷經了多次併購，從原本湯姆森路透（Thomson Reuters ）旗下的一個部門，成為如今的智財服務業巨頭。 首先，在2016年，湯姆森路透將Clarivate IP分割成獨立子公司，並且以35億美元左右的代價賣給兩家私募基金：加拿大的Onex Corporation與亞洲的Baring Private Equity Asia；到了2019年，另一家投資公司：Churchill Capital Corp（CCC）又以42億美元的代價買下Clarivate IP，並且在紐約證交所掛牌交易。 成為上市公司後，Clarivate IP也獲得了從公開市場募資的能力，開始發動一連串併購：2019年9月初，買下生命科學領域的智財服務公司SequenceBase；12月初，買下智財法律分析公司Darts-ip、今年1月初，又買下生命科學領域的資料服務公司DRG。 從這一系列的動作，可以發現Clariate IP的策略，就是使用併購手段在最短時間內擴充生命科學與智慧財產兩個領域的服務能量。這兩個領域的共通點，就是資料的複雜度只會與日俱增，所以使用者必須長時間、經常性地仰賴專業人員的資料整理、分析，才能夠跟上最新趨勢。也因此，只要服務內容的品質夠穩定、功能又能持續擴充，就能容易地培養出客戶的忠誠度。 圖1：2018年第3季至今Clarivate IP每季年化成交額（Annualized Contract Value）變化。單位：百萬美元 資料來源：https://clarivate.com/ 以年化成交額（Annualized Contract Value, ACV）來看，Clarivate IP的策略正逐漸奏效。在被CCC併購前，Clarivate IP的ACV為7.2億美元左右；但從2019年第2季開始出現成長，進入2020年之後，ACV更突破了8億美元（圖1）。 至於CPA Global，可說是Clarivate IP最需要的一塊拼圖。CPA Global的業務核心為專利獲證後的管理服務，例如年費繳納、數據統計、專利監測等等，而Clarivate IP既有的產品，則大多集中在技術研發階段的資料檢索。因此，在併入CPA Global之後，Clarivate IP等於擁有了從發明創新開始，一直到最末端智財商品化的完整服務，對於客戶的吸引力也將大幅提高（圖2）。 買下CPA Global之後，Clarivate IP的策略布局趨於完整 圖2：Clarivate IP併購CPA Global的策略布局 資料來源：https://clarivate.com/ 在大數據時代，資料往往被形容成新金礦；但在人類過往的淘金熱當中，真正賺到財富的，還是那些有足夠資源進行開採、提煉、銷售的大資本家。當代的數據金礦亦是如此。從Clairvate IP的例子就可看出，全球智財服務產業已經進入了「錢鬥」的階段，資源有限的中小型業者將更難與大型平台競爭，而隨著技術創新、專利資料的日積月累，也只有Clarivate IP這樣的大型業者，有能力持續投入分析能量並且開發新產品。 可以預見的是，買下CPA Global之後，Clarivate IP的併購腳步絕對不會停止，它對於全球智財服務、甚至法律產業的影響力，也必然與日俱增。 《北美智權報》第268期更多精采文章： USPTO預定2020年10月2日調整專利規費 美國非OEM碰撞零件售後市場的歷史背景和發展現況 中國芯的危與機 考量專利侵權人貢獻度之合理權利金計算法—Intel Corporation v. Future Link Systems, LLC案判決之借鏡 陳秉訓/北美智權報 專欄作家 （本文作者為國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授） 專利法給予權利人損害賠償的補償，另法院實務上同時以「不當得利」請求權，而讓侵權行為所得的利益能返還給專利權人，而二者皆准許以「合理權利金」來計算相關的補償金額。關鍵問題是如何考量相關因素而來計算「合理權利金」。 在智慧財產法院107年民專上更（一）字第4號民事判決中，法院認同被告的專家證人所提出的系爭專利貢獻度的評估方式，即「將系爭產品之製造過程分為製作母版、射出成型、降溫、塗覆染料、濺鍍金屬反射層、邊緣清理、貼合製程、預寫、包裝印刷等步驟」，並在「考慮光碟片品質及消費者購買動機後」，給予各步驟相當的權重，包括「第1、4步驟給予3分，第2、5步驟給予2分，其餘步驟給予1分」，最後「則遵循DVD-R規格的貢獻比例」而估算系爭專利的貢獻度為8/14。這種計算方法的本質是考慮系爭侵權物的生產方式，而生產方式乃侵權人所決定，故該算法乃從侵權人對系爭侵權物之貢獻而修正系爭專利的貢獻度。 在美國實務中，亦有考量侵權人技術貢獻度的合理權利金計算方法。本文進一步透過Intel Corporation v. Future Link Systems, LLC案（簡稱「Intel案」）裁定 ，而介紹該算法。 圖片來源：Pixabay Intel案的背景 Intel案裁定起因於雙方所提出的排除專家證人或證詞之聲請，而爭點是專家證人的證據能力。美國專利訴訟中可以陪審團為事實判斷的主體，而陪審團由一般公民所組成。為讓陪審團成員僅接觸與本案相關且可信賴的事實證據，法官負有守門員的任務以排除不當的資訊。特別是專家證人或證詞，法官必須檢視該專家證人是否有相關的專業，並判斷該證詞是否依據充分的事實或數據、是否運用可信賴的原理或方法、及該專家於該原理或方法適用於相關事實或數據時是否為可信賴。如果不服對造的專家證人或證詞，當事人可提出聲請以避免該類證據成為陪審團的事實認定基礎。 從侵權人的貢獻度出發 在Intel案中，法官認為被告的損害賠償專家證人所提出的計算方法是可信賴的，而該方法有考慮被告的專利技術於被控侵權物（半導體晶片）的利用狀態，而值得本文介紹。 被告專家證人的計算方法有四個步驟，以區別系爭侵權物中與被控侵權特徵無關之價值部分。首先，其從「有無涉及侵權行為」之角度出發，將被控侵權物所利用的技術分類，例如系爭侵權物的製造方法歸屬於「無涉侵權行為」之技術類別、系爭侵權物的系統架構則歸屬於「涉及侵權行為」之技術類別。接著，該專家分析被告對於不同技術的研發資金投入。整體來說，第一步驟和第二步驟在計算該些技術類別的個別價值之比重，以排除與侵權行為無關之技術價值，例如晶片製程、廠房、封裝等技術，並有助於判斷系爭侵權物的特徵何者應納入損害賠償之計算。 在第三步驟中，該專家針對「涉及侵權行為」之技術類別，再進一步分類「被告自有且無涉侵權行為之技術」和「使用到系爭專利之技術」。具體而言，該專家將具有被控侵權特徵之系爭侵權物分為數個「技術桶」（technology bucket），而「技術桶」之分類是根據原告的侵權分析中對於技術特徵之分類，且可對應至相關系爭專利。另該專家參酌其他技術專家對於被告相關專利之分析，以將被告的專利對應至相關「技術桶」。其挑選被告的相關專利時所考量的因素包括：（a）該專利與系爭專利之分類號與技術之關係；（b）該專利發明在系爭侵權物的實際實施狀態。 接著，該專家針對系爭專利與被告的相關專利進行「向前引證分析」（forward citation analysis）。所謂「向前引證分析」是根據核准的專利E文件所列出之「參考文獻」（References Cited，其呈現有哪些習知技藝是與本件專利相關，而文獻的提供來自申請人、專利代理人、及專利審查委員），其中「被參考」的專利F指專利F被新專利E所引用，而專利F被引用的次數常用來評斷專利F的價值。透過「向前引證分析」，以比較系爭專利與被告專利之「被其他後進專利」所引用之次數。據此，該專家可衡量系爭專利與被告專利等對於被控侵權物之價值。 於最後一個步驟中，該專家依據「向前引證分析」所得到的價值比重，以計算系爭侵權物的所得利益中被控侵權特徵所貢獻的部分。 綜合來說，被告專家的損害賠償計算方式考量被告對系爭侵權物價值的貢獻度，包括：（a）研發投入之價值；（b）應用在被控侵權特徵之被告專利之技術價值。該方法將系爭侵權物的價值減去「與侵權行為無關的價值」後得到「與侵權行為有關的價值」。接著將「與侵權行為有關的價值」減去「被告專利所產生的價值」，而最後得到「給原告的損害賠償價值」。至於「被告專利所產生的價值」與「系爭專利所產生的價值」之比重分配，則利用雙方相關專利的向前引證數量來衡量。 「合理權利金」計算方式之建議 以Intel案做為思考之起點，考量我國專利訴訟實務上常僅涉及一件系爭專利，本文進一步提出的「合理權利金」計算方式為： 每件系爭侵權物之合理權利金＝（系爭侵權物之價值）×（與侵權行為有關之技術特徵之研發投入比重）×（系爭專利所產生的價值比重） 「系爭侵權物之價值」指系爭侵權物之每單位訂價或售價，此相同於智財法院的實務。在製造者、為販賣之要約者、販賣者、使用者、及進口者等侵權行為主體（定義於專利法第58條第2項）中，使用者的「系爭侵權物之價值」可能不易定義，因為使用者不如其他行為人有訂價、售價或進口價的價值資訊。不過，實務上有案例（例如智慧財產法院101年度民專上字第4號民事判決）於計算損害賠償時，以系爭侵權物之採購價為計算基礎。 其次，「與侵權行為有關之技術特徵之研發投入比重」乃由系爭侵權物的成本分析而得。問題在於如果被告的會計資訊無法提供該資訊時法院應如何處理。本文建議可以系爭侵權物的「物料清單」（bill of materials，簡寫BOM）為推估。BOM會列出單件產品的組裝件、次組裝件、零件、及原始材料等等，而該些物件會隨附相關的價格。研發投入有基本的材料費，則可推估侵權技術特徵的相關物件其價值占系爭侵權物整體之比重。當然，「比重」的推估可由當事人提出鑑定報告書證或由法院囑託鑑定而得到。 最後，「系爭專利所產生的價值比重」部分，其實務操作上問題在於如何選定被告專利以做為「向前引證分析」之用。在Intel案中，被告的技術專家所選定的被告專利有163件，但系爭專利僅9件，而其導致系爭專利對系爭侵權物的貢獻度大幅稀釋之結果。此有不當選定被告專利之疑慮。 其他注意事項 根據Intel案原告，被告的技術專家於挑選被告專利時有兩個主要的問題。首先是被告技術專家並未對所選的被告相關專利做請求項分析，即認定該專利已實施在系爭侵權物上。其次，該技術專家配對被告專利與「技術桶」時，其分類之方式主要從被告技術的角度，而非從涉案侵權物的角度。原告認為此等問題導致被告的損害賠償專家於衡量系爭侵權物的價值時，實際上參酌的是被告「過時的專利組合」，而對於本案的損害賠償計算而言是不適當的作法。不過，Intel案法院認為此議題屬於專家證詞的證明力問題，而應交由陪審團認定。 本文以為Intel案原告之指控值得參考。該案被告不從專利與產品間的關連性來檢視專利能否納入相關「技術桶」，卻從技術路線圖（roadmap）的角度，以將舊世代技術的相關專利灌到新世代技術的專利池，以致系爭專利之價值比重被不當稀釋。因此，採取「向前引證分析」之法來衡量系爭專利與被告相關專利間的價值比重時，應排除「不相關」的被告專利，以避免Intel案被告技術專家其有方法論上的瑕疵。 至於如何選擇適當的被告專利，本文建議法院應要求被告具體指出系爭侵權物係落入其專利之範圍，以決定個別專利得否納入「向前引證分析」。甚至，被告應提出與系爭侵權物或被控侵權特徵有關的研發紀錄資訊，以驗證相關專利是否係產出自該研發活動。 另若涉及不當得利金額的評估，關於「向前引證分析」之基準日亦須考量，以使得引用次數能夠固定，而「價值比重」數值能穩定。本文建議以侵權行為的發生日為準，因為根據最高法院106年度台上字第2467號民事判決，該時間亦為「未經其同意而實施該發明」之起始點，而為「返還義務成立」之開始。 《北美智權報》第268期更多精采文章： 2020年PC產業走向 日本特許廳AI專利申請分析：強化工業製造為業界布局優先重點 大陸手機性價比之戰：各類新品牌圍堵，誰能打敗小米？ ZERO可否註冊為飲料商標？從Royal Crown v. Coca-Cola談起 許慈真/北美智權報　專欄作家 就法律保護而言，獨創性或任意性標識的識別性強，理當是商標首選。儘管如此，基於銷售需要，廠商往往偏愛暗示性、甚至是描述性標識，但這類標識卻極容易產生紛爭；例如，Royal Crown與Coca-Cola便曾於2018年在聯邦巡迴上訴法院（CAFC）爭執，將內含「ZERO」字樣的標識使用於飲料產品是否屬於通用性或描述性。本篇即是介紹該次判決發回重審後的再度上訴結果，以及意料之外的後續發展。 圖片來源：pixabay 案件概述 本案上訴人Royal Crown Company, Inc.及Dr. Pepper/Seven-Up, Inc.（後稱「Royal Crown」）與被上訴人Coca-Cola同為飲料市場競爭業者，兩造爭議起源於Coca-Cola曾在2016年提出16件商標申請案，有意在現有飲料品牌附加上「ZERO」字樣（列表如後），Royal Crown遂提出異議，主張這些標識均是通用性（generic）或僅是描述零卡飲料的特性，倘若Coca-Cola未聲明不專用「zero」一詞，則不應獲准註冊。 商標訴願暨上訴委員會（TTAB）認為，Royal Crown並未證明「ZERO」之於零卡的軟性飲料、運動飲料及能量飲料而言具通用性，再加上Coca-Cola已證明「ZERO」一詞在軟性飲料及運動飲料類別獲得後天識別性，故准許Coca-Cola在未聲明不專用之情況下取得商標權。 申請案號 異議案號 標識 78580598 91178927 COCA-COLA ZERO 78316078 91180771 SPRITE ZERO 78664176 91180772 COKE ZERO 77175066 91183482 COKE CHERRY ZERO 77175127 CHERRY COCA-COLA ZERO 77176108 COCA-COLA VANILLA ZERO 77176127 CHERRY COKE ZERO 77176279 COCA-COLA CHERRY ZERO 77097644 PIBB ZERO 76674382 91185755 COKE ZERO ENERGY 76674383 COKE ZERO BOLD 77176099 VANILLA COKE ZERO 77257653 91186579 VANILLA COCA-COLA ZERO 77309752 POWERADE ZERO 78620677 FANTA ZERO 78698990 91190658 VAULT ZERO Royal Crown不服而提起上訴，巡迴法院以「認定通用性之法律基礎有誤」與「評估後天識別性之前須先判斷描述性」為由，撤銷原裁決並發回重審。不過，當案件重回TTAB評審時，Coca-Cola竟提出動議，請求修改各申請案並聲明不專用「ZERO」一詞，Royal Crown雖表示此舉不合程序規定且非可決定訴訟結果（not case-dispositive），然而，TTAB認為聲明不專用正是Royal Crown所請求的唯一救濟，最終准許Coca-Cola的動議並駁回異議。Royal Crown針對此次裁決再度上訴。 上訴人主張 Royal Crown在本案向巡迴法院提出三點質疑： TTAB准許Coca-Cola在審理後提出未經同意的動議，不但不合程序規定，也是恣意而為、裁決反覆且濫用裁量權。 TTAB單憑Coca-Cola聲明不專用而解決爭議，不僅逃避其須依據行政程序法做出有理由裁決的義務，也是剝奪Royal Crown與法院藉此獲得實體判決的機會。 最重要的是，Coca-Cola的聲明不專用並未讓本次上訴變得無可爭論（moot），因為Coca-Cola仍可能提出包含「ZERO」字樣的新商標申請案，往後也可能就現有申請案主張「ZERO」一詞的保護範圍。 被上訴人及參加人之回應 Coca-Cola指出，TTAB准許其聲明不專用等同於賦予Royal Crown所需的全部救濟，本次上訴當然變得無可爭論；再者，TTAB有權准許其依據聯邦法規彙編規定（37 C.F.R. § 2.133(a)），以未經同意的動議修改申請內容，而TTAB裁決也未違反行政程序法。 PTO局長則以參加人身分補充，Royal Crown並非就商標註冊本身（per se）提出異議，而僅是針對「未聲明不專用『ZERO』一詞之註冊」，故TTAB裁決確實已賦予其請求的救濟。【本文未完，完整內容請見《北美智權報》268期：ZERO可否註冊為飲料商標？從Royal Crown v. Coca-Cola談起】 《北美智權報》第268期更多精采文章： 《SEMICON Taiwan 2020》SEMICON Taiwan國際半導體展盛大登場：全新虛實整合　搶攻5G及AI時代新興應用商機 2020上半年大陸遊戲行業觀察 大陸手機性價比之戰：各類新品牌圍堵，誰能打敗小米？ 2020上半年大陸遊戲行業觀察 吳碧娥╱北美智權報 編輯部 2020年1∼6月中國遊戲市場營收為人民幣1394.93億元、年成長率22.34%，雖然遊戲用戶成長有放緩現象，但疫情導致娛樂需求提高，尤其以行動遊戲成長最多，占比已高達中國遊戲市場總營收的七成五份額。伴隨中國極力推動5G技術普及，雲遊戲將是未來成長的新亮點，透過平台的雲遊戲技術和服務器資源讓玩家暢玩遊戲。 圖片來源：Pixabay 在7月底召開的「中國國際數字娛樂產業大會」中，中國音數協遊戲工委主任委員張毅君指出，面對疫情衝擊帶來的「宅經濟」，遊戲企業以變應變、順勢而為。今年第一季中國遊戲市場在穩定中成長，實際營銷收入為人民幣732.03億元，比2019年第四季成長人民幣147.43億元，年成長率為30%。第一季中國自主研發遊戲的海外市場營銷收入為37.81億美元，比去年同期成長40.56%，繼續保持快速成長。 中國遊戲市場今年上半年營收成長22％ 由中國音數協遊戲工作委員會、中國遊戲產業研究院聯合發佈 的《2020年1-6月中國遊戲產業報告》指出，2020年1∼6月中國遊戲市場營收為人民幣（下同）1394.93億元，年成長率22.34%，但隨著遊戲市場擴張，競爭更加激烈，人口紅利消失，遊戲用戶規模成長放緩，1∼6月用戶規模年成長率1.97%，約為657萬人。而上半年受新冠疫情影響，娛樂需求逐月旺盛，促成中國遊戲用戶規模擴大，尤其以行動遊戲的營收成長最多，中國自主研發遊戲仍繼續保持領先地位。 圖一、中國遊戲市場實際銷售收入及成長率 圖片來源：2020年1-6月中國遊戲產業報告 圖二、中國遊戲用戶規模及成長率 圖片來源：2020年1-6月中國遊戲產業報告 進一步觀察中國自主研發行動遊戲出海類型，2020年1-6月出海的遊戲類型分佈中，策略類占比最高（38.98%）、射擊類18.14%、角色扮演類10.98%，多人在線戰術競技類3.17%。從海外營銷收入地區來看，美國是中國遊戲出海的主要目標市場，占比28.23%，其次是日本（23.26%）和韓國（9.97%）。數據顯示，這三大目標市場占比超過六成（61.46%）。 圖三、中國自主研發行動遊戲出海類型分佈 圖片來源：2020年1-6月中國遊戲產業報告 2020年1∼6月中國市場總營收中，行動遊戲占比已經高達七成（75.04%）；客戶端遊戲占比為20.18%、網頁遊戲占比為2.87%，換句話說，行動遊戲營銷收入已佔據中國遊戲市場絕對份額， 今年上半年行動遊戲市場營收達人民幣1046.73億元、年成長率35.81%，營收比去年同期成長276億元。 圖四、中國遊戲產業細分市場收入占比 圖片來源：2020年1-6月中國遊戲產業報告 根據該報告統計， 2020年上半年營收名列前100位的行動遊戲中，角色扮演類遊戲數量最多（30％）；其次為卡牌類（12％）和策略類（11％）；營收亦為角色扮演類遊戲貢獻最多（19.81%）。 中國遊戲行業主要專利申請人揭曉 根據近日發佈的《中國遊戲行業專利分析報告》統計，在中國專利申請排名前十的遊戲公司依次為：網易、騰訊、科樂美、微軟、索尼、阿魯策株式會社、OPPO、北京像素軟件、努比亞、金山網絡。值得注意的是網易和騰訊，這兩家的專利數量遠超其他公司，是目前中國遊戲行業的兩大巨頭。此外，前十大上榜的還有OPPO、努比兩家為手機公司，不是傳統意義上的遊戲廠商，可見近年來智慧手機的普及，對遊戲市場的繁榮帶來了巨大影響，部分手機廠商已經開始投入到遊戲技術的研發中。 圖五、中國遊戲行業主要專利申請人 資料來源：IPRdaily，中國遊戲行業專利分析報告 根據《中國遊戲行業專利分析報告》，專利排名前兩大的網易和騰訊兩家公司，專利申請量都在2015年前後快速成長，與網易和騰訊2015年在手遊市場的發力有關，而這一時期專利申請排名第七和第九的的OPPO和努比亞，也趕上了中國行動遊戲發展的風口。 除了中國本土遊戲廠商之外，還有四家國外廠商榜上有名，分別是排名第三的日本科樂美（Konami）、排名第四到第六的美國微軟（Microsoft）、日本索尼（Sony）和日本阿魯策（ARUZE），這些國外廠商的加入也讓中國遊戲市場競爭更加激烈。其中，科樂美和阿魯策的專利申請量都在2008年以前較多，近年來則呈現逐漸降低的趨勢，反映出這兩間公司近年來在電子遊戲市場的淡出；微軟和索尼的申請量均一直處於小幅度緩慢波動狀態，近年來的專利申請量並未隨著行動客戶端遊戲的飛速發展而出現明顯上升，顯示微軟和索尼的中國市場重點不在行動遊戲方面。 隨著中國遊戲行業的發展，市場競爭也逐漸激烈，近年遊戲行業的訴訟主要集中在著作權案件、商標權案件和不正當競爭案件中，雖然尚未出現進入判決階段的專利訴訟案件，但隨著行業發展，遊戲行業的專利權也日益受到重視。 雲遊戲漸成新熱點 觀察2020年上半年中國遊戲市場各項數據可發現，雖然中國遊戲產業面對新冠疫情的嚴重衝擊，但仍在平穩基礎中求發展，必須注意的是雲遊戲將逐漸成為中國遊戲新熱點，今年上半年雲遊戲創造4.03億元營收，比去年大幅成長79.35%，伴隨5G技術迅速普及、寬頻環境日趨優化，中國雲遊戲可望迎來爆發式成長。 《北美智權報》第268期更多精采文章： 日本特許廳AI專利申請分析：強化工業製造為業界布局優先重點 美國非OEM碰撞零件售後市場的歷史背景和發展現況 USPTO預定2020年10月2日調整專利規費 從《商標法部分條文修正草案》之爭議看專利業務之執業管理 李淑蓮╱北美智權報 編輯部 隨著商標協會正式成立，國內的商標業務發展又往前邁進一步，與此同時，商標法修法也是刻不容緩。今年8月13日，就在商標協會成立當天的下午，舉行了「商標代理人管理相關辦法座談會」。商標協會理事長賴文平指出，是次座談會主要目的是由於《商標代理人相關管理辦法草案》剛剛公布，商標協會會員對相關草案尚有疑義，因此，特別設定了重要議題由會員自由表示意見，再由官方列席代表就立法緣由作進一步說明。綜而觀之，制定商標代理人相關管理辦法是美事一樁，可以讓國內的商標業務邁向更專業、更嚴謹之「正軌」；然而，修正草案有一些爭議的地方，主管單位必須仔細研究，審慎處理，以免商標業務之執業管理像專利業務執業管理一樣，落得多頭馬車的下場。 首先，先來看一下這次商標法部分條文修正草案（商標代理人管理機制部分條文) 的背景。智慧財產局 (TIPO) 商標權組指出，商標法於2011年修正公布時刪除了商標師為商標代理人之規定，當時主要是考量到國內商標代理業務多由律師或具實務經驗者辦理，但在刪除規定後，相對形成了僅需國內有住所的人士即可作為商標代理人，在這種情形下，實難期待所有商標代理人都具備處理商標事務所需之專業能力，遂產生無法妥善處理申請人各項商標程序之疑慮。因此，這次修法將商標代理人之資格明文化，並授權主管機關進行登錄及管理，使商標代理人執行商標業務時，能本於專業知識及職業倫理，達成保護委任人權益及有效執行商標各項程序之目的。 為因應商標代理人登錄及管理辦法之訂定，商標法修正草案之條文除明定商標代理人登錄、管理措施等相關事項之授權依據外，同時新增商標專責機關應備置商標代理人名簿，登載商標代理人登錄及其異動事項，使商標代理人資訊透明，並提供外界查詢。另基於工作權保障之法理，明定現行持續從事商標代理業務之工作者，得符合一定條件下依法登錄繼續執業之過渡條文等，以資適用。 修正草案最大爭議點：是統一管理還是各自為政？ 附表為《商標法部分條文修正草案條文對照表》，從附表可見，修正條文為商標法第6條及第12條，另外新增第109條之1、之2、之3、之4、之5。主要修正的地方是商標代理人的資格，從簡單的「應在國內有住所」修正為「在國內有住所，並具備下列資格之一︰一、依法得執行商標代理業務之專門職業人員、二、具辦理申請商標註冊及其他程序相關事務能力之專業人員。」 修正條文中商標法第6條第一款的「專門職業人員」指的是律師及會計師，因其依據各自的法律已可執行商標代理業務；然修正條文第6條稱「第2款之專業人員，應經商標專責機關登錄，始得充任商標代理人，執行商標代理業務；登錄後每年應完成六小時以上之專業訓練」，意即第1款「專門職業人員」律師及會計師不受此限制，不需登錄也不需接受專業訓練。此一設計似乎十分矛盾。 慧盈國際專利事務所所長施志豪表示：「立法主要目的是官方跟業界共同希望的方向，希望整個商標代理管理能較有制度，使商標申請業務從業人員的管理較有規範。如果登錄的對象侷限於律師與會計師以外的其他專業人員，此後果會導致將來智慧局官方網站上呈現一奇怪現象。具體而言，因現在官方網站仍可搜尋到從事商標業務的律師與會計師，但現行的草案立法技術做調整，意欲將其限定成律師、會計師不用登錄，但其他經過認證之專業人員不論其資格認定方式為何皆需登錄，則將來民眾在官網查詢時僅會查詢到這些人，那智慧局官網要如何呈現有在做商標代理業務的律師跟會計師讓民眾得知？希望將來整個系統運作要求能夠具有一致性，其實要求做商標代理業務的律師會計師進行登錄，並非一個太複雜的問題，亦即律師及會計師同樣進行登錄，使民眾可查詢得到他們的資料。」 針對此一問題，智慧財產局商標權組組長劉蓁蓁解釋，表示這次草案規劃時考量，專門職業人員是依其他法令即得執行商標代理業務，並無法強制登錄始得執行該項業務。所以修法的邏輯在原則上，以經登錄的商標代理人為第6條第1項第2款及第109條之1第1款的專業人員為主，經登錄者並建置商標代理人名簿後進行管理。至於現行智慧局官網上，對於實際每年申辦20件商標案件以上的代理人資訊，未來仍將整合於局網特定專區提供民眾查詢參考。換言之，官網上會持續公開所有執行商標代理業務的代理人相關資訊，包含律師等專門職業人員及經登錄的商標代理人，公開資訊的欄位，並登載其通過能力認證考試的證書字號或律師、會計師等證照字號等資訊提供外界參考。 多頭馬車格局，管理標準不一 然而，筆者認為，登錄只是形式，更深層的影響在於管理。以智慧局的邏輯觀之，不僅是名單登錄會分開進行，就連日後管理的部分，也是各自為政，形成多頭馬車之格局。因為修正草案中明文規定「「第2款之專業人員……登錄後每年應完成六小時以上之專業訓練」，而第6條第1項第1款之專業人士 (律師、會計師) 不僅不需要上網登錄，也不需要每年接收專業訓練；而且，一切獎懲也是各自的會計師法、律師法說了算。 北美智權股份有限公司總經理許鍾光認為：「智慧局是商標業務的主管單位，負責商標代理人的登錄和管理，除了代理人的教育訓練之外，還肩負有代理人行為規範的管理責任。目前會計師和律師的主管單位並非是智慧局，卻可以從事商標業務。既然商標業務主管單位就是智慧局，智慧局就應採取全面管理，要求從事商標業務的會計師和律師全面向智慧局登錄，並且接受智慧局對執行商標業務的全面管理，這樣才可以保證商標代理的品質和統一的行為規範。如果智慧局因為律師和會計師的主管單位不是智慧局而不願意管理會計師和律師所執行的商標代理業務，這將會產生兩個死角，讓商標代理人的教育訓練很難統一，而且讓有商標執行業務爭議的民眾無所適從。」 其實，專利代理業界也存在著同樣的問題，目前律師法（21）有明文規定，律師得依法執行專利代理業務。 律師法第 21 條： 律師得受當事人之委任，辦理法律事務。 律師得辦理商標、專利、工商登記、土地登記、移民、就業服務及其他依法得代理之事務。 律師辦理前項事務，應遵守有關法令規定。 然而，專利師必須加入專利師公會始得執行專利代理業務；此外，專利師應持續參加在職進修，每二年向專利專責機關提出完成在職進修之證明文件；但專利師法僅第5條第二項、第7條、第8條及第11條於專利代理人準用之，也就是說專利代理人與律師一樣，不需要每年持續參加在職進修也可以代理專利業務。另外，在懲戒處分的部分，專利師適用專利師法第25~31條，但這部分法條適用性並未涵蓋專利代理人；而律師則是回歸律師法第8章。同樣是多頭馬車式的管理。【本文未完，完整內容請見《北美智權報》268期：從《商標法部分條文修正草案》之爭議看專利業務之執業管理】 《北美智權報》第268期更多精采文章： 大陸手機性價比之戰：各類新品牌圍堵，誰能打敗小米？ 2020年PC產業走向 英國最高法院判決對標準必要專利組合之全球範圍授權有管轄權：2020年8月Unwired Planet v Huawei和Conversant v Huawei and ZTE案 •履歷有條理 表現誠信特質最優 數位時代中，人們求職的方式不斷轉變，然而，在此變化莫測的時 代中，永豐銀行人力資源處副處長張舜鈺認為，不管方式怎麼改變，準備一份用心且真誠的履歷表，才是贏得工作起手式的關鍵。 •去海邊或溪邊玩水 腳抽筋怎麼辦？ 除了游泳池外，山邊溪谷、遼闊海邊，也是常見的戲水場域。然而，長時間玩水，最擔心遇到抽筋問題，常令人措手不及，究竟在玩水時，腳突然抽筋，該如何自救，才能平安回到岸邊？

本電子報著作權均屬「聯合線上公司」或授權「聯合線上公司」使用之合法權利人所有， 禁止未經授權轉載或節錄。若對電子報內容有任何疑問或要求轉載授權，請【聯絡我們】。   免費電子報 | 著作權聲明 | 隱私權聲明 | 聯絡我們