台灣生技醫藥專利申請概況

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2020/11/05 第364期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站       專利評析 台灣生技醫藥專利申請概況     法規訴訟 中國專利法第四次修正完成，懲罰性賠償條款正式入法 高價值專利和AI技術 — 專利訴訟的視角     研發創新 歐盟eTranslation調查報告：機器翻譯如何協助中小企業經營？     智財管理 日商夏普積極於全球主張通訊技術專利　戴姆勒慘吞敗訴       台灣生技醫藥專利申請概況 吳碧娥╱北美智權報 編輯部 資策會科技法律研究所日前舉辦「後疫情時代的數位轉型法制策略」研討會，智慧財產局專利高級審查官顏逸瑜指出，近五年來台灣生物醫藥專利申請遞增，但本國人與外國人的申請差距也逐漸擴大。在生技醫藥發明申請的三種類型中，「用途的發明」必須特別注意請求項撰寫，一項專利申請是否具有新穎性，將以所使用之化合物或組成物所主張的「醫藥用途」來判斷。 圖一、智慧財產局專利高級審查官顏逸瑜分享生技醫藥相關專利申請概況 吳碧娥/攝影 台灣生技醫藥專利申請逐年成長 根據智慧局統計，台灣生技專利申請案件趨勢是逐年增加的，從2015年的592件到2019年的1058件，幾乎成長一倍，生技發明專利案件包含生物藥（抗體、疫苗等）、檢測、診斷等生技專利案件，生物技術對應的國際專利分類為跟藥品相關的A61K38/00（含�污�藥品）、A61K39/00（抗原抗體藥品）、A61K48/00（活體細胞、基因療法相關）。 智慧財產局專利高級審查官顏逸瑜日前出席「後疫情時代的數位轉型法制策略」研討會時指出，近五年來，本國申請人和外國申請生技專利的差距擴大，2015年時本國人申請237件、外國人申請355件，兩者相差只有118件；但到了2019年，外國人申請件數比本國人多了2.6倍，顯見國外在生技醫藥研發的能量，比台灣高出許多。幾年前基因檢測曾經在台風行一時，當時有許多專利申請送件，但等到智慧局開始發核駁通知書時，發現很多公司都不見了，從專利申請送件觀察，台灣的生技研發能量並未明顯增加。 圖二、台灣生物發明專利申請案件 圖片來源：2020/10/22「借疫使力︰後疫情時代的數位轉型法制策略」研討會，顏逸瑜簡報資料 醫藥發明專利方面，醫藥發明的國際專利分類幾乎全屬於A61K，包含小分子化學藥物、中草藥、萃取物等醫藥專利案件。根據智慧局統計，醫藥專利申請也是逐年增加，從2015年的1731件成長至2019年的2186件，本國與外國人的申請件數差異更大，近五年外國人申請醫藥專利的件數都維持在75％以上，去年外國人醫藥專利申請占比近八成，本國人這幾年來則不升反降。顏逸瑜指出，台灣以學名藥廠為主，研發能量不能與國外大藥廠比，藥廠擁有專利就能掌握藥價，專利藥能帶來可觀的獲利，但投入於研究的經費同樣也是非常高的。 圖三、台灣年醫藥發明專利申請案件 圖片來源：2020/10/22「借疫使力︰後疫情時代的數位轉型法制策略」研討會，顏逸瑜簡報資料 生技醫藥專利申請三大標的 生技醫藥相關發明之申請標的，一般分為物之發明、方法發明及用途發明等三種類型： （一）物之發明： 單一化合物、組成物、劑型、套組、抗體、疫苗、融合瘤、微生物、微生物學產物、蛋白質、遺傳工程產物（基因、DNA序列、載體）…、生物晶片、中草藥組成物、中草藥萃取物、檢測裝置、醫療器材或裝置……等。 （二）方法之發明： 化合物之製備方法、組成物之製備方法、劑型之製備方法、抗體、疫苗之製備方法、產製微生物轉形株之方法、植物育成方法、中草藥之炮製方法、檢測方法、中草藥之品質監控方法……等。 （三）用途之發明： 化合物或組成物用於製備藥物之用途、基因於製備藥物之用途、抗體於製備藥物之用途、中草藥萃取物於製備藥物之用途……等。 顏逸瑜指出，專利是私有權，具有非常強的「排他權」，且是屬地主義，每個國家對於專利的規範都不一樣。申請生技醫藥專利必須符合發明的定義，且非屬法定不予發明專利的標的，此外必須具備進步性、新穎性和產業利用性等三要件，經過公眾審查之後才能獲得專利，若專利被舉發可能會因此無效。 法定不予專利的項目 縱使各項條件都符合規定，還是有拿不到專利的情況，相關規定在台灣專利法的「霸王條款」第24條。其中，「主要生物學方法」是不予發明專利的，但利用基因工程的「微生物學之生產方法」不在此限。 表一、法定不予發明專利的項目 資料來源：2020/10/22「借疫使力︰後疫情時代的數位轉型法制策略」研討會，顏逸瑜簡報資料 專24.(1) 動、植物（物）及生產動、植物之主要生物學方法（方法） 專24.(2) 人類或動物之診斷、治療或外科手術方法（方法） 專24.(3) 妨害公共秩序或善良風俗者。例如郵件炸彈及其製造方法、吸食毒品之用具及方法、複製人及其複製方法（包括胚胎分裂技術、全能性細胞、嵌合體）等 根據專利法第24條第2款，「人類或動物之診斷、治療或外科手術方法」，是法定不予發明專利的項目，像是投遞基因的治療方法、疾病的預防方法；但活體外修飾基因之方法、活體外偵測或分析生物材料之方法、供基因治療方法用之基因、載體或重組載體，這些都不屬於法定不予發明專利之標的。 申請生技醫藥專利的注意事項 生技與醫藥（化合物）發明由於不可預測性較高，因此審查上對於充分揭露及可實現性的要求較高，說明書記載的原則為明確、充分揭露、可據以實現，說明書必須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體的基礎上，參酌申請時的通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明、解決問題，並且產生預期的功效。 圖四、生技醫藥專利申請注意事項 圖片來源：2020/10/22「借疫使力︰後疫情時代的數位轉型法制策略」研討會，顏逸瑜簡報資料 以生技特性而言，有可能不符合「充分揭露而可據以實現」，必須過度實驗始能「製造」申請專利之發明者，（例如由自然界篩選特定微生物之方法，又如利用物理、化學方法進行人工誘變而生產新穎微生物的方法）；或是須過度實驗始能「使用」申請專利之發明者（例如受體之發明，其發明說明僅揭露該受體之胺基酸序列經相似性比對屬於R-受體族群之一員，而未揭露其明確之功能，像是如抑制肥胖）。若有關生物材料的發明，無法藉文字達到充分揭露而可據以實現的要件時，則必須寄存生物材料以補充說明揭露的內容，針對國外進來台灣申請專利的案子，生物材料要寄存在食品工業發展研究所；或是拿出4個月內在國外寄存的證明，台灣現在跟日本、韓國有相互承認，美國還在合作洽談中。 生技醫藥的「用途」發明 「用途的發明」在生技這塊特別重要，顏逸瑜進一步說明，化合物或組成物用於人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術，由於「以用途為申請標的」之用途發明，視同方法發明，因此「物質A在治療疾病X之用途」，則視同「使用物質A治療疾病X之方法」，將不予專利。若改以瑞士型請求項（Swiss-type claim）撰寫醫藥用途請求項，例如「化合物A在製備治療疾病X之藥物的用途」、「醫藥組成物B之用途，其係用於製備治療疾病X之藥物」，其申請專利範圍視同一種「製備藥物之方法」，即使其中敘述涉及給藥方式，例如使用劑量、給藥途徑、給藥間隔、不同成分先後使用等，由於該申請標的並非疾病之診斷、治療或外科手術方法，無法以專利法第24條第2款之規定予以核駁，仍然可以申請到專利。 一項發明要申請專利，必須未構成先前技術的一部分，該發明才具新穎性。而專利法所稱的「先前技術」，指申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技術，也就是「絕對新穎性」；但由自然界分離或純化之微生物，自然界並未存在其分離或純化形式，不會因自然界中該微生物的存在而喪失新穎性，COVID-19病毒就是這樣的例子。顏逸瑜強調，若化合物或組成物不具新穎性，但醫藥用途是新的，用瑞士型請求項撰寫，仍然可以拿到專利；而醫藥用途請求項是否具有新穎性，是就所使用之化合物或組成物所主張的「醫藥用途」來判斷。舉例來說，瑞德西韋先前拿到專利的用途是使用在伊波拉病毒，仍可以新冠病毒的新用途來申請新的專利。 《北美智權報》第271期更多精采文章： 智財貨幣化的進程：從無形資產盤點到專利融資 旗艦新機怎麼選：iPhone12頂配、三星Ultra和小米10至尊版比一比 低利率環境下，該如何有效運用資金？ 中國專利法第四次修正完成，懲罰性賠償條款正式入法 蔣士棋╱北美智權報 編輯部 歷經多年紛擾的中國《專利法》第四次修正，終於在今年10月中，由中國全國人民代表大會常務委員會通過，預計從明（2021）年6月1日起開始施行。這次修法，除了一口氣定調過去延宕未決的諸多立法爭議，也開啟了未來中國專利環境發展的更多可能，可說是自中國《專利法》立法以來，最重要的一次修正。 中國《專利法》歷來都遵循著八年一修的規律，但在第四次修正時，由於國際競爭態勢以及國內產業環境的轉變，在專利侵權懲罰性賠償、默示許可等議題上一直無法達成共識，使得原本應該在2016年就完成的修法，一直拖到2020年才完成。 眾所周知，第四次修正之所以一拖再拖，關鍵就是懲罰性賠償條款。其實，當最高人民法院頒定的司法解釋，以及中國民法典都納入知識產權侵權的懲罰性賠償規定後，專利法如果再不正式納入，只會使法律適用關係更加混亂，業界也無所適從。而根據最新的立法條文，不但確立了專利侵權懲罰性賠償的正式立法，更把懲罰性賠償額度的上限，一口氣拉到賠償金額的五倍，比原先草案中建議的三倍更高，顯見立法者的決心。 第四次《專利法》修正核心：加強專利運用力道、提升專利市場價值 不過，仔細觀察相關規定，還是能發現這項新條款的些許限制。首先，懲罰性賠償僅限於「故意」侵犯專利權，而且「情節嚴重」的樣態；對於何謂「故意」也許較無爭議，但何謂「情節嚴重」可能就眾說紛紜，如果法官審理後認為情節不夠嚴重，可能就不適用懲罰性賠償了。對此，可能還需要日後透過司法判決來統一法律見解。 其次，懲罰性賠償額的計算基準，依照相關條文規定，為權利人所受損失、侵權人所得利益、或者專利許可使用費的倍數──也就是合理權利金──來計算。換言之，必須先依這三種方法計算基礎賠償額，才能得出懲罰性賠償額。然而，若法官依這三種方法都無法確定基礎賠償額時，就只能夠依現有證據，自行在三萬元人民幣至五百萬元人民幣的區間內決定，也不能適用懲罰性賠償。這樣一來，勢必更加限縮權利人的求償空間。 但無論如何，這項立法確定了專利侵權懲罰性賠償的合理性，對於專利權益的保障也更上一層。事實上，這次《專利法》修正的核心理念，就是因應中國專利存量暴增後，對於專利運用、活化的政策改革。因此，除了懲罰性賠償外，包括引入默示許可制度、強化行政執法力道，也都是這次專利法修正的重要內容；尤其是後者，過往中國在專利爭議的行政執法，僅限於地方政府層級，但新法卻明定對於全國有重大影響的專利侵權糾紛，可以由國務院專利行政部門（即國知局）應專利權人的請求處理，並且明文賦予行政執法部門詢問當事人、調查違法情況、現場檢查實施場所與侵權產品等權限，使專利權人的武器更為充足。 其他亮點：專利連結配套、擴大外觀設計保護範圍 除了上述的核心議題，這次修法還有兩個不能錯過的小亮點。第一項是藥品專利連結制度的搭配修法，根據本刊前期文章（跟進國際潮流，中國版專利連結辦法出爐！），由藥監局、國知局聯名發布的《藥品專利糾紛早期解決機制實施辦法》正在徵求意見，而《專利法》所做出的修正，正是為這項辦法提供法律上的基礎。 第二項則涉及外觀設計。在最新的專利法中，把外觀設計重新定義為「對產品的整體或局部的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所做出的富有美感並適於工業應用的新設計。」其中的「局部」代表了日後外觀設計將擴及產品的部分設計，例如椅子的靠背、燈具的外殼都可以是外觀設計的申請標的。 如此一來，必然會大幅提高業者布局外觀設計的意願，而台灣近期熱烈爭議車燈專利訴訟，爭訟的標的也正是汽車產品的部分設計。因此，將來類似的訴訟型態是否會在中國上演，值得觀察。 《北美智權報》第271期更多精采文章： 智財貨幣化的進程：從無形資產盤點到專利融資 因公開實施造成新穎性喪失—以智慧財產法院103年度行專訴字第110號行政判決為例 低利率環境下，該如何有效運用資金？ 高價值專利和AI技術 — 專利訴訟的視角 李淑蓮╱北美智權報 編輯部 繼270期 《兩岸專利論壇》 - I 資深專利代理師劉芳分享 《人工智慧領域專利的機遇與挑戰》後，本刊期《兩岸專利論壇》-II由北京隆諾律師事務所合夥人律師暨資深專利代理師洪燕以「高品質專利的前世今生-以專利訴訟為視角」為題，探討高價值專利的要件及AI技術的專利價值。洪燕開宗明義的指出，由於本身是一位訴訟律師，所以只採專利訴訟的角度來探討專利的價值。她首先取了一個近期相當火熱的案子：小i機器人的案子（上海智臻公司訴美國蘋果公司侵權），來分析高價值專利的議題。 照片來源：https://www.xiaoi.com/ 小i機器人侵權案件背景 2020年8月3日，小i機器人（上海智臻智慧型網路科技股份有限公司）正式向上海市高級人民法院提起訴訟，要求蘋果公司停止Siri（智慧助理）專利侵權，包括但不限於停止製造、使用、銷售、及進口侵犯該公司發明專利權的產品，並索賠100億元 (人民幣，下同)。 小i機器人與蘋果公司的專利侵權案已纏訟8年，早在2012年6月21日，小i機器人已向上海市第一中級人民法院提起訴訟，告蘋果公司專利侵權。其間，蘋果公司向國知局專利複審委員會提起行政覆議，請求宣告涉案專利無效。在經歷了行政一審、行政二審、行政再審多次反復判決後，最高人民法院於2020年3月27日最終裁定：專利有效。行政覆議最終結果出爐後，小i機器人即於同年8月3日重啟對蘋果的專利侵權訴訟。 涉案專利為ZL200410053749.9（一種聊天機器人系統）的發明專利，於2004年申請，2009年獲得授權。2011年，蘋果公司在其發佈的iphone4S手機上首次推出Siri，即智慧型個人助理服務，其後又在iPhone、iPad、iTouch、MacBook、HomePod等全線產品中陸續搭載Siri，Siri成為蘋果產品人機交互的主要入口。這一專利侵權訴訟涉及到蘋果的諸多產品線，因此小i機器人方面的索賠高達人民幣100億元。 涉案專利提供一種聊天機器人系統，用戶可以和機器人聊天，進行擬人化的互動式對話，可以「命令」機器人為使用者查找資訊、做遊戲等。在專利無效的行政覆議過程中，主要爭議在於「本專利說明書對於如何實現遊戲功能是否充分公開」。 再審法院在判決書中指出：「本專利說明書對於如何實現遊戲功能充分公開。在判斷專利說明書對於某技術特徵是否充分公開時，需要判斷該技術特徵是否屬於涉案專利區別於現有技術的技術特徵，對此應當結合涉案專利的記載和現有技術的狀況予以綜合確定，而不應僅以專利申請人或者專利權人自認的區別技術特徵為判斷標準。若該技術特徵屬於涉案專利區別於現有技術的技術特徵，則專利說明書中應當作出詳細描述，以滿足說明書充分公開的要求；若該技術特徵不屬於涉案專利區別於現有技術的技術特徵，本領域技術人員能夠基於其所具備的知識和能力，通過檢索現有技術即可實現，則專利說明書中可以不對該技術特徵給出詳細描述和具體指引。本專利限定的遊戲伺服器的功能是通過本專利中描述的格式化語句調用現有的成熟的遊戲模組來實現的，使用格式化語句調用遊戲模組來實現遊戲功能屬於本專利申請日之前的現有技術，本案中，本領域普通技術人員根據本專利說明書的相關記載內容可以實現聊天機器人的一端連接用戶，另一端連接遊戲伺服器，用戶通過即時通訊平臺或短信平臺與聊天機器人進行對話，可以使用格式化的命令語句與機器人做互動遊戲。因此，本專利涉及遊戲伺服器的技術方案符合專利法第二十六條第三款規定。」 高質量專利的要件 洪燕認為小i機器人的案例引出了什麼叫高質量專利的議題。從這件專利來看，洪燕表示如果要符合高價值專利，有三大要件。首先必須是原創的專利，而且原創性程度要高，亦即是說必須有創造性。就小i機器人的專利來說，洪燕指出在2004年以前，的確沒有人或技術文獻提過要以擬人的方式和終端互動，反映了其原創性和創造性。第二個要件是從市場而言，要具備應用性、交易性，及不管是現在或未來的�{業應用性；從現在蘋果手機都帶Siri來看，市場性是很足夠的；如果有更多授權交易的特質，則更能反映其市場性。而第三點是從法律的角度來看，必須有穩定性和壟斷性。穩定性就是耐打，如果一下子就死在那邊，就沒有穩定性可言；而所謂壟斷性就是侵權易於查明、易於用司法保護的手段來維護專利權；也就是說壟斷可以得到很好的控制，而不是有沒人採用了也不知道，也很難向法院證明別人用了我的東西。 針對AI專利，洪燕總結為只要原創性技術多、應用廣泛，其價值就會高。【本文未完，完整內容請見《北美智權報》271期：《兩岸專利論壇》- II高價值專利和AI技術 — 專利訴訟的視角】 《北美智權報》第271期更多精采文章： 《東協十國商標註冊系列》－１ 東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：汶萊和柬埔寨篇 因公開實施造成新穎性喪失—以智慧財產法院103年度行專訴字第110號行政判決為例 USPTO的AI風向球？ 歐盟eTranslation調查報告：機器翻譯如何協助中小企業經營？ 許慈真/北美智權報　專欄作家 歐盟執委會翻譯總署（Directorate-General for Translation，DGT）堪稱是世界上最龐大的翻譯機構，其於2017年開發的機器翻譯系統eTranslation，原本僅免費提供歐盟會員國、冰島及挪威的公共管理部門、大學語言院所以及歐洲設施連接基金（Connecting Europe Facility，CEF）之數位服務基礎設施，目前已於2020年3月開放予歐盟中小企業免費使用。並且於2020年6月釋出針對中小企業所做的eTranslation調查報告，作為未來開發的參考依據。 2020年3月23日，eTranslation正式開放予歐盟中小企業免費使用。eTranslation採用神經機器翻譯技術（neural machine translation, NMT），旨在免費、快速且安全地滿足語言翻譯需求，讓市場參與者能立於平等地位，不因使用小語種或難以獲得特定語言組合而遭受競爭上之不利益。目前共提供28種語言互譯，包括歐盟24種官方語言、冰島文、挪威文、俄文與中文。 在開放之前，歐盟執委會的通訊網路、內容服務暨技術總署（Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology，DG CNECT）與內部市場、產業、企業暨中小企業總署（Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs，DG GROW）攜手執行一項問卷調查計畫，期望透過12道簡要問題，瞭解中小企業對於機器翻譯及語言技術的興趣、需求、預定用途與使用實例。 本次調查期間自2019年12月6日至2020年3月3日為止，調查對象涵蓋歐盟各行業領域的中小企業，回覆總數為2868家。值得注意的是，其中約有20%（即635家）曾經參與eTranslation的試行測試（pilot testing），因此，可藉由本次調查進一步探知參與測試企業對於eTranslation的滿意度以及實際需求程度。 與此同時，調查單位預計於2021年初蒐集意見回饋，評估免費開放後的使用者滿意度，並且瞭解在需求與改善建議方面有哪些變化。本文以下彙整幾項報告統計數據，說明本次調查亮點以及重要成就： 受訪企業的背景概況 除未表明地點之外，本次受訪的中小企業來自歐盟會員國、CEF相關國家以及非前兩者國家（包括北馬其頓、瑞士與印度/沙烏地阿拉伯），總共29個國家。所涵蓋的行業相當廣泛（參見圖1，統計結果採用歐盟行業標準分類（European statistical classification of economic activities，NACE）），但單是前三者合計比例即超過整體一半以上，包括製造業（28%）、專業、科學與技術（12%）、其他服務活動（11%）；再者，約有10%的受訪企業表示，同時積極參與多個行業分類。 在跨國業務參與及規畫方面，約有76%的受訪企業涉及國外買賣，72%擁有國外業務合作夥伴；約有47%的受訪企業計畫拓點至國外新市場，34%位於邊境地區，16%在其他國家設立據點。顯然，受訪企業確實有一定的翻譯需求。 圖1：受訪企業的行業分類 企業對人工翻譯及機器翻譯的偏好—從業務活動觀察 此道問題（單選）堪稱是本次問卷調查的最大亮點，清楚突顯出企業面對人工翻譯及機器翻譯所抱持的心態、立場與策略；不僅是中小企業，大型企業的回覆結果恐怕也與此相差不遠。從統計數據觀察，大致上可按業務活動將翻譯偏好分為三個群組： 偏好人工翻譯 受訪企業偏好使用人工翻譯的業務活動，多半屬於需考量個案差異、訴諸人類情感、或者是為求慎重精準起見，不難想像，現階段仍然傾向「信賴人類」。按偏好程度高低，六項業務活動分別為：磋商合約（高出55.7%）、解決商業交易中的衝突（高出52.2%）、簽訂合約（高出50.5%）、與國外行政機關往來（高出27.5%）、行銷與宣傳活動（高出11.2%）、處理查詢或投訴（高出7.1%）。 偏好機器翻譯 受訪企業偏好使用機器翻譯的業務活動，應是與制式化、處理範圍廣泛或數量龐大、或者快速滿足需求相關。按偏好程度高低，五項業務活動分別為：瞭解網站或社群媒體（高出69.3%）、蒐集資訊（高出54.1%）、聊天機器人（高出45.8%）、採購產品或服務（高出30.7%）、尋找國外業務合作夥伴（高出20.8%）。 各有所好，差距不大 至於後述四項業務活動，受訪企業選用人工翻譯或機器翻譯的比例差異不大，其差距按小至大分別為：銷售產品或服務（人工略多0.7%）、在國外提供售後服務（機器略多0.9%）、與公司或合作夥伴通信往來（人工略多1.1%）、回覆報價、競標或投標（人工略多5.3%）。 圖2：受訪企業對人工或機器翻譯的偏好 惟須留意的是，在「聊天機器人」、「採購產品或服務」與「在國外提供售後服務」三項，受訪企業回答不需要及未作答的比例合計均超過20%；尤其是「聊天機器人」，回覆不需要及未答的比例合計高達30.8%，當中回答不需要的份數為653份（約22.8%），或可理解為受訪企業並無此方面業務需求，但未作答份數仍有232份之多（約8.1%），未答比例屬於全部問題當中較高者，其實際原因為何，恐怕需要更多調查方能瞭解。 企業對機器翻譯各項特性的重視程度 關於此道問題（複選），受訪企業必須以1分（最不重要）至8分（最為重要）表示某一特性是否為決定採用機器翻譯的關鍵因素，本文僅擷取給予8分的回應數據並彙整如下（參見圖3）。極其明顯，約有近一半（47.0%）的受訪企業認為「準確」是最主要考量。 但有意思的是，有三分之一左右的受訪企業也認為易用（37.7%）、免費（35.5%）、速度（33.8%）、安全（33.3%）、保密與隱私（32.9%）等特性同屬最為重要，足見這幾項特性份量相當，而這些也是eTranslation服務主打的優勢。反倒是服務台之類的「支援」（22.5%），認為最重要的比例不到四分之一。 圖3：受訪企業採用機器翻譯的最主要考量（評分為8） 【本文未完，完整內容請見《北美智權報》271期：歐盟eTranslation調查報告：機器翻譯如何協助中小企業經營？】 《北美智權報》第271期更多精采文章： 從歐美五大授權趨勢看疫情帶來的智財共創策略 旗艦新機怎麼選：iPhone12頂配、三星Ultra和小米10至尊版比一比 《東協十國商標註冊系列》－１ 東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：汶萊和柬埔寨篇 日商夏普積極於全球主張通訊技術專利　戴姆勒慘吞敗訴 林家珍/北美智權 專利工程處 日本電子大廠夏普 (Sharp) 這兩年一改以往風格，積極主張專利權，陸續對德國戴姆勒 (Daimler AG)、美國特斯拉 (Tesla)、中國Oppo等公司提起侵害通訊專利技術的侵權訴訟。2020年9月，德國慕尼黑 (Munich) 地方法院針對夏普控告戴姆勒的車載通訊設備侵權一案，作出夏普勝訴的一審判決。以下說明本案始末，期能一窺夏普的專利訴訟策略。 圖片來源：夏普官網 夏普的訴訟策略 夏普在本案中採取了幾個訴訟策略頗值得玩味，包括： (一) 善用德國訴訟雙軌制 德國的專利訴訟採雙軌制，專利侵權訴訟由地方法院 (District Court) 審理，德國一共有12個地方法院可以審理專利侵權訴訟，專利無效訴訟則由聯邦專利法院 (Federal Patent Court) 統一審理。專利侵權訴訟一審從啟動到判決平均約10-15個月，專利無效訴訟一審從啟動到判決平均約24-27個月。通常在侵權訴訟啟動後，被告才急忙提起專利無效訴訟作為反制手段，不只起跑點晚，還要面臨無效訴訟審理時間較長的雙重不利局勢。而在侵權訴訟中，被告雖然可以提專利無效抗辯，但由於地方法院並不審理專利有效性，專利無效抗辯之目的僅在於爭取暫停侵權訴訟，等待聯邦專利法院的一審判決。除非是強有力的專利無效抗辯 (例如，明顯不具新穎性)，否則不予暫停的機率很高。 (二) 選擇德國火箭法院 (rocket docket) 在上述12個德國地方法院中，處理專利侵權訴訟經驗最豐富的是杜塞多夫 (Dusseldorf) 地方法院，然而也由於案件量大，法官業務繁重，取得一審判決的速度不一定快。若要打速度戰，原告傾向選擇號稱德國火箭法院的慕尼黑或曼海姆（Mannheim）地方法院，藉此對被告施加更大的壓力。此次夏普也是選擇這兩個法院對戴姆勒提告。 (三) 密集提訴 根據公開消息，夏普於2019年的4~6月間在德國對戴姆勒密集提起五件侵權訴訟，均涉及Avanci專利池[1]的通訊技術標準必要專利 (Standard Essential Patent, SEP)。其中兩件是向曼海姆地院提出，另外三件是向慕尼黑地院提出。在短時間內對被告密集啟動多件侵權訴訟，且選擇不同法院，可以分散侵權訴訟被暫停的風險，亦可消耗對手的戰力。這五件中，的確有部分案件被暫停，也有部分案件繼續，其中一件就是本次慕尼黑地院所作的一審判決 (案號：7O 8818/19，專利號：EP2667676)，由此可以看出夏普積極強勢的訴訟策略。 通訊技術SEP專利爭議 本案值得關注的另外一點，就是EP2667676為通訊技術的SEP專利，戴姆勒與其他訴訟參加人 (戴姆勒的零件供應商) 共同指控夏普參與的Avanci專利池拒絕讓供應商取得授權，限制僅能由戴姆勒取得授權，且在授權協商進行中對戴姆勒提起訴訟並請求法院核發禁制令(injunction)，有違FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory，公正、合理且無歧視)宣言之情事，要求法院暫停審理此案，交由歐盟最高法院（European Court of Justice, ECJ）作出解釋，確認夏普是否涉及濫用SEP專利權人的優勢地位以及反壟斷強制授權。 戴姆勒的要求看似合情合理，但是法官卻不接受。法官認為歐盟最高法院在以往的判決中並未禁止SEP專利權人提告或請求法院核發禁制令，且符合在下述情況下，SEP專利權人的行為不會被視為濫用優勢地位： 專利權人於提告前事先通知被控侵權人使用該專利。 授權協商過程中，被控侵權人未明確且及時表示其有意願接受符合FRAND條件的授權、未善盡注意職責 (due care)、未表現出良好信用 (good faith)，或有拖延情事。 法官指出，當2019年5月夏普找上戴姆勒時，戴姆勒在回信中提到夏普應該找供應商談授權，認為夏普的行為違反FRAND宣言，夏普在回覆中表示會提供給戴姆勒授權價碼供其參考，並要求戴姆勒提供特定相關資訊供夏普評估，戴姆勒於六週後回覆沒有義務提供該些特定相關資訊，再次強調夏普應該找供應商談授權，於該回覆中戴姆勒仍然未表明有意願接受符合FRAND條件的授權。法官並進一步將授權談判時程拉回到2016年，當時Avanci標準專利池的授權代表找戴姆勒談，戴姆勒同樣也未表明授權意願，由於透過Avanci協商授權遲遲未果，夏普才於2019年親自找上戴姆勒。因此法官認為戴姆勒知情且持續使用夏普專利多年，卻始終未明確、及時表達授權意願並有拖延情事。即便戴姆勒於2019年被告侵權之後，終於針對授權方案提出議價 (counter offer) ，算是表明授權意願，但仍不能稱為及時，並且戴姆勒要求夏普以提出訴訟暫停作為條件進行授權協商。若法院認同戴姆勒的行為，等於是鼓勵被控侵權人拖到被告後再回應授權談判，並以此手段箝制訴訟進行。 車載通訊產品授權對象爭議 針對夏普找上戴姆勒，而非其供應商談授權，慕尼黑地院亦認為夏普並未濫用SEP專利權人的優勢地位以及反壟斷強制授權的情事，其見解如下： 歐盟反壟斷法並未限制專利權人的授權對象，專利權人本來就有權與終端產品製造商洽談其內部零件的技術授權。 事實上，夏普也正與幾家戴姆勒的供應商協商授權或者已達成授權協議，並沒有拒絕授權供應商的情況。 即便以往德國汽車業慣例是由零件供應商洽談授權，但戴姆勒的銷售市場並不限於德國，必須遵循其他市場的授權方式，若車載通訊裝置技術的授權慣例一般是找車廠談，那麼戴姆勒應該學習尊重並接受。 針對戴姆勒要求慕尼黑地院暫停審理並交由歐盟最高法院解釋夏普是否違反FRAND宣言，法官認為目前尚無交付解釋的必要性，綜合考量前述事實以及交付解釋所導致的延遲對專利權人權益造成的損害，慕尼黑地院判戴姆勒侵權，夏普可以在交付550萬歐元的保證金後，請求法院對戴姆勒發出禁制令，命令戴姆勒禁售及回收使用夏普通訊專利技術的產品。 戴姆勒吞下二連敗 繼今年8月與諾基亞的侵權訴訟敗訴之後，戴姆勒於SEP標準專利訴訟中又再度敗給夏普。兩案差異在於，諾基亞案中，曼海姆地院判諾基亞須交付70億歐元保證金才能對戴姆勒發出禁制令，而在夏普案，慕尼黑地院判保證金為550萬歐元，這也使得戴姆勒面臨禁售的風險大增。另外，即便戴姆勒仍可上訴，但上訴並無法遏阻禁制令的行使。 結語 於10月7日，夏普發新聞稿表示已與戴姆勒簽署協議，授權包含LTE在內的無線通訊SEP專利，夏普與戴姆勒的專利大戰或許將就此落幕。夏普v.s. 戴姆勒的侵權訴訟案看似單純為兩家公司間的爭訟，但這其實只顯露出冰山一角，水面下是SEP通訊專利池的專利權人v.s. 車廠及零件供應商的專利爭議，而在冰山底層，所有IOT (Internet of Things) 終端應用產品製造商或許也將逐一踏進這場專利戰爭中，後續發展值得我們關注。 《北美智權報》第271期更多精采文章： 造福研發型新創，TIPO「積極型專利審查」試行方案明年上路 初探全球穩定幣的監管邏輯 旗艦新機怎麼選：iPhone12頂配、三星Ultra和小米10至尊版比一比 •iPhone 12開賣隱含3大重要意義！ 全球電信商5G訊號不給力，許多國家5G覆蓋率仍不普及，加上Android 5G並沒有太多令人驚豔的新功能，讓消費者對於升級5G相當冷感，與蘋果i12預約熱絡，完全是兩樣情。因此，i12開賣，對蘋果、對全球電信市場都隱含著3大重要意義。 •不想拖累家人 施昇輝的保單只買這三張… 人生在世，隨時都該有最壞的打算以及最好的準備。我買的第一張「壽險保單」是在三十歲的時候，保險理賠金額就是我買房向銀行貸款的三百萬元。

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