國知局《商標侵權判斷標準》解讀

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2020/10/08 第360期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站       專利評析 中國高校專利轉化率不足一成，「沉睡」在紙間的財富該如何喚醒？     法規訴訟 從Scrum一案看美國商標訴訟如何取得暫時禁制令：背景事實與管轄權認定     深入報導 開學季配備電腦：蘋果、戴爾、華為、小米和聯想，大陸學生族怎麼選？     智財管理 美國非OEM碰撞零件售後市場的歷史背景和發展現況 國知局《商標侵權判斷標準》解讀       中國高校專利轉化率不足一成，「沉睡」在紙間的財富該如何喚醒？ Lau/愛集微 （※ 本文由愛集微授權北美智權報刊登） 設備和材料嚴重依賴進口、製造技術與國外仍有兩到三代差距、大量設計企業集中在中低端領域……這是中國積體電路產業不容迴避的現實。 與之形成鮮明對比的是中國高校的科研水準。國際學術期刊《Nature》7月5日發佈的最新一期大學/機構學術排名中，20家中國科研機構或大學憑藉高品質學術論文和科研成果躋身Top100，數量僅次於美國，遠高於其他國家。英國教育組織Quacquarelli Symonds（QS）發佈的2018年電氣電子工程專業Top50院校中，中國獨佔6家，排名世界第二。 大量科研成果以論文、著作、學術成果、專利等形式「沉睡」在學校中。以專利為例，中國高校專利轉化率普遍低於10％，據《智慧芽》全球專利資料，全國第四輪電子科學與技術學科評估B級以上大學獲授權專利中，有轉讓記錄的僅占8.37％。 北京大學科技開發部副部長李士傑告訴集微網記者，當前中國高校專利轉化率較低是由多種原因造成的，一方面相當一部分高校專利是為學生畢業、人員落戶、課題驗收、學校排名等特定目的而申請的，沒有轉化的動力；另一方面高校專利轉化的三個環節 — 高校、科技成果轉化仲介服務機構和企業均相對薄弱，導致產學研協同發展困難。 近四成高校專利無效 《智慧芽》全球專利資料庫資料顯示，中國第四輪電子科學與技術學科評估B級以上大學共申請435,064組專利，獲授權專利252,145項，其中有效專利152,967項，占比約60.67％。即，上述院校近四成被授權專利為無效狀態，其中91.69％是因未繳年費而無效。 李士傑表示，這很大程度是因為相當一部分專利是為學生畢業、人員落戶、課題驗收、學校排名等特定目的而申請的，過多的政策優惠反而讓高校專利背離了專利權設置的初衷。他舉例說：「為了畢業、落戶、課題驗收申請的專利，一旦目的達成，專利也就沒必要維持了，所以會有大量未繳年費的專利。還有些為了申請課題而申請的專利，如果課題沒通過，就沒有專利維持費用，自然就會放棄。」 即使不考慮無效專利，有效專利中真正實現轉化的比例也顯著偏低。高校專利轉化主要有專利轉讓、許可、專利作價投資等形式，一般都會涉及專利權利轉移和授權許可。由於並非所有許可都會在國家知識產權局備案，所以許可資料較難取得，故此處僅以權利轉移資料管窺高校專利轉化現狀。以全中國第四輪電子科學與技術學科評估B級以上大學（不含軍事類院校）為例，據集微網統計，上述院校60.67％有效專利中，有權利轉移記錄的僅21,127項專利，占上述院校獲授權專利的8.38％，占有效專利的13.81％。而相關統計顯示，美國高水準大學專利轉化率約為40％。 技術產出端的改革與探索 高校專利轉化涉及高校、科技成果轉化仲介服務機構和企業三個環節。李士傑表示，目前三個環節均較為薄弱，這是中國高校專利轉化率偏低的根本原因。以高校為例，作為技術的產出端，雖然中國高校科研水準逐年提高，但能夠持續性產出原創成果的人才仍是少數，大量重複、低品質專利充斥其中，少有真正有巨大價值的專利產出。 對於上述現狀，李士傑認為充分發揮市場化作用是提高高校專利轉化率的有效途徑。他說：「當前高校專利補貼多採取『前補貼』方式，即專利申請或授權即獲得補貼，但這種『免費的午餐』並不能真正達到鼓勵創新的目的。應該以『後補貼』取代『前補貼』，從而讓高校專利申請回歸創新初衷。如果專利的維持和轉化需要資金，可以按市場規律，找投資機構融資。真正有市場價值的技術是經得起市場考驗的，經過投資機構把關，技術轉化也更容易成功。」 事實上，在今年2月，中國教育部、國家知識產權局、科技部聯合印發的《關於提升高等學校專利品質 促進轉化運用的若干意見》（下稱「若干意見」）中已經明確，停止對專利申請的資助獎勵，大幅減少並逐步取消對專利授權的獎勵，可通過提高轉化收益比例等「後補助」方式對發明人或團隊予以獎勵。不過，冰凍三尺非一日之寒，高校專利重數量輕品質、重申請輕轉化的弊端顯然非短時間可扭轉，正如李士傑所說，「中國高校體量大，高校老師隊伍規模大，導致慣性較大，所以即使已有相關政策出臺，高校專利轉化真正走上正軌仍然需要一個不短的過程。」 同時，也有人擔心，一刀切的取消高校專利申請資助可能不利於前沿技術佈局，畢竟許多前沿技術專利的佈局往往進行得很早，比如德國弗勞恩霍夫雷射技術研究所不少專利申請於90年代，而真正大規模應用是卻2010年以後的事。 這種擔心並非全無根據。北京元芯碳基積體電路研究院創始人之一、北京大學電子學系教授張志勇對此深有體會。張志勇長期致力於半導體碳奈米管積體電路研究，就在今年5月，他所在的團隊對高密度半導體碳奈米管的研究取得突破性進展，目前該團隊正在推動碳基積體電路產業化。作為一個學術團隊走上推動科研成果產業化之路實屬無奈之舉。 據張志勇介紹，碳納米管技術產業化困難有其客觀原因。畢竟積體電路產業鏈很長，涉及設備、材料、設計、製造、封測等各個環節，對團隊人才專業、數量、品質、經費等要求極高。對於技術挑戰極大的高性能數位積體電路而言，尤其如此。 中國半導體產業發展現狀也是影響碳奈米管產業化的因素之一。張志勇說：「碳基積體電路是非常前端的技術，對加工技術要求非常高，且一般只有行業龍頭企業才會考慮行業未來。而中國半導體企業仍是行業跟隨者，沒有探索前端技術的需求和能力。」 張志勇團隊思考碳奈米管電子器件這項前端技術的產業化路徑已有數年時間，經過長期實踐與思考，他認為先從較容易出成果的角度切入，或許是破解前端技術產業化較為可行的方案。「一步到位做出高性能碳基數位積體電路，工程難度太高，很難實現。不妨分階段進行，比如第一步做一些對材料、平台、技術等要求相對較低的感測器，證明碳奈米管的市場價值。第二步慢慢拓展，做出射頻產品。待射頻產品進入應用階段，市場對碳奈米管和我們團隊就會有一定信任。在此過程中，不斷積累技術、資金，培養人才，此時拿更多資源和精力去推動高性能數位積體電路就更容易成功了。」 仲介服務機構的借鑒與創新 當然，高校專利轉化其餘兩個環節同樣存在缺陷。作為轉化仲介，中國多數科技成果轉化仲介服務機構服務能力不足。作為技術承接端，中國企業缺乏一批能將先進技術理論產品化的「能工巧匠」。不過，三個環節中，技術產出端和承接端的不足之處是「硬」科技實力的不足，補足不足之處難度非常大且非短期內可建功；只能從科技轉化仲介端入手，推動高校專利轉化。 近年來，中國各地已建立了一定數量技術市場、技術轉移機構、產權交易平台等智慧財產權仲介服務機構，也取得了一定成果。不過，此前天津大學國家智慧財產權戰略實施研究基地的問卷調查顯示，82.61%的被調查者認為應完善技術轉化的綜合服務平台，66.46%的被調查者認為仲介機構服務力度不夠。目前存在的仲介服務機構中，綜合性機構多，專業性機構少。多數仲介服務機構工作人員並不懂技術，機構幾乎只能起到資源推介作用。 一位資深工科學者示：「這方面國外有一些非常優秀的模式可以借鑒。比如，史丹佛大學會有一個非常專業的團隊專門負責配合科研團隊進行產業轉化。這個團隊由一些熟悉政策、瞭解技術且對新技術的產業化感興趣的畢業生組成。由這樣一批有專業背景的人來支援產業化，效果自然遠勝於依靠不懂技術的後勤、行政人員。」 此外，中國國內也已經出現一些創新性仲介服務機構。據李士傑介紹，近年來部分北大、清華等院校理工科畢業留學歸來的人才開始從事智慧財產權經營，先尋找國內外有價值專利技術進行孵化，再轉移到中國企業中，為企業開拓市場保駕護航，用市場化方式真正讓專利有了價值。 除了市場化專利營運機構，高校智慧財產權營運模式與手段也在不斷創新。比如，據南京理工大學技術轉移中心負責人王小緒介紹，利用互聯網 + 高校智慧財產權大資料採擷的平台工具，通過探索對技術供需雙方的專業標引，實現高校專利成果與市場需求的精準匹配，並通過在先進焊接、生物材料等技術領域開展高價值專利的培育並構建專利池，較大幅度提升了專利成果的轉移轉化率，成果轉化收益也有較大幅度的提升。 不過，在李士傑看來，提高仲介服務機構服務水準終究只能『治標』，若想『治本』，還需從技術產出端和承接端著力，提升高校平均科研水準和企業技術水準，輔以仲介服務創新，推動產研一體協調發展。 《北美智權報》第269期更多精采文章： 《SEMICON Taiwan 2020》SEMI成立高科技創新創業平台 使新創站在巨人肩膀前進世界 跟進國際潮流，中國版專利連結辦法出爐！ 從專利看各大廠智慧眼鏡的最新發展 從Scrum一案看美國商標訴訟如何取得暫時禁制令：背景事實與管轄權認定 許慈真/北美智權報　專欄作家 在美國，欲聲請暫時禁制令（preliminary injunction）的當事人必須證明符合4項要件，本文以2020年7月16日Scrum一案裁決為例，詳述法院如何判斷暫時禁制令涉及之各項證據；礙於篇幅緣故，本篇先說明背景事實以及管轄權認定問題，要件部分則留待後篇處理。此外，本案耐人尋味之處在於兩造事業的淵源與關聯性，如何各立門戶經營且不踩踏侵權紅線，值得省思。 「Scrum」一詞意指「用以落實敏捷價值觀及原則之架構」，工作團隊可藉此快速有效地交付產品及服務，屬於敏捷（agile）軟體開發的方法學之一。Ken Schwaber與Jeff Sutherland整合先前文獻論述，於1995年聯合發表論文並首度提出Scrum開發方法，兩人隨後於2001年與其他15名軟體開發者共同發布「敏捷軟體開發宣言」。 2002年，Schwaber與人共同成立非營利組織Scrum Alliance，並且制定Certified Scrum認證系列，只不過，Schwaber於2009年下半年離開Scrum Alliance，另成立Scrum.org後推出Professional Scrum認證系列。2009年，Schwaber與Sutherland合作撰寫《The Scrum Guide》，根據該指南，Scrum團隊包括三種角色，亦即Product Owner（產品負責人）、Scrum Master及Development Team（開發團隊）。Schwaber則於2006年成立Scrum Inc.，目前提供Licensed Scrum認證系列；於2018年推出Scrum@Scale架構，並展開與Scrum Alliance的合作夥伴關係。 本案概述 原告Scrum Alliance, Inc.與被告Scrum, Inc.同為提供Scrum架構培訓及認證的廠商。原告認證計畫擁有3項核心商標（如下表所示）且均已取得「不可對抗」（15 U.S. Code § 1065）之地位，迄今大約已認證上百萬實務人士。至於被告，則於2019年下半年推出全新Scrum認證計畫，惟原告指稱該認證計畫名稱實質上與原告相同（如下表所示），並且皆內含培訓課程以及提供證書（該證書亦與原告幾無區別）。 原告認為被告係刻意選用系爭侵權標識，有意混淆消費者並竊用原告商標之聲譽及價值，故於2020年3月18日提起訴訟，指控被告違反蘭哈姆法多項規定（包括聯邦商標侵權、服務標章侵權、不實從屬關係、不實廣告及不正競爭）以及德州商標保護與不正競爭相關規範，並針對Jeff Sutherland與JJ Sutherland個人主張違約損害賠償，同時根據其商標/服務標章侵權主張，聲請暫時禁制令。 原告Scrum Alliance, Inc.商標 被告Scrum, Inc.標識（即系爭侵權標識） CERTIFIED SCRUMMASTER (Reg. No. 3,738,535) LICENSED SCRUM MASTER CERTIFIED SCRUM TRAINER (Reg. No. 3,510,571) LICENSED SCRUM TRAINER CERTIFIED SCRUM PRODUCT OWNER (Reg. No. 3,545,767) LICENSED SCRUM PRODUCT OWNER 法院指出，原告若想取得暫時禁制令，必須證明符合四大要件： 勝訴之實質可能性 若不核發禁制令，原告極可能蒙受無法彌補之傷害 可能致生之傷害大過於被告因禁制令所受之損害（亦即，法院需權衡兩造受害輕重（balance of hardships）） 禁制令不會危及公共利益 鑑於原告成功證明所有要件，法院最終裁定准予暫時禁制令，禁止被告及其代理人、僱員、員工、繼任人、受讓人、具利害關係之相關人等於訴訟審理期間，以任何方式或在任何商業情境之下直接或間接使用原告商標或系爭侵權標識。 聲請暫時禁制令之管轄權問題 1. 對人管轄權之標準 德州長臂法（long-arm statute）規定，在合乎憲法規定之正當程序下得授予管轄權，因此，本案法院必須確認對人管轄權是否符合憲法保障要求。根據「正當程序條款」，若能證明不具居民身分的被告與法庭地有最低限度聯繫（minimum contact），法院便可行使對人管轄權且不致使訴訟違反公平及實質正義（fair play and substantial justice）之傳統概念。 本案原告聲稱法院對被告有特定（對人）管轄權，前提是，原告主張之訴因必須源自被告與法庭地的關聯所致。為行使此項管轄權，法院必須確定： 被告是否故意將營業活動帶入德州，或利用其在該地從事營業活動的特權。 原告主張之訴因是否源於被告與法庭的聯繫（forum-related contact）。 法院行使對人管轄權是否合乎公平且合理。 被告若是與其他州居民建立持續往來關係並負有義務，其行為後果自當受該州法律規範及制裁；然而，被告與法庭地的最低限度聯繫不能僅止於隨機、偶然、關係薄弱、或出自他人或第三人單方面行為。假使原告能證實上述前兩項條件，舉證責任便移轉至被告，由其證明行使對人管轄權係不公平或不合理，此時，法院需審查五項因素：(a)非居民被告的負擔（burden）；(b)法庭地的利益；(c)原告獲得救濟的利益；(d)州際司法系統在有效司法行政方面的利益；(e)數個州為促進基本社會政策的共同利益。【本文未完，完整內容請見《北美智權報》269期：從Scrum一案看美國商標訴訟如何取得暫時禁制令：背景事實與管轄權認定】 《北美智權報》第269期更多精采文章： 歐盟商標近似之整體印象判斷：2020年Sumol + Compal Marcas, SA v EUIPO案 美國規則、全球適用，台灣供應鏈如何應對？ 疫後經濟預測：K型復甦的世界即將來臨 開學季配備電腦：蘋果、戴爾、華為、小米和聯想，大陸學生族怎麼選？ 李俊慧/北美智權報 專欄作家 （本文作者為中國政法大學知識產權研究中心特約研究員） 在訊息發達的時代，電腦基本成為每個大學生的標準配備，而在日後的各種工作或是學習中，電腦也是所有人必不可少的一樣工具。 但是，面對各種不同類型的電腦往往也令很多學生不知道該如何挑選，到底該選擇入手哪款筆電電腦？ 從某種程度上來說，學生族群選擇電腦也成為一件世紀難題。 那麼，對於各個不同需求的學生族群來說，有哪些電腦是值得推薦的？在選擇電腦時，又該關注哪些核心問題呢？ 選擇一：輕辦公類學生族群，榮耀MagicBook、聯想小新Air14可以一試 對於很多的人來說，電腦的主要用途還是使用一些類似Word、Excel、PPT或是網頁等日常辦公軟體。 對於不玩大型網路遊戲以及從來不使用專業製圖軟體的用戶來說，輕薄型筆電優先級更高。 筆電筆電當前多數廠商都有相應的輕薄型筆電，而對於輕薄型筆電的價位也參差不齊。 其中，不乏價格比肩遊戲型筆電的輕薄型筆電，同時也有很多性價比非常高的輕薄型筆電。這就需要看各學生的預算以及對於電腦螢幕揚聲器或是電腦的一些功能上的需求。 當前比較高端的輕薄型筆電有華為MateBookX、蘋果MacBookair2020和戴爾的xps13-7390，這三款筆電定價均在人民幣（下同）8000元以上。 而性價比較高的輕薄型筆電有聯想小新Air14，小米RedmiBook14以及榮耀MagicBook14。這三款筆電定價則在5000元檔位。高價的輕薄型筆電更注重電腦的做工以及使用體驗。 例如在做工方面，戴爾採用了重量更輕的6000系航空鋁材料，MacBookAir與MateBookX均採用了鎂鋁合金材料。無論在重量還是手感上都是優於當前多數金屬外殼的筆電。 螢幕方面，三款電腦也做到了最好，其中戴爾像素密度達到了331ppi，色域為100%sRGB，華為MateBookX螢幕採用了3000*2000 3:2比例高色域LTPS螢幕，也是目前最好的3k螢幕。MacBookAir也改為了與MacBookPro相同的視網膜螢幕，新增原彩顯示。 而對於性價較高的幾款電腦則是在性能上不強，在做工以及質感就遠不如高價的輕薄型筆電。 電腦核心硬件CPU與顯卡上，聯想小新Air14、RedmiBook14以及榮耀MagicBook14不僅沒有縮水，相反配置還要高出商務輕薄型筆電一些，CPU上三款電腦全部採用十代英特爾酷睿處理器，其中聯想小新Air14CPU配有i5-1035g1與i7-1065g7，顯卡採用mx350獨顯。雖說顯卡屬入門級別，但也可以運行類似lol的一些輕量級網遊。 RedmiBook14CPU採用的是與聯想相同的CPU，顯卡也與聯想小新相同。榮耀MagicBook14的CPU採用相對更好一些的i5-10210U與i7-10510U，顯卡採用前一代的mx250獨顯。 這三款電腦在螢幕色域、性能散熱以及按鍵指紋解鎖上都做的比較完整，同樣可以作為輕辦公的首選。 選擇二：重遊戲類學生族群，首選想拯救者Y7000P和微星衝鋒坦克II GL65 當前對於多數學生來說，遊戲也成為大學必不可少的一項需求，如果選擇了輕薄型筆電就相當於自己幫自己戒了網癮。同時遊戲型筆電還可以學習完成很多3d設計軟體相關工作。而且你習慣外出背書包或者外出幾乎不攜帶電腦，那麼遊戲型筆電的優先級無疑更高。 不過遊戲型筆電的價位要更高一些，即使最便宜的一些遊戲型筆電也要動輒6000元。而高價位的價格甚至可以摸到16000元甚至更高。 在遊戲型筆電中，更多的也是需要看到CPU以及顯卡的參數，不同級別的CPU以及顯卡一般也對應著不同級別的網遊。同時遊戲型筆電的刷新率也是選擇的一項重要參數。 在遊戲型筆電價位中，6000-7000元價位可以考慮機械革命、聯想拯救者Y7000P和微星衝鋒坦克II GL65。而10000元價位則可以考慮ROG幻14以及惠普暗影精靈5PLIUS。 其中，機械革命AMD版本將性價比最高的GTX1660Ti升級為更強的RTX2060，同時採用144Hz螢幕刷新率。散熱採用5根銅管+四散熱口+雙風扇。基本可以運行當前各類大型網遊。 微星坦克衝鋒的CPU採用i9-9750H，顯卡採用GTX1660Ti。cpu在性能設定上PL1與PL2均為200w。僅靠溫度牆控制性能，顯卡為滿血GTX1660Ti，圖形性能測試同為80w GTX1660Ti與更高一級的RTX2060差距不大。螢幕採用120Hz高刷。散熱上採用7銅管雙風扇，在狂暴散熱模式下除去噪音明顯外可以從早上打到晚上。 拯救者Y7000P的CPU採用i7-10850H，顯卡採用RTX2060，螢幕刷新率為144Hz，散熱採用三熱管，雙金屬風扇導熱版連為一體，四出風口，散熱能力同樣非常出色。 ROG幻14CPU採用的是R7-4800HS 8核 7nm。顯卡採用RTX2060。在遊戲型筆電中算是最輕薄的版本。 惠普暗夜精靈cpu採用的是i7-10750H，顯卡採用的是RTX2080SMQ，顯卡採用的是RTX2080獨顯，算是性價比最高的2080筆電。但是重量也偏重。螢幕採用3000Hz高刷新率螢幕。 對於僅用於3D設計的話基本上述配置都能輕鬆應對，而對於遊戲體驗更注重的玩家顯然是需要更細緻的考慮電腦螢幕素質、螢幕刷新率、散熱、CPU以及顯卡性能。 當然如果預算有限的話，還是儘量以性價比為主，未必要過分追求品牌。 《北美智權報》第269期更多精采文章： 談專利侵權損害賠償請求權失效時，智財法院所給予的額外補償 《SEMICON Taiwan 2020》SEMI成立高科技創新創業平台 使新創站在巨人肩膀前進世界 疫後經濟預測：K型復甦的世界即將來臨 美國非OEM碰撞零件售後市場的歷史背景和發展現況 葉雪美╱北美智權報　專欄作家 自從Ford公司向美國國際貿易委員會（ITC）提起設計專利侵權調查 後，使用設計專利防止碰撞零件的售後市場競爭已形成一種趨勢。本文介紹非OEM零件在美國使用的背景，解析State Farm效應及非OEM零件在AM市場的作用，說明近年原廠利用設計專利消除售後零件市場競爭的狀況，再討論獨立製造商尋求開放AM市場的可能性及應對方式。 ※本文摘錄自[美國非OEM碰撞零件售後市場的歷史背景和現況] 根據美國保險業者聯盟（AAI）委託進行的1999年研究，原廠製造一輛價值25,000美元的汽車，將會帶動約100,000美元的維修市場。在維修事故中損壞的車輛時，保險公司認為要更換OEM零件增加的維修成本可能幾近於汽車總價，那不如買輛新車。在有些情況下，使用類似的副廠零件，亦即非OEM碰撞零件，會顯著地降低維修成本，並有助於降低汽車保險費。保險公司主張，如果沒有可行且允許使用非OEM更換零件的市場，那麼汽車製造商將壟斷更換零件行業，開放AM（售後）市場才是符合消費者及保險公司的最大利益。 State Farm案件之後，汽車原廠希望透過立法保護單一碰撞零件，但無法實現，他們嘗試一種新策略，以設計專利保護碰撞零件的外觀，阻止獨立製造商製造、販賣碰撞零件。 什麼是AM市場的碰撞零件？ 碰撞零件通常是安裝在汽車外部的鈑金件（如圖1）、或塑料零件（如圖2）以及車燈（如圖3）等，不包括機械零件，例如：電池，過濾器，消音器，減震器和發動機零件。「AM市場零件」通常是指汽車外部的鈑金件、塑料零件，以及前後車燈等更換零件。「獨立製造商」是指零件的原始製造商以外的製造商，亦稱非OEM廠商或副廠。 圖1 碰撞零件之鈑金件 圖2 碰撞零件之塑料件 圖3 碰撞零件之車燈類產品 通常可用於修復受損車輛的碰撞零件有三種來源： 原始設備製造（OEM）零件是由原始汽車製造商所製造的全新零件。 非原始設備製造（Non-OEM）零件，也稱為售後市場碰撞的零件，是由獨立製造商生產的替換零件，並以比原始設備製造商便宜的價格出售。 用過的，救回的，翻新的或再生的二手零件從打撈公司和垃圾場購買。它們通常僅用於提供較低保費的特殊保險單，以換取保險公司使用最低價格的碰撞零件維修車輛的權利。垃圾場零件大部分都是OEM零件（如圖4）。 在過去的幾年中，使用從垃圾場打撈的回收零件之做法受到了很多關注。在State of West Virginia v. Liberty Mut. Ins. Co.案件中，西維吉尼亞州總檢察長（Attorney General）起訴Liberty Mutual公司，因為在未經車主書面同意的情況下，在汽車維修時要求使用二手回收的碰撞零件。初審法院命令Liberty Mutual停止使用從垃圾場打撈的回收零件來修理新車，法院認定這些行為違反了「西維吉尼亞州的汽車碰撞部件法」。 圖4 用過的、打撈的、翻新的或再生的汽車維修零件 非OEM替換零件業者的發展背景 在1970年代初期，一些公司在環太平洋地區製造相似的零件，並以OEM零件成本一小部分的價格來出售。不過，這些早期的非OEM零件品質參差不齊，必須進行大量的裝配工作才能安裝。因此，直到1970年代後期，汽車維修廠主要還是使用OEM零件進行維修。 隨著製造技術的普及和廉價化，獨立製造商開始以更低的成本製造及出售汽車替換零件，促使OEM零件的價格平均下降了30%。同時，汽車製造商進行了大規模的公關和法律活動，對外聲稱非OEM零件不安全、且品質低劣，他們將非OEM零件稱為「仿製零件（imitation parts）」，勸告車主不要使用。汽車製造商又對外聲稱，獨立研究已證明非OEM維修零件的品質較低，而且只有OEM替換零件的設計才符合所定義的品質、安全性和外觀規格。 非OEM替換零件的品質和CAPA認證 消費者報告（Consumer Reports）的一項研究確定，非OEM零件品質較差，且生鏽速度比OEM零件快。Ford公司的另一項研究得出結論，非OEM零件的品質都不盡相同。如果在汽車維修中取代OEM零組件，該零件會在隨後的碰撞中會造成更大的損害，從而使無辜的經銷商陷入保險公司、汽車製造商、州政府和消費者權益保護者之間的持續爭論中。不過，由保險業和保險協會贊助的其他三項研究中確定，非OEM零件的品質並不會影響車輛安全。 汽車認證零件協會（CAPA）是一家獨立、公正、非營利、完全透明的，且對結果沒有既定利益的組織。CAPA為了確定碰撞零件的品質，檢查製造商的工廠、設備、製造過程以及最終產品。如果檢查的零件在外觀、裝配、材料組成和機械性能方面與新的OEM零件相同，則非OEM零件將獲得CAPA認證。CAPA品質封印證明替換零件已通過CAPA認證標準（如圖5），提供了獨立、客觀的品質保證，可以像原始零件一樣安裝、執行和使用，無需再測試。 圖5 通過CAPA認證零件類型的CAPA密封件的位置 【本文未完，完整內容請見《北美智權報》268期：美國非OEM碰撞零件售後市場的歷史背景和發展現況】 《北美智權報》第269期更多精采文章： 《SEMICON Taiwan 2020》SEMICON Taiwan 2020 Hybrid正式登場 整合產官學關鍵能量 推動半導體下一個黃金50年 疫後經濟預測：K型復甦的世界即將來臨 美國規則、全球適用，台灣供應鏈如何應對？ 國知局《商標侵權判斷標準》解讀 李淑蓮╱北美智權報 編輯部 中國國家知識產權局（國知局）於6月15日發布了《商標侵權判斷標準》（下稱《標準》），並函請大陸各省、自治區、直轄市知識產權局或知識產權管理部門遵照執行。《商標侵權判斷標準》是根據《深化黨和國家機構改革方案》要求及《國家知識產權局職能配置、內設機構和人員編制規定》，新編制的國知局負責對商標專利執法工作的業務指導。國知局表示，商標侵權判斷具有較強的專業性、法律性和複雜性，《商標法》對商標專用權保護的規定是原則性的，而實務上有大量商標侵權行為發生在民間，因此一線執法人員需要更具操作性的規定指引。制定《標準》不僅是因為基層一線有需求，社會各界也十分關注。隨著互聯網經濟的發展，商標侵權形式日趨多樣化、複雜化，通過制定《標準》，希望能有利於完善商標保護規則體系，解決執法中實際面臨的新情況、新問題，為執法部門依法行政提供具體的操作指引。 《標準》主要內容 《標準》共有三十八條，對商標的使用、同一種商品、類似商品、相同商標、近似商標、容易混淆、銷售免責、權利衝突、中止適用、權利人辨認等內容進行了細化規定。主要包括： 關於商標的使用。明確了商標的使用在一般情況下是判定商標侵權行為的前提要件；《標準》進一步細化了商標的使用定義，並列舉了商標的使用具體表現形式；明確了商標的使用判定原則。其中又分為使用於商品、服務、及廣告宣傳和展覽等三部分。（《標準》第三、四、五、六、七條） 《標準》明確了判斷侵犯商標專用權行為一般需要判斷涉嫌侵權行為是否構成商標法意義上商標的使用。《商標法》第五十七條規定的商標侵權行為中偽造、擅自製造商標標誌行為不涉及商標使用的判定，而《標準》採用了較「一般」的表述方式。與此同時，《標準》更進一步細化了商標的使用定義，增加了服務商標涉及的服務場所，並分別列舉了商標用於商品、服務、廣告及其他商業活動中的具體表現形式，尤其是針對互聯網時代特色，增加了網站、即時通訊工具、社交網路平台、應用程式、二維碼等新形態的表現形式。最後，《標準》規定了商標的使用判定原則，即判斷是否為商標的使用應當綜合考慮使用人的主觀意圖、使用方式、宣傳方式、行業慣例、以及消費者認知等因素。 關於同一種商品、類似商品。《標準》規定了同一種、類似商品的判定原則，並明確了《類似商品和服務區分表》（《區分表》）在商標行政執法中的應有作用。（《標準》第十二條） 《標準》將《區分表》作為商標行政執法判定商品類似的重要參考，主要是為了保持商標確權及執法保護標準的一致性、穩定性，強化商標確權的可預期性和可操作性。對於《區分表》中已明確類似群組的商品或者服務，執法部門在判定商品或者服務類似關係時應當予以參照；針對《區分表》中沒有包含或者新出現的商品或者服務，應當按照《標準》規定的相關原則進行綜合判定。 關於相同商標、近似商標。《標準》在傳統商標的基礎上，增加了立體商標、顏色組合商標、聲音商標等新型商標之相同、近似的判斷標準，同時，也進一步明晰了《商標審查及審理標準》在商標行政執法中的應有作用。（《標準》第十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九條） 相同商標包含以下情形： 文字商標文字構成、排列順序均相同；改變註冊商標的字體、字母大小寫、文字橫豎排列，但與註冊商標之間基本無差別；改變註冊商標的文字、字母、數位等之間的間距，但與註冊商標之間基本無差別；改變註冊商標顏色，但不影響體現註冊商標顯著特徵；在註冊商標上僅增加商品通用名稱、圖形、型號等缺乏顯著特徵內容，但不影響體現註冊商標顯著特徵。 圖形商標在構圖要素、表現形式等視覺上基本無差別。 文字圖形組合商標的文字構成、圖形外觀及其排列組合方式相同，商標在整體視覺上基本無差別。 立體商標中的顯著三維標誌和顯著平面要素相同，或者基本無差別。 顏色組合商標中組合的顏色和排列的方式相同，或者基本無差別。 聲音商標的聽覺感知和整體音樂形象相同，或者基本無差別。 關於容易混淆。2014年實施的新《商標法》中首次提出了容易混淆的規定，在研究行政規範性文件及司法解釋的基礎上，《標準》明確了容易混淆包含的兩種情形以及判定容易混淆需考慮的相關因素。（《標準》第二十、二十一條） 2014年實施的《商標法》中首次提出了容易導致混淆的規定，在研究、分析行政規範性文件及司法解釋的基礎上，《標準》規定了容易混淆包括以下兩種情形：（一）足以使相關公眾認為涉案商品或者服務是由註冊商標權利人生產或者提供的；（二）足以使相關公眾認為涉案商品或者服務的提供者與註冊商標權利人存在投資、許可、加盟或者合作等關係。 為進一步明確類似商品、近似商標、容易混淆之間的關係，《標準》將商品類似情況、商標近似情況作為判定容易混淆需考慮的因素，以期解決容易混淆的重複判定問題。容易混淆的判定需考慮多種因素，包括商標的近似情況、商品或者服務的類似情況、註冊商標的顯著性和知名度、商品或者服務的特點及商標使用的方式、相關公眾的注意和認知程度、以及其他相關因素。 關於未經商標註冊人許可。針對執法實踐中存在的超出商標使用許可的類別、期限、數量而導致的有爭議的侵權情形，《標準》明確規定未經商標註冊人許可包括未獲得許可和超出許可的類別、期限、數量等情形。（《標準》第八條） 關於商標侵權具體行為。《標準》結合執法實踐，參照相關行政答覆，參考司法解釋，針對實踐中比較多且容易發生的商標侵權行為的法律適用問題進行了規定，包括自行改變註冊商標、多件註冊商標組合使用、以攀附為目的附著顏色使用、在包工包料加工承攬中使用侵權商品、銷售活動中附贈侵權商品、幫助侵權等情形，進一步明確了商標法的具體適用條款。（《標準》第三、第二十二、二十三、二十四、二十五、二十六條） 關於銷售免責。《標準》對銷售商免除責任的相關要件進行了細化規定，明確了不屬於銷售不知道的情形以及滿足說明提供者的相關條件。（《標準》第二十七、二十八、二十九條） 免除銷售商責任需同時滿足以下三個要件：（一）銷售商不知道所銷售的商品侵犯商標專用權；（二）銷售商能夠證明商品是自己合法取得；（三）銷售商能說明商品提供者。《標準》針對不屬於銷售不知道的情形有詳細解釋，包括：進貨管道不符合商業慣例，且價格明顯低於市場價格；拒不提供帳目、銷售記錄等會計憑證或者弄虛作假的；案發後轉移、銷毀物證，提供虛假證明、虛假情況；類似違法情形受到處理後再犯。 銷售商能說明商品提供者是指涉案當事人主動提供供應商的名稱、經營位址、聯繫方式等準確資訊或者線索。對於因涉案當事人提供虛假或者無法核實的資訊導致不能找到提供者的，不視為說明提供者。 關於商標與其他智慧財產權衝突的處理。《標準》規定了處理商標與其他智慧財產權衝突的原則，明確了以商標申請日為比較基準。（《標準》第三十二條） 為有效處理商標權與外觀設計專利權、著作權衝突，《標準》規定了保護合法在先權利的原則，在相同、類似商品上將外觀設計、作品作為商標使用，若註冊商標的申請日先於外觀設計專利申請日或者有證據證明的作品創作完成日，商標執法相關部門可以對商標侵權行為進行查處。 另外，有關商標與企業字型大小衝突如何處理及適用法律的問題，國知局表示，商標是區別不同商品或者服務來源的標誌，而企業名稱則是區別不同市場主體的標誌，其中企業字型大小是區別不同企業的主要標誌。國知局指出，商標和企業字型大小衝突問題是執法部門面臨的難點問題。商標專用權和企業名稱均是經法定程式確認的權利，分別受商標法律法規和企業名稱登記管理法律法規保護。商標專用權和企業名稱權的取得，應當遵循誠實信用原則，不得利用他人商標或企業名稱的信譽進行不正當競爭。現行《商標法》第五十八條明確了將他人註冊商標作為企業名稱中的字型大小使用，誤導公眾，構成不正當競爭行為的，應依照《反不正當競爭法》處理。在行政執法實踐中，企業字型大小主要存在兩種使用情形，一是通過改變企業字型大小的字體、顏色等方式突出使用字型大小；二是企業字型大小與企業名稱中的其他文字字體、顏色、書寫方式等保持一致。針對第一種情形，已構成商標法意義上的商標的使用，《標準》明確了依照《商標法》的相關規定進行查處。針對第二種情形，屬於不正當競爭行為，依照《反不正當競爭法》處理。 關於在先使用商標抗辯。為規範在先使用的未註冊商標使用，《標準》對有一定影響的商標、原使用範圍等進行了細化規定。（《標準》第三十三條） 有一定影響應當考慮該商標的持續使用時間、商品銷售量、經營額、廣告宣傳等因素進行綜合判斷。 使用人如有下列情形，即不視為在原使用範圍內繼續使用，包括增加該商標使用的具體商品或者服務；改變該商標的圖形、文字、色彩、結構、書寫方式等內容，但以與他人的註冊商標相區別為目的進行的改變除外；以及超出原使用範圍之其他情形。 關於中止的適用。《標準》對可以適用中止的情形進行了細化規定。（《標準》第三十五條） 《商標法》第六十二條第三款規定，在查處商標侵權案件過程中，對商標權屬存在爭議或者權利人同時向人民法院提起商標侵權訴訟的，工商行政管理部門可以中止案件的查處。中止原因消除後，應當恢復或者終結案件查處程式。《商標法實施條例》第八十一條規定，涉案註冊商標的權屬糾紛正在國家工商行政管理總局商標局、商標評審委員會審理或者人民法院訴訟中，案件結果可能影響案件定性的，屬於中國現行商標法第六十二條第三款規定的「商標權屬存在爭議」。在執法實踐中，註冊商標權的不穩定性會對商標行政執法結論的合法性產生重大影響，《標準》對可以適用中止的情形進行了細化規定，包括註冊商標處於無效宣告程式；註冊商標處於續展寬展期；註冊商標權屬存在其他爭議情形的。辦案機關可以而不是應當中止案件的處理，其具有自由裁量權。 關於五年內實施兩次以上商標侵權行為。（《標準》第三十四條） 《標準》對《商標法》第六十條第二款規定的「五年內實施兩次以上商標侵權行為」進行了細化規定，明確為同一當事人被商標執法相關部門、人民法院等認定侵犯他人註冊商標專用權的行政處罰或者判決生效之日起，五年內又實施商標侵權行為。 關於權利人辨認。《標準》規定了商標權利人應當對其出具的辨認意見承擔法律責任，並明確了執法機關應審查出具辨認意見主體的合法性、辨認意見的真實性、關聯性以及辨認意見被採納為證據的前提條件。（《標準》第三十六條） 權利人出具辨認意見對查處商標侵權行為十分重要，同時為防止權利人權利濫用，《標準》規定了商標權利人應當對其出具的辨認意見承擔法律責任，並明確了執法機關應當審查出具辨認意見主體的合法性、辨認意見的真實性、關聯性以及辨認意見被採納為證據的前提條件。 商標權利人作為被侵權人的身份影響了其出具辨認意見的客觀性，為彌補上述不足，應適用補強證據規則。辨認意見不能單獨作為認定商標侵權的依據，必須和其他涉案證據互相印證，諸如涉案商品來源管道、價格、涉案人帳簿、通訊記錄及相關陳述等，形成完整的證據鏈。同時，辨認意見應聽取當事人的意見，若當事人有異議，執法機關應予以調查。根據調查結果，若有相反的證據證明不構成侵權，且證明力較強，執法機關應當採納。只有在涉案當事人不能提供相反證據推翻辨認意見的情況下，行政執法機關才可將辨認意見作為證據予以採納。 有關馳名商標、平行進口以及定牌加工的規定 另外，值得注意的是《標準》中並沒有關於馳名商標、平行進口以及定牌加工的規定。 國知局指出，《標準》主要針對註冊商標專用權的保護進行規範。根據《商標法》第五十六條的規定，註冊商標的專用權以核准註冊的商標和核定使用的商品為限。《商標法》第五十七條規定的侵犯商標專用權情形中，並未包含侵犯馳名商標權益的情形。馳名商標主要依照《商標法》第十三條、第十四條的規定，在不相同、不類似商品或者服務上進行跨類保護。2019年11月，國知局印發了《關於加強查處商標違法案件中馳名商標保護相關工作的通知》，當中對查處商標違法案件中的馳名商標認定和執法保護已做出了具體規定；此外，部門規章《馳名商標認定和保護規定》亦已經啟動修改。 至於針對定牌加工、平行進口的問題，國知局表示已對相關問題進行了研究，鑒於《商標法》《商標法實施條例》等上位法目前均沒有相關規定，因此《標準》並未涉及上述內容。 《北美智權報》第269期更多精采文章： 功能界定物的迷霧 談專利侵權損害賠償請求權失效時，智財法院所給予的額外補償 《SEMICON Taiwan 2020》SEMICON Taiwan 2020 Hybrid正式登場 整合產官學關鍵能量 推動半導體下一個黃金50年 •股神巴菲特的「價值投資」神主牌恐被她顛覆 靠著重押特斯拉大賺，凱薩琳．伍德的投資清單，頓時成為投資人爭相研究的發財祕笈，強大的威力甚至可能摧毀「價值投資」的神主牌。這位「女股神」如何在5個月內讓旗下基金淨值翻倍？ •澳洲原住民聖地 烏魯魯封山爭議 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