2021年8月4日 星期三

2021美國人道專利獎,對抗肺炎疫情也納入評選項目


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2021/08/05 第403期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站
 
 
 
 
專利評析 2021美國人道專利獎,對抗肺炎疫情也納入評選項目
   
法規訴訟 從TRIPS協定第34條第1項之「新的」用語談專利法第99條之修正建議
   
研發創新 初探國際半導體大廠ROHM之SiC碳化矽專利佈局
   
智財管理 2021上半年大陸發明專利授權33.9萬件,國外申請人成長達三成
《IP小辭典》專利改請
   
 
2021美國人道專利獎,對抗肺炎疫情也納入評選項目
蔣士棋╱北美智權報 編輯部
專利不只能夠賺錢,還能夠做好事!從2013年開始,USPTO的人道專利獎每年都會挑選出在醫療、能源、衛生領域上極富人道關懷的專利加以表揚,而今年更特別把新冠肺炎疫情(COVID-19)納入評選項目中,也是希望全球頂尖的發明人都能在疫情的控制上盡一份力量。

一年一度的美國「人道專利獎(Patent for Humanity)」已經開始徵件,到今年9月底前,只要是美國發明專利的申請人、權利人或是被授權人,都可以提出申請。若能獲獎,除了榮譽本身的成就感外,美國專利商標局(USPTO)還會給予部分程序上的優惠。

專利制度的目的在於藉由鼓勵創新發明來推動人類社會的進步,但在商業利益的驅動下,有許多人們真正的需求其實從未被注意到,尤其是經濟水準較低、財富比不上先進國家的社群,很少引起發明人的興趣。因此,為了鼓勵發明人進行人道關懷方面的技術研發,USPTO特別從2013年開始舉辦人道專利獎,表彰該年度在人道關懷上,足以改變現況的技術專利。

那麼,哪些領域的技術發明才能參與呢?根據USPTO公布的獎項類別,只要是與醫藥、營養、衛生、家戶能源、生活品質等五大面向相關,都可以競逐人道專利獎。舉例來說,除了最直觀的醫療技術外,像是改善空氣污染、提升作物產量、更有效率的電源管理…..等技術,都已經具備了角逐的資格。

所以,不是只有生醫產業才能夠參與。例如2018年的能源類獲獎者之一:Solight Design,獲獎原因就是設計了極輕便的可攜帶式太陽能燈具。根據統計,全球有26億人口在夜晚沒有可靠的電源可供使用,尤其是難民營的婦女和小孩,而Solight Design所設計的登記有著便於攜帶的特性,所以當難民被迫遷徙到其他居住地時也能夠隨身攜帶,繼續在夜晚使用燈光。

圖1:Solight Design創辦人Alice Min Soo Chun(中)2018年時獲頒美國人道專利獎
資料來源:https://www.uspto.gov/ip-policy/patent-policy/patents-humanity/2018-award-recipients

為了鼓勵參與,USPTO也提供最後得獎者實質上的回饋。首先,如果是人道專利獎(Patents for Humanity Award)得主,除了會在公開頒獎典禮接受表揚外,獎項得主也可以享有一次專利審查、單方複審或是PTAB單方上訴的加速進行的權利。若是榮譽獎(Honorable Mentions)的得主,也能享有一次專利加速審查。

在2020年,由於新冠肺炎疫情的影響,人道專利獎的頒獎典禮首次改以線上方式進行;到了今年,除了上述的五個領域外,更特別納入COVID-19作為年度的主題之一,也就是說任何與新冠肺炎疫情相關的專利發明,都可以提出申請。距離申請期限的九月底也只剩下兩個月,如果有意願參與今年度的人道專利獎選拔,可得加快腳步了。


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疫情時代下的生醫產業新趨勢

英國智財法院對歐盟共同設計訴訟的最後裁決--Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG

發明人讓與專利給他人後可否主張專利無效?美國最高法院Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc.案

 
從TRIPS協定第34條第1項之「新的」用語談專利法第99條之修正建議
陳秉訓/北美智權報 專欄作家
(本文作者為國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授)
在2002年加入世界貿易組織(World Trade Organization,WTO)後,根據WTO協定(WTO Agreement),台灣原則上一併受WTO的附件協定之約束,包括《「與貿易有關之智慧財產權協定》(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,TRIPS協定),其目前為台灣所參與的唯一多邊國際智財條約。

關於「製程(製造物品之程序)專利」之侵權訴訟,TRIPS協定第34條第1項規定「如果依該專利製程所得到之物品為新的」(if the product obtained by the patented process is new),則專利權人可享有舉證責任反轉的優惠;亦即,應由被告舉證其侵權產品並非由系爭製程專利所製造。在台灣專利法中,第99條第1項即規定「製造方法專利所製成之物在該製造方法申請專利前,為國內外未見者,他人製造相同之物,推定為以該專利方法所製造」;但第2項亦規定該「推定得提出反證推翻之」,而若「被告證明其製造該相同物之方法與專利方法不同」時,「為已提出反證」。

不過,TRIPS協定第34條第1項並未明訂「新的」(new)是相對於該專利之申請日、優先權日、公開日、核准公告日、或侵權行為發生之日。但專利法施行細則第62條卻規定若系爭專利有「主張優先權者」,專利法第99條之「申請前」指「該優先權日前」。這樣的解釋是否符合TRIPS協定,值得討論。

TRIPS協定第27條第1項之「新的」與判斷基準日

「新的」(new)用語在TRIPS協定的專利規範部分,亦出現在第27條第1項,其要求「應授予專利權之發明」(patents shall be available for any inventions)應是「新的」(new),即新穎性的概念。既然「新的」指涉所申請之「發明」,則雖該條文未明指「新的」之判斷基準日,比較適當的判斷基準日應為「申請日」,因為此符合一般國際上各國「先申請主義」制度的一致性。另「新的」應包括與所請「發明」的「他者」相比較之意義,亦即「新穎性優惠期」(grace period)的概念,而在一定條件下,讓發明人自願的公開不至於造成其發明不具可專利性之後果。

其次,在TRIPS協定第27條第1項未明訂「新的」是相對於申請日或其他日期之情況下,《保護工業財產巴黎公約》(Paris Convention for the Protection of Industrial Property,稱「巴黎公約」)第4條可供解釋上的參考。TRIPS協定第2條第1項指出TRIPS協定的會員國應遵守巴黎公約第4條的規定。亦即,巴黎公約第4條應為TRIPS協定規範內容的一部分,因而可協助解釋判斷「新的」之基準日。

巴黎公約第4條為「國際優先權」規範的來源。只要是於公約會員國內依法完成專利申請之申請人,其可以在其他會員國家於申請專利時享有「優先權」(right or priority)。優先權主張是有期間限制,而其期間的起始點是首次專利申請之申請日之隔日。

對發明專利申請案而言,優先權主張之期間為12個月。優先權主張可避免「後續的申請案」(subsequent filing)因在優先權期間內的申請人之特定活動而讓所請發明為無效(或不具可專利性)。這些特定活動包括發明的發表(publication)或利用(exploitation),亦即屬公開發明之行為。因此,如果無巴黎公約第4條,「首次申請案」後的發表或利用所請發明之活動將構成「後續申請案」的無效理由。

如果要享受優先權的保障,「後續的申請案」的申請日必須早於優先權主張期間之到期日。「後續的申請案」的申請日晚於到期日,則無法主張優先權。如果「後續的申請案」之所請發明已被公開(例如發明的公開實施),該發明在申請日當時將不是「新的」發明,故無法獲得專利。

巴黎公約第4條意涵「申請日」是可專利性的判斷基準日,故必須引入「優先權」概念,以讓於首次申請日後的公開發明的活動不會構成「後續的申請案」核駁事由。既然「申請日」做為巴黎公約下可專利性檢驗的基準日,則為求TRIPS協定和巴黎公約的一致性,TRIPS協定下的可專利性判斷基準日也應以「申請日」為準。因而,雖然TRIPS協定第27條第1項未明訂「新的」所相對的日期,「申請日」應可視為界定「新的」與否之基準日。

TRIPS協定第34條第1項之「新的」與判斷基準日問題

TRIPS協定第27條第1項之「新的」是針對「發明」,而TRIPS協定第34條第1項之「新的」是針對「依該專利製程所得到之物品」(the product obtained by the patented process)。因為TRIPS協定第34條第1項之「新的」是指「物品」而並非指「專利製程」(patented process)或專利(或發明),故其判斷「新的」之基準日無法比照第27條第1項而必然為「申請日」。

在「依該專利製程所得到之物品」用語中,「物品」與「專利製程」是共生關係。用來比較是否為「新的」之「物品」是由「專利製程」所得到,因而必須從「專利製程」所涉及的說明書(稱「系爭專利說明書」),以判斷或解釋「物品」應有的特徵或內容。亦即,判斷「物品」是否為「新的」應等於判斷系爭專利說明書所述之「物品」是否為「新的」。

雖然「物品」的客體回到系爭專利說明書來論,但此不表示判斷「新的」之基準日必然是系爭專利的「申請日」。TRIPS協定第27條第1項之「新的」是針對可專利性,但TRIPS協定第34條第1項之「新的」並非針對可專利性認定。因而,「申請日」不必然是TRIPS協定第34條第1項之「新的」所相對應的唯一日期。

重點是「專利製程」

因為判斷「依該專利製程所得到之物品」所用的資訊為「專利製程」(patented process)而非「製程專利」(process patent),故重點在於「製程」而非「專利」。雖然「製程」的資訊揭露於系爭專利說明書內,但卻不代表該說明書版本必然是國內案(即主張侵權時所在國的專利申請案)版本。

根據TRIPS協定,相同發明可以有多國申請案。因而,不但TRIPS協定第2條第1項引入巴黎公約的優先權制度;TRIPS協定第29條第1項也提到在判斷發明是否充分揭露時,「優先權日」可視為「申請日」。甚至TRIPS協定第29條第2項意涵專利申請案會有其相對應之外國申請案。因此,「專利製程」是以據以主張優先權之外國申請案(稱「優先權案」)為所揭露的內容為主,或是以國內案為基礎,是可爭論的。

如果對「依該專利製程所得到之物品」之解釋係由優先權案所揭露的內容來認定,則判斷「新的」的基準日應為「優先權日」,因為「新的」是對應於該外國申請案所揭露的製程、及其所得之物品。不過,這觀點的問題在於「專利製程」(patented process)用語係代表「製程」本身是揭露在國內案專利的製程。

再根據巴黎公約第4條,相同發明的各國專利間是互相獨立的,故優先權案於該國所獲得之專利權範圍不見得相同於該案之原始專利權範圍。不同的專利權範圍會導致不同的「依該專利製程所得到之物品」。因此,一派說法是「新的」的判斷基準日應以系爭專利(即國內案)之「申請日」,以透過系爭專利的說明書來解釋「物品」並據以比較,而較能符合「依該專利製程所得到」之意義。不過,這樣的擔心應是多慮的。如果優先權案之請求項範圍有縮減,此表示有引證案揭露相關物品的製程。亦即,「依該專利製程所得到之物品」早已為他人所發明,則系爭製程方法專利權人當然也無從主張舉證責任之反轉。

進一步,如果國內案之專利權範圍同於優先權案之所請權利範圍,則「新的」的判斷基準日應可提早到「優先權日」。對「製程」內容的認定,可回到最初的外國申請案。以該外國申請案的「申請日」為時間點,而檢驗「依該專利製程所得到之物品」是否為「新的」。如此,「新的」之判斷才能以「製程」為中心,以符合TRIPS協定第34條第1項之用語。

以「優先權日」為準之意義

綜合上述討論,TRIPS協定第34條第1項之「新的」其判斷基準日可為「申請日」或「優先權日」。因為判斷的客體不是「專利」,而是「依該專利製程所得到之物品」,焦點應放在「製程」。對於有主張優先權之專利,「製程」的內容最早會出現在相關的外國申請案,故「新的」之判斷時點可提早至「優先權日」。

不過,因為「專利製程」為條約用語,「專利」仍是界定「製程」內容之因素。因而,對於製程專利之專利範圍已不同於外國申請案之特殊個案,「新的」判斷基準日應回到我國申請案之「申請日」。

專利法第99條之修正建議

雖專利法施行細則第62條對「申請前」之解釋非違背TRIPS協定第34條第1項,但其仍超過專利法第99條之範圍。雖然舉證責任置換有利於專利權人,但其屬不利於被告之規定,而有損被告訴訟上之利益。亦即,專利法施行細則第62條增加專利法對於侵權人之權利限制。

法院固然不受專利法施行細則之約束。但為避免因法院採用專利法施行細則第62條而造成之「牴觸法律」或「對人民自由權利增加法律所無之限制」爭議,本文建議專利法第99條應新增一項,而納入專利法施行細則第62條之全文,以杜絕爭議。


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初探國際半導體大廠ROHM之SiC碳化矽專利佈局
提摩太 ╱北美智權報 專欄作家

帶隙能量(bandgap energy)比第一和第二代半導體 (諸如Si、GaAs) 寬,且具有高電場耐壓性能;因此能實現高耐壓化、大電流化、低導通電阻化、高效率化、低功耗化、高速開關等的碳化矽 (SiC) 第三代半導體而備受矚目。第三代半導體材料主要用於光電子器件、電力電子器件 (即功率半導體) 以及微波 (Microwave) 或射頻 (Radio frequency,RF) 器件。汽車是碳排放的重要來源,低碳排放的趨勢驅動全球電動汽車產業崛起,帶動電力電子 (即功率半導體) 快速增長。

電動汽車的整車半導體平均總成本是傳統汽車的兩倍,而電動汽車有高達五成的總成本與功率元件有關。單就功率元件而言,與矽基元件相比,採用碳化矽方案的每輛整車成本較採用IGBT(絕緣柵雙極電晶體)多出300美元。但因為碳化矽的成本優勢不在於元件本身,而在車輛整體成本;換言之,當採用碳化矽時,開關頻率可以設計得更高 (圖1) 以提升元件效能、降低被動元件的占地尺寸和成本,進而可縮小模組整體尺寸,反而降低了整體應用成本。根據預測,相較傳統矽基解決方案,碳化矽解決方案可使「整車半導體成本」節省2,000美元(圖2)。目前碳化矽MOSFET主要用於驅動馬達逆變器和車載充電器,特斯拉三年前推出的Model S和近期推出的Model 3等中高階量產車款已完全採用碳化矽。由於成本因素和性能優勢,碳化矽現今已成為中高階量產純電動汽車(BEV)的最愛,預估到2025年電動汽車將有逾七成的功率半導體元件採用碳化矽。

圖1. 矽與寬能隙功率元件之性能對照及市場定位
圖片來源:STMicroelectronics

圖2. 碳化矽 MOSFET在電動車製造中的優勢
圖片來源:Goldman Sachs

ROHM集團在碳化矽半導體材料的專利佈局

在碳化矽功率半導體方面,日本的羅姆半導體 (Rohm) 與美國的Cree一樣,具備從碳化矽襯底、外延、元件及模組的全產業鏈垂直供應體系,其中ROHM集團旗下SiCrystal公司在歐洲碳化矽晶圓市佔率第一,其地位不容忽視。

日本的ROHM集團成立於1958年,歷經半個多世紀的發展,已成為全球知名的半導體廠商。在ROHM集團的碳化矽半導體材料專利組合 (patent portfolio)[2]中,除母公司ROHM的專利外,也包含旗下子公司SiCrystal、LAPIS半導體株式會社 (LAPIS Semiconductor)以及Siemens轉讓給SiCrystal的專利。

圖3為ROHM集團在碳化矽半導體材料方面的專利申請趨勢,係以最早優先權申請年統計ROHM集團的INPADOC專利家族數量。最早優先權自1994年起開始有碳化矽單晶體成長方法的相關專利申請,到了2018年有最多相關專利家族申請,其後下降係因部分專利尚未公開所致。

圖3. ROHM集團在碳化矽晶圓(含襯底及磊晶成長)的歷年專利公開趨勢
註:經篩選與碳化矽襯底及其磊晶技藝相關的專利,以最早優先權申請年統計(Count by INPADOC family),
數據取得日期:2021年6月16日

在ROHM集團碳化矽半導體材料的專利組合中,統計其國際專利分類號(International Patent Classification,IPC)的分布,在其三階IPC技術分布中(圖4),以C30B (晶體生長;具有一定結構的均勻多晶材料之製備;單晶或具有一定結構之均勻多晶材料及其後處理) 最多,其次H01L (半導體裝置),再其次為B24B (用於磨削或拋光之裝置或工藝)。在其四階IPC技術分布中(圖5),以C30B 29 (以材料或形狀為特徵的單晶或具有一定結構之均勻多晶材料) 最多,其次依序為C30B 23 (冷凝氣化物或材料揮發法之單晶生長)、H01L 21(適用於製造或處理半導體或固體裝置或部件之方法或設備)、H01L 29 (適用於整流、放大、振盪、切換、電容器或電阻器的半導體裝置,其至少具有如PN接合空乏層或載子集聚層的電位能障或表面能障;半導體或其電極之零部件)、C30B 25 (反應氣體化學反應法之單晶生長,例如化學氣相沉積生長)、C30B 33 (單晶或具有一定結構的均勻多晶材料之後處理,如研磨、拋光)。在其五階IPC技術分布中 (圖6),以C30B 29/36 (以碳化物材料為特徵的單晶或具有一定結構之均勻多晶材料) 分布最多,其次依序為C30B 23/02 (外延層生長) 和C30B 23/00(冷凝氣化物或材料揮發法之單晶生長)。將ROHM集團碳化矽材料專利組合(By INPADOC Family) 中涉及之國際專利分類碼 (IPC) 整理如表1。

圖4. ROHM集團在碳化矽襯底及其磊晶的三階專利分類號分布前三大類
製表:提摩太

圖5. ROHM集團在碳化矽襯底及其磊晶的四階專利分類號分布前六大類
製表:提摩太

圖6. ROHM集團在碳化矽襯底及其磊晶的五階專利分類號分布前三大類
製表:提摩太

【本文未完,完整內容請見《北美智權報》289期:初探國際半導體大廠ROHM之SiC碳化矽專利佈局


《北美智權報》第289期更多精采文章:

我國生物藥品監管與專利策略 — 由Humira案例談起

化合物的顯而易見性系列-10:

鹽類的顯而易見性 — Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc. (Fed. Cir. 2007)案

NFT非代幣,應警惕惡意炒作而影響創新主流

 
2021上半年大陸發明專利授權33.9萬件,國外申請人成長達三成
吳碧娥╱北美智權報 編輯部
大陸國家知識產權局日前舉辦2021年第三季例行新聞發佈會,公布今年上半年大陸專利、商標的半年統計數據,2021上半年大陸發明專利授權達到33.9萬件。其中,國外申請人在大陸發明專利授權共5.4萬件,比去年同期成長30%;美國申請人在大陸的發明專利授權成長35%。這份數據顯示在疫情過後,國外企業在大陸重新展開商業活動,並積極佈局知識產權。

圖一、2021年7月14日,大陸國家知識產權局舉辦第三季新聞發佈會。
圖片來源:CNIPA

2021 年上半年專利、商標統計數據

今年上半年,大陸主要知識產權指標符合預期。在專利方面,大陸發明專利授權33.9萬件。截至2021 年6月底,大陸發明專利有效量為332.4萬件,其中大陸(不含港澳台)的發明專利有效量為245.4萬件,比去年同期成長23%。受理PCT國際專利申請為3.33萬件,成長率為12.6%。

進一步統計,大陸實用新型專利授權共132.7萬件、外觀設計專利授權39.3萬件。專利複審結案2.84萬件,無效宣告結案為0.43萬件。今年上半年大陸集成電路布圖設計登記發證數量為7629件,繼續保持成長。

在商標統計方面,今年上半年大陸商標註冊共372.4萬件。截至2021年6月底,大陸有效註冊商標量為3354.8 萬件,比去年同期成長22.4%;馬德里國際商標註冊申請為2954件。此外,大陸國家知識產權局完成8.2萬件商標異議審查,以及各類商標評審案件審理共18.8萬件。

2021年上半年知識產權統計三大特點

大陸國家知識產權局辦公室副主任衡付廣認為,今年上半年的知識產權統計有三項特點,首先是知識產權審查能力持續提升。截至2021年6月底,大陸發明專利平均審查週期已縮減至19.4個月,高價值專利審查週期縮減至13.4個月,商標註冊平均審查週期穩定在4個月以內。2021年上半年專利、商標、集成電路布圖設計的授權量比去年同期成長較快,這反映出大陸市場主體創新創造創業更加活躍,同時也是持續深化知識產權領域「放管服」改革、提高知識產權審查質量和效率的結果。審查能力的持續提升也體現在專利商標的審查週期上。

圖二、2021年上半年大陸知識產權審查統計
圖片來源:CNIPA

其次,是大陸擁有發明專利企業數量穩定增加。截至今年至6月底,大陸擁有有效發明專利的企業共有27萬家,較去年底增加2.4萬家。其中高新技術企業12.6萬家,共計擁有有效發明專利107.7萬件,占大陸企業有效發明專利總量的62.3%,顯示大陸企業技術創新能力正在不斷提升。

圖三、2021年上半年大陸企業申請專利統計
圖片來源:CNIPA

第三個值得注意的特點,是國外申請人在大陸知識產權授權註冊繼續成長。2021年上半年,國外申請人在大陸發明專利授權共5.4萬件,比去年同期成長30%;國外申請人在大陸商標註冊量為9萬件,比去年同期成長7.5%。其中,美國申請人在大陸發明專利授權、商標註冊分別較去年成長35%和8.9%,顯示國外企業願意在大陸展開商業活動,並積極佈局知識產權。

圖四、2021年上半年國外申請人在大陸申請統計
圖片來源:CNIPA

大陸各省專利侵權糾紛行政裁決案件立案數 1.38 萬件。全國專利、商標質押融資金額為人民幣1074億元,比去年同期成長25.9%;質押項目共6195個,比去年同期成長 32.4%。其中,專利質押融資金人民幣862億元,比去年同期成長32.4%;商標質押融資金額為民幣212 億元,比去年同期成長5%。

大陸「藍天」專項整治行動成果

為了營造更加良好的知識產權服務業發展環境,2021年3月份,大陸國家知識產權局印發了《關於深入開展「藍天」專項整治行動的通知》,延續前兩年專項整治大陸知識產權業有效做法的基礎上,進一步深化「藍天」行動,持續改善大陸知識產權代理的行業秩序。四個月以來,在深化「藍天」行動方面,大陸國家知識產權局主要採取了以下措施。

第一是加快遏制非正常專利申請代理行為,指導各地專利代理機構和專利代理師全面自查整頓。二,持續嚴厲打擊無資質專利代理行為。截至今年6月底,大陸各地已作出行政處罰案件58件,開出人民幣500餘萬元罰款,並從嚴認定知識產權代理的違法所得,加大罰款力度,以打擊大陸的專利「黑代理」局面。三是強化重點案件的督辦力度,充分利用大數據進行分析,對於一些嚴重違法案件主動出擊。大陸國家知識產權局鎖定100多家違法代理機構,分四類進行重點整治,情節嚴重者將依法作出責令停業、吊銷專利代理資質等重處罰,確實打擊嚴重違法違規行為。第四是加強「雙隨機一公開」監管,依法將119家專利代理機構列入經營異常名錄。五是完善大陸專利行業內的監管機制,除了啟動專利代理信用評價工作、改造專利代理信息平台,並加快推動制定商標代理管理辦法。


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法院核發禁訴令,SEP訴訟將因此有何改變?

以色列專利制度簡介與其異議程序的改革趨勢

優先?還是優惠?申請專利時別傻傻分不清!

 
《IP小辭典》專利改請
吳碧娥╱北美智權報 編輯部
申請專利後,申請人如發現其申請專利之種類錯誤,或認有變更其原申請案專利種類之必要時,得經由「改請」程序,改為合法及符合申請人權益的其他專利種類之申請案,並以改請前原申請案的申請日,作為改請後新申請案的申請日,以免影響專利要件之判斷。

圖片來源:Pixabay

專利可分為發明、新型及設計三種,申請專利的種類由申請人自行決定,若申請人提出專利申請後,發現所申請之專利種類不符合其需要,或不符合專利法所規定之發明標的,在這種情況下,若能直接將已取得申請日之原專利申請案,改為「他種」專利申請案,並以原申請案之申請日為改請案之申請日,就專利申請人而言,是相當方便而有利的。

由於改請案得以原申請案之申請日為其申請日,為平衡申請人及社會公眾的利益,並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性,因此改請申請僅限定在原說明書及圖式所揭露的範圍內。

改請實體要件與審查注意事項

受理改請之改請案,如有申請實體審查時,仍應依一般申請案之專利要件審查。由於改請案得以原申請案之申請日為其申請日,改請案說明書或圖式,不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。若改請案之說明書或圖式若有超出範圍的情形,屬不准專利事由,將以審查意見通知申請人申復。

改請發明案如有申請實體審查之必要時,應自原申請案申請日起三年內為之,如改請發明已超過三年期間者,得於改請發明之日起三十日內,申請實體審查。

改請申請之效果及樣態

改請案以原申請案之申請日為其申請日;原申請案主張優先權者,改請案仍得主張優先權,其專利要件之審查,以該優先權日為判斷專利要件之基準日。原申請案主張優惠期者,改請案仍得主張優惠期。

改請之態樣有以下幾種:

A. 不同專利種類間之改請:

a. 發明改請新型;
b. 發明改請設計;
c. 新型改請發明;
d. 新型改請設計;
e. 設計改請新型。

B. 相同專利種類之改請:

a. 獨立設計改請衍生設計;
b. 衍生設計改請獨立設計。

申請改請的期間限制

若原申請案准予專利者,改請的申請最遲應於准予專利之審定書或處分書送達前,原申請案准予專利之審定書、處分書送達後,不得申請改請。若原申請案為發明或設計不准予專利者,改請的申請最遲應於初審、再審查審定書送達後2個月內提出。若原申請案為新型不准予專利者,改請的申請最遲應於處分書送達後30天內提出。

表一、專利改請之期間規定 資料來源:TIPO

條文

規定

第 131 條

申請設計專利後改請衍生設計專利者,或申請衍生設計專利後改請設計專利者,以原申請案之申請日為改請案之申請日。
改請之申請,有下列情事之一者,不得為之:
一、原申請案准予專利之審定書送達後。
二、原申請案不予專利之審定書送達後逾二個月。
改請後之設計或衍生設計,不得超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露

第 132 條

申請發明或新型專利後改請設計專利者,以原申請案之申請日為改請案之申請日。
改請之申請,有下列情事之一者,不得為之:
一、原申請案准予專利之審定書、處分書送達後。
二、原申請案為發明,於不予專利之審定書送達後逾二個月。
三、原申請案為新型,於不予專利之處分書送達後逾三十日。
改請後之申請案,不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍

改請案與原申請案的「發明人」,只可以比母案的發明人減少,不可增加或者不同。改請申請案之「申請人」應與原申請案之申請人相同,如不相同時,可就原申請案辦理申請權讓與,使改請申請案與原申請案之申請人相同。申請人得委任其他代理人辦理,並同時辦理變更代理人。申請分割案之代理人得與原案代理人不一致,但要重送委任狀。


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