2021年8月11日 星期三

《SEP專題報導》用AI來決定SEP的價值及必要性是否可行?


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專利評析 《SEP專題報導》用AI來決定SEP的價值及必要性是否可行?
   
法規訴訟 任天堂反制侵權再下一城:Nintendo v Storman案
   
深入報導 台灣痛苦指數節節高升,應該如何因應?
   
智財管理 2021年上半年台灣智財成績亮眼,商標申請件數再創歷史新高!
服務業的智財權策略 ─ 以餐飲業為例
   
 
《SEP專題報導》用AI來決定SEP的價值及必要性是否可行?
李淑蓮╱北美智權報 編輯部
標準必要專利SEP(Standard Essential Patents)的「制度」已經行之有年,特別是在通訊產業,儼然已成為專利授權、侵權損害賠償的主要價值計算標準。為了防止廠商利用SEP來變相獨占市場,FRAND – 一種號稱公平合理的授權原則應運而生。然而,SEP只是一種宣示機制,並沒有經過審查與認證,在遇到授權金或損害賠償計算時更是一場耗時耗財的拉鋸戰。為了克服人類審定SEP的不足之處,IPlytics提出了讓AI來進行的可能性。

標準必要專利包含了兩個重要的元素,一個是「標準」,一個是「專利」,然而,這兩個元素是背道而馳的。「標準」在每一種產業都是必須的,為的是要把市場做大,因為唯有標準的存在,不同廠商所生產的設備器件才能相容,進而互通互聯,這樣市場才能大規模擴展。標準的重要性在通信產業尤為明顯,如果沒有標準,不同廠商都有各自的規格,全球的通信產業肯定是無法像今天這樣蓬勃發展的,早期日本的PHS無疾而終即說明了這個道理。然而,「專利」在一定程度上是對市場的一種限縮,因為專利權是政府相關部門向發明人授予的在一定期間內限制他人生產、銷售或以其他方式使用其發明的排他權;有「獨占」意味。

簡言之,一個標準的成功在於它的廣泛傳播;它的價值在於它的廣泛使用。這與專利形成鮮明對比,專利是建立在排他性上的消極權利。與標準相反,專利的價值來自於它的力量盡可能排除第三方使用它;除非第三方願意為其使用付費。這就是標準和專利之間的固有矛盾,這種緊張關係在標準必要專利中尤為明顯。一項專利被宣示為標準的必要條件後,該公式可能在專利所有者手中積累特殊的市場力量,同時使獲得專有技術的成本可能變得非常昂貴,而FRAND (公平、合理和無歧視性)的承諾也因此被引入。

SEP和數據宣示的限制

表面上,FRAND解決了SEP授權金、甚至是損害賠償的計算問題,但事實上,SEP的底層「認定」問題卻一直無法解決,這個問題在侵權官司中更是嚴重。對SEP稍有認識的人都知道,SEP是發明人及專利權人的一種自我宣示機制,然而,那些包括ETSI (4G / 5G)、 IEEE (Wi-Fi)、及 ITUT (HEVC/VVC)在內的標準製制定組織 (Standard-setting Organizations, SSOs) 並沒有去確認及更新這些由發明人及專利權人自我宣示的資訊,因此,在授權談判、專利收購或訴訟過程中,那些專利是必要的,那些不是必要的問題,便成為了談判 SEP 組合價值、或侵權損害賠償時爭論最多的問題之一,兩造在此一議題上都必須耗上大量金錢和時間。

SEP除了沒有公定的標準可以遵循外,也沒有公認的宣示原則。有一些SSO像是ETSI鼓勵標准開發者宣示任何可能與標準有關係的專利(Maximal declaration situation)。雖然有少數公司在宣示專利之前會製作權利請求圖表 (Claim Chart),但也有許多公司則在未進行任何深入分析的情況下即宣示任何潛在的專利。此外,也有不少公司會在專利未決(pending)時即宣示專利,而標準這時候也正在發展中。因此,不管是專利權利請求或是標準規格,都極有可能會在初始宣示後產生變化;而根據宣示的資訊所實踐的設計中,其中一些宣示的專利最終可能不是「必要」的專利。

另一方面,一些SSO像是IEEE(特定Wi-Fi標準的組織)和 ITU(特定HEVC/VVC 的組織)允許專利所有人提交所謂的一籃子(blanket declarations)宣示,其中不得宣示特定的專利號,也沒有宣示關於潛在必要專利的任何進一步細節。換句話說,所宣示的資訊是相當不透明的。

總結以上所提,自我宣示的SEP有兩個大問題:並非所有被宣示的專利都是必要的,也並非所有的必要專利都被宣示了。這顯示了被宣示的SEP數據需要細緻化、過濾、推斷,從而建立中立和客觀的SEP確定和估值指標。IPlytics的CEO Tim Pohlmann認為這一工作之繁複已超越人類能力範疇,除了因為全球範圍內被宣示的SEP數量龐大外,人類也很容易因為技術背景、經驗及立場不同等等因素而造成偏頗。

由人類來測定SEP的局限

為了說明由人類來測定SEP的限制,Tim Pohlmann舉了TCL v. Ericsson的例子,來說明僱用人類專家來計算、評估和確定整體必要性比率時所存在的局限。在此訴訟中,Ericsson和TCL 就Ericsson的SEP專利組合的質量和必要性與 2G、3G和4G SEP的總數有一些爭論。TCL委託了主題專家 (subject matter experts, SME) 對 2,600 件於 ETSI 宣示的2G、3G 和4G專利的隨機樣本進行研究,以確定必要性比率,然而,此一對必要性的評估方式遭到一些批評。

Tim Pohlmann指出,據計算,受委託的專家每項專利平均必須花費大約20分鐘,並且平均每項專利的評估費用為100美元;為此一訴訟案件確定(determine)SEP所花費的時間和支付的金額與驗證 (verify) SEP 所收取的費用大不相同。因此,大多數專家都同意,質疑人類是否可以在短短20分鐘內將一項專利與複雜的技術規範進行對比,以確認此一專利的必要性比例;因為這些技術規範可能多達600頁和數百個單元。然而,另一個更普遍為人詬病的地方則是專家的偏見,TCL所聘用的專家理所當然知道自己應該站在那一邊。

TCL v. Ericsson的案例說明了由人類來確定SEP存在兩個主要缺點:

  1. 根據複雜的標準(例如 2G-5G、Wi-Fi 或 HEVC)對數以萬計的被宣示的SEP 進行徹底對比所需的預算和時間浩大,就經濟層面而言是不可行的。
  2. 人類專家偏向於「己方」(通常是出資的一方)。

【本文未完,完整內容請見《北美智權報》290期:《SEP專題報導》用AI來決定SEP的價值及必要性是否可行?


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任天堂反制侵權再下一城:Nintendo v Storman案
許慈真/北美智權報 專欄作家
被玩家戲稱為「東半球最強法務部」的任天堂(Nintendo),近日在與盜版網站RomsUniverse的智慧財產侵權訴訟上獲得勝利。本案事實並無太多爭執,網站經營者也承認相關行為,最終以簡易判決收場,不過,其判決內容及後續發展卻令人莞爾。

圖片來源:https://unsplash.com/photos/GSHSVztz3ks

在本案,任天堂指控被告Matthew Storman透過個人經營的網站RomsUniverse(後稱系爭網站),複製、散布、重製並提供任天堂的電子遊戲ROM檔案,主張被告侵害其著作權(17 U.S.C. § 501)、聯邦商標(15 U.S.C. § 1114及§ 1125(a))且構成不公平競爭(Cal. Bus. & Prof. Code § 17200),請求加州中區聯邦地區法院判給法定損害賠償金及核發永久禁制令,以防範未來侵權發生,並要求將系爭網站移轉至任天堂控管之下。

在著作權方面

直接侵權

雙方對於任天堂擁有相關著作所有權之事實並無爭執。被告在書面證詞(deposition)中也坦承,其為系爭網站的唯一負責人,且其或系統管理員有權將任天堂的電子遊戲ROM檔案上傳至系爭網站,供使用者下載。儘管被告嗣後另以宣誓書(declaration)否認先前說法,但法院認為,根據虛假宣誓書法則(sham affidavit rule),當事人不得以宣誓書做出矛盾證詞而製造事實爭議,故不予以採信,並認定被告行為符合直接侵權。

儘管被告聲稱系爭網站是經任天堂認可的服務供應商,不過,其實際上並未引述數位千禧年著作權法(DMCA)規定,也未提供屬於DMCA之服務供應商的相關證據。法院進一步指出,被告既未證明其已履行DMCA安全港(safe harbor)保護所要求的通知規定以及避免訂戶或是帳戶所有人重複侵權的政策規定,也未證明其符合豁免侵權責任的相關規定,包括按使用者指示儲存侵權內容、未因侵權活動直接獲得經濟利益、指定DMCA代理人、在系爭網站上公告DMCA通知之必要資訊等,故並無DMCA適用與否的問題。

輔助侵權

輔助侵權的構成要件包括:(1)被告知悉直接侵權;以及(2)被告引誘、促使或實質上協助侵權行為發生。

根據調查,從系爭網站下載的ROM檔案皆可供遊玩,且在本案訴訟開始之前,下載數已達約5萬次之多。再者,系爭網站自稱「best romsite in the universe」,並列出可供下載的ROM檔案清單,被告不僅對此坦承不諱,也承認其在系爭網站上張貼促銷廣告,表明優質無限帳戶只要30美元,便可存取1000多款遊戲ROM檔、電影、光碟映像檔(IOS )和電子書,其中包括Nintendo Switch、Wii、DS/DS、GBA及其他遊戲。而且,每當有新的ROM檔案上傳時,系統都會通知被告與系爭網站使用者。故法院認為,被告行為已符合輔助侵權。

代位侵權

代位侵權(vicarious infringement)的構成要件包括:(1)被告直接從侵權活動獲得經濟利益;以及(2)拒絕行使監督或控制該侵權活動的權利及能力。

根據前述事實,系爭網站使用者下載ROM檔案確實已侵害任天堂的著作權,且被告以系爭網站作為其唯一收入來源,允許使用者購買優質會員及終身會員,享受無限量的下載服務。再者,被告不僅是系爭網站的唯一負責人,也有權封鎖使用者、刪除系爭網站資料或變更ROM檔案的可用狀態。況且,被告明知任天堂主張系爭網站的大多數內容均屬侵權,但在收到起訴狀之後,仍無意阻止任何人在系爭網站新增侵權內容或停止上傳侵權檔案。故法院認為,被告行為已符合代位侵權。

損害賠償

任天堂針對被告侵害的49個著作權,各主張9萬美元的法定損害賠償金,總計441萬美元。不過,法院在決定法定損害賠償數額上擁有極大的裁量權。

任天堂指出,若按「5萬次下載」及「每項遊戲售價約20至60美元」計算,其營收損失約為100萬至300萬美元。反觀被告在關閉系爭網站之前,其每月收入大約800美元(2019年收入約為3萬至3萬6千美元),而至提出書面證詞時,其生活僅能依靠失業救濟金和食物券。因此,法院在衡酌被告故意、失業狀況以及已關閉系爭網站等情事後,決定就各著作權侵害判給3萬5千美元,總計171萬5千美元。

此外,鑑於被告已構成著作權侵害,法院也判定其行為構成不公平競爭。

在商標權方面

明確認知的侵權主張

任天堂聲稱,開啟盜版遊戲檔案時會顯示其商標,以及被告利用該商標宣傳盜版遊戲銷售並鼓勵網站使用者下載。法院認為,前者明顯是針對使用任天堂商標的著作的攻擊性盜版檔案,但不構成聯邦商標法上明確認知的侵權主張(cognizable infringement claim),反倒是「宣傳銷售及鼓勵下載」此行為,構成明確認知的侵權主張,因此,法院進一步判斷任天堂的商標侵權主張是否成立。

商標所有權與混淆誤認之虞

雙方對於任天堂擁有相關商標所有權之事實並無爭執。法院雖表明採用第九巡迴法院在AMF案提出的8項混淆之虞判斷因素,但也指出若事涉仿冒,由於仿冒商標本質上便會造成混淆誤認,自然不必逐項判斷。極其明顯,被告使用任天堂商標宣傳盜版遊戲,當然構成混淆誤認之虞。

損害賠償

任天堂針對被告故意侵害的28個商標,主張總計40萬美元的法定損害賠償金。法院認為,各商標平均為14286美元,該數額並未逾越法律規定且屬適當,故如數判決。

整體而言,本案針對著作權及商標侵害判給的法定損害賠償金約為210萬美元,但考量到被告經濟狀況,法院同意其分期賠償,每月僅需償還50美元,只是如此一來,清償期間便長達3500年之久。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》290期:任天堂反制侵權再下一城:Nintendo v Storman案


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台灣痛苦指數節節高升,應該如何因應?
蔣士棋╱北美智權報 編輯部
參考了去年振興三倍券的經驗,政府計劃在今年9月推出五倍券來刺激經濟,問題是台灣正面臨通膨的威脅,繼續刺激消費的後果可能是更難平抑物價,而且失業率節節高升,也與去年的情況大不相同。所以,既然今年的經濟環境與去年已然不同,還應該採用相同的振興券政策嗎?

7月中之後,隨著上半年的台灣經濟數據紛紛出爐,國內主要研究機構紛紛修正全年度的經濟成長率預測。其中,中華經濟研究院、中研院經濟所均把2021年的台灣經濟成長率預測上修至5.16%和5.05%。上修的理由也很類似:歐美國家推展新冠肺炎疫苗接種並逐步經濟解封,帶動全球市場需求。因此,在出口貿易高速成長的帶動下,台灣今年的經濟表現可望跟剛結束的奧運一樣亮麗。

但一般人民對這個指標恐怕毫無感覺,因為台灣的痛苦指數,也在今年第2季出現疫情以來的新高。痛苦指數是由人民生活的兩大難題:物價上漲率及失業率所組成,雖然涵蓋範圍不如GDP一般全面,計算上也不夠嚴謹,卻是少數能忠實反映一般人民生活現實的客觀指標。根據統計,今年過年時,2月份台灣的痛苦指數就已經突破5,之後也呈現了上升趨勢,到了5、6月就已逼近7(圖1),顯示新冠肺炎疫情在台灣已經不只是公衛問題,而是與人民切身相關的經濟問題。

今年以來,台灣的痛苦指數節節高升

圖1:2019年7月至今台灣CPI年增率、失業率與痛苦指數變化
資料來源:https://www.stat.gov.tw

先來看勞動市場。失業率在過去一年半裡多半都維持在4%以下,去年7月的畢業季後失業率甚至還呈現下降趨勢,顯示當時的雇主並沒有因為新冠肺炎疫情而減少雇用。只不過,今年1月份以來失業率就穩定逐月增加,到了6月份時已經高達4.76%----別忘了,這還是7月畢業季、大量社會新鮮人投入職場前的統計。

更值得玩味的是CPI年增率。長期以來,我國財經部會的政策方向都是「溫和」的通貨膨脹,把CPI年增率目標設定在0~2%的區間之內,每年幾乎都能達成目標。不過,去年台灣剛出現疫情時,民間消費迅速降溫,從3月開始居然出現連續的7個月通貨緊縮。因此,以後見之明來看,去年7月發放的振興三倍券來鼓勵民眾增加消費以避免經濟衰退的風險,算是相當正確的策略。

不過,今年的情況與去年完全不同。首先,4月、5月的CPI年增率都超過了2%的政策範圍,就算考量到前一年的低基期效應,物價彈升的幅度就已經非常值得注意;而接下來的7月,也就是本土疫情爆發、全台三級警戒近兩個月後,CPI年增率仍是讓人非常擔心的1.95%---別忘了,接下來的9月開學季,可能又會迎來新一波消費高峰,推升物價繼續上漲。

今年以來,CPI年增率已兩度突破2%警戒區

正因為如此,許多社會輿論在近期才大聲疾呼,希望政府可以直接發放現金給人民,而不是像去年一樣發放振興券。若政策目的只是刺激消費,那麼有使用期限的振興券確實可以在短時間之內創造大量的消費金額,但台灣現在已經面臨物價持續上漲的風險了,如果這個時候還發放刺激消費的振興券,恐怕更難控制物價上漲幅度,壓縮未來央行等財經部會的政策空間。

發放現金則不一樣。首先,現金本身就有增加人民所得的效果,而所得增加的效應之一也是擴張消費,所以發放現金同樣能達到刺激消費的目的,只是成效會比振興券更為溫和,使物價上漲維持在可控的範圍內。此外,現金沒有使用期限,又具備了儲蓄的功能,對於這段期間內失業或者收入減低的民眾來說,將會是一筆不可多得的急難救助金,再搭配其他社會安全機制,就能安然度過這段物價高漲、工作不好找、也不知何時才有出口的困境。

總之,從痛苦指數的變化來看,如果說一年前是振興重於紓困,那麼現在就是紓困重於振興。只要選對政策工具,就能有防止問題進一步惡化。否則,疫情將從公衛問題、經濟問題、最終演變成最難解的社會問題。


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2021年上半年台灣智財成績亮眼,商標申請件數再創歷史新高!
吳碧娥╱北美智權報 編輯部
2021年上半年台灣智慧財產權趨勢呈現穩定成長,智慧財產局總共受理專利申請共35,264件、商標申請46,379件,分別較去年同期增加4%及7%,專利和商標申請雙雙成長。其中,本國人發明專利申請件數成長快速,主要因為大型企業件數增加21%,台積電以一枝獨秀之姿,大幅超越本外國各申請人,申請件數高達1,263件,這也是台積電首度專利申請量突破1千件;外國法人部分以高通的454件發明專利最多。今年上半年商標申請件數再度創下史上新高,本國人及外國人件數同時成長7%。

圖片來源:Pixabay

2021年上半年專利申請,台積電發明專利申請件數創史上最高

今年上半年台灣受理申請的三種專利件數中,發明專利為23,876件、新型專利7,678件、設計專利3,710,本國人及外國人申請件數均較上年同期增加,本國人發明專利申請件數成長逾一成(13%),較外國人件數增加幅度來得大;新型及設計專利部分,外國人件數分別成長22%及5%(詳見表一)。

表一、2021年上半年專利申請情形
資料來源:TIPO

今年上半年台灣企業整體發明專利申請為7,650件,較上年同期增加,占本國人發明專利總件數約79%,呈現高度集中的現象。以上半年而言,企業發明專利件數已連續五年呈現正成長,且2021年上半年成長率為近五年最高,主要是大型企業申請件數增加21%之故。

圖一、本國人發明專利申請件數及占比
資料來源:TIPO

進一步檢視申請人,台積電以1,263件發明專利申請奪冠,友達(225件)、瑞昱(191件)分居二、三。以上半年而言,台積電申請件數首度突破1千件,刷新其個別申請人發明件數的歷史紀錄,顯見台積電對於台灣研發創新仍扮演著舉足輕重的角色。從發明專利申請成長來看,台積電的成長率高達237%,亦較本國其他申請人更為積極。外國法人部分,以美國半導體大廠高通(454件)、美國半導體設備和服務供應商應用材料(304件)、韓國三星電子集團(288件)發明專利的申請量最多;成長率以韓國電商龍頭韓領(Coupang)年增442%最高,申請量為130件、增加442%。

圖二、2021年上半年本、外國法人發明專利申請前十大
資料來源:TIPO

設計專利申請方面,本國法人申請前五大為巨鎧(59件)、宏�痋]45件)、聯府塑膠(29件)、宏達電(26件)和至寶(26件);哈利溫士頓則以97件設計專利申請案居外國法人之冠,遞出89件申請案的法國PSA汽車也較去年有巨幅成長。

圖三、2021年上半年本、外國法人設計專利申請前五大
資料來源:TIPO

台灣大專校院發明專利申請方面,申請件數較上年同期略減,陽明交大以59件發明專利,位居各校申請人第一,成大為52件,比去年衰退7%,台大則上升至46件;私立學校以崑山科大26件最多。此外, 2021年上半年公立學校發明專利申請件數。較上年同期增加4%,共計提出524件發明專利申請,占比從去年同期的60%增加至64%。

表二、2021年上半年台灣大專校院發明專利申請情形
資料來源:TIPO

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服務業的智財權策略 ─ 以餐飲業為例
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說到申請專利或是更上位的「智財策略」,一般都會想到像是台積電、聯發科、聯電、大立光……等等科技大廠,認為只有科技公司才需要申請專利,建立智財制度來保護公司產品及技術。其實相對於科技業的「技術」,服務業或是消費性產品的「品牌」及know-how也同樣是寶貴的資產,需要完整的智財保護。為了推廣及加強服務業的整體智財保護觀念,USPTO(美國專利商標局)特別舉行了一場線上線上發表會:《Don't burn your brand : Intellectual property considerations for restaurants》,由USPTO的商標代理人Jason Lott解說服務業如何為企業打造全面的智財權保護策略。

何謂智慧財產權?分類為何?

簡單來說,財產權分有形和無形兩種,有形的資產又分為動產和不動產,不動產主要指土地和房產,動產泛指不動產以外的有形資產,像是家具、設備、藝術品….等等;而無形資產則是人類心智活動的產物,像是設計、發明、創作、行銷活動……等等。保障有形資產最主要的工具是契約,像房契、地契、或各種的購買證明及交易合約;而智慧財產的保護則是藉由智慧財產權的取得。

有法律保障的智慧財產權共有5種,分別為商標 (Trademark)、商業外觀及包裝 (Trade dress)、著作權 (Copyright)、專利 (Patent) 及營業秘密 (Trade secret)。每一種智財權所保護的標的都不一樣。簡述如下:

  1. 商標:保護文字、標語、口號、標誌、設計或以上之組合,用以:(I) 識別商品或服務之來源、(II) 區別不同業者的產品及服務。
  2. 商業外觀及包裝:保護一件產品或服務的商業外觀及包裝。
  3. 著作權:保護原創文學或藝術創作。
  4. 專利:保護創新發明。
  5. 營業秘密:保護普遍不為人知的商業資訊。

一間餐廳寶貴的資產是什麼?

當了解了智財權是什麼,了解不同智財權保護的標的之後,現在以一間餐廳為例,先思考一間餐廳有什麼有價值的智財,然後再判定那一些需要保護?應該以那一種智財權來保護。以下是一份供參考的檢查清單。

一間餐廳寶貴的資產的檢查清單:

  • 餐廳名稱?
  • 餐廳標誌?
  • 標語口號?
  • 主題標籤?
  • 菜單中特殊的餐點名稱?
  • 餐廳裝潢設計?
  • 招牌餐點設計?
  • 食譜?
  • 擺盤?
  • 聯名商品?
  • 整體菜單設計
  • 行銷材料
  • 網址?
  • 顧客名單?
  • 供應商名單?
  • 餐廳中播放的音樂?
  • ……
  • ……

以上的檢查清單只是供參考之用,如果本身是餐飲業的,可以增刪調整,如果是不同性質的服務業,也可以任意替換。

當要保護的智財清單確立之後,再依據上面所提到的不同智財權保護標的,即可以將公司智財迅速分類,建立起專屬的智財策略。例如,商標是用來保護文字、標語、口號、標誌、設計或以上之組合的,因此可用商標來保護餐廳名稱、標誌及標語口號等等。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》290期:服務業的智財權策略 ─ 以餐飲業為例


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